Il contratto di licenza (licensing in, licensing out, cross licensing): cos’è e a cosa serve

1. Il contratto di licenza (licensing)

Nell’economia moderna, i beni immateriali hanno acquisito un’importanza strategica primaria e, tra tali beni, la tecnologia è ormai in molti settori un elemento di competitività imprescindibile. La concorrenza tra le imprese infatti si “gioca” sempre di più sul possesso di nuove tecnologie, piuttosto che sulla produzione di massa di beni. (es. biotecnologie, elettronica etc.)‏

In questo contesto, l’acquisizione della proprietà industriale può avvenire con due modalità alternative:

• con un contratto di cessione, cioè con un trasferimento a titolo definitivo;
• con un contratto di licenza, cioè con il trasferimento temporaneo del diritto di godimento/sfruttamento.

Con il contratto di licenza (licensing), il titolare di un marchio, di diritti su un’opera dell’ingegno (brevetto) o di tecnologia (Know-how) concede in uso tali beni a un terzo, dietro pagamento di un corrispettivo, senza privarsi della titolarità di tali diritti.

La licenza può avere come finalità la produzione (nel qual caso il licenziatario ottiene il diritto di fabbricare determinati prodotti, attraverso il Know-how trasferitogli, e contrassegnarli col marchio del licenziante), o semplicemente la distribuzione del prodotto che incorpora la tecnologia.

2. Licensing out

Il “licensing out” consiste nella concessione di licenze di brevetto e/o di Know-how allo scopo di procurare all’impresa un reddito aggiuntivo, che integra il reddito derivante dalla fabbricazione e dalla vendita dei prodotti. I motivi per cui un’impresa può decidere di concedere in licenza tecnologie sono molteplici: in particolare:

• la possibilità di ampliare lo sfruttamento economico della tecnologia in settori (field of applications) o in altri mercati nei quali il trasferente non è presente, né potrebbe esserlo in modo diretto in considerazione dei costi degli investimenti necessari;
• la possibilità di moltiplicare il return on investment rispetto agli sforzi finanziari compiuti per conseguire quel dato bene immateriale.

D’altra parte, per il licenziante gli svantaggi connessi al cedere tecnologia sostanzialmente sono:

• la perdita di una posizione di monopolio o di privilegio acquisita in un certo campo della tecnica o ambito territoriale, ciò in particolar modo qualora la propria tecnologia abbia permesso di creare un supporto protettivo mediante brevetti e/o marchi o è stata tenuta segreta;
• il pericolo che il partner si trasformi, cambi o muti imprevedibilmente, magari inglobando, o facendosi inglobare da, un pericoloso concorrente.

3. Licensing in

Il “licensing in” consiste invece nell’acquisizione di tecnologie brevettate o non brevettate (know-how), da parte di un’impresa. L’acquisizione di tecnologia da soggetti terzi garantisce alle imprese notevoli vantaggi, quali ad esempio:

• un risparmio dei costi altrimenti necessari per conseguire in autonomia la tecnologia desiderata;
• l’eliminazione del rischio di investire in un progetto di ricerca e sviluppo senza riuscire a raggiungere gli obiettivi desiderati
• la possibilità di ottenere un ammodernamento ed una crescita della competitività in tempi ristretti;
• la possibilità di immettere sul mercato prodotti già testati da terzi, il cui costo di commercializzazione potrebbe rivelarsi insormontabile.

A ciò si aggiunga che indirettamente l’attività di technology transfer può intensificare le relazioni tra aziende e consente lo sviluppo di sinergie e proficue collaborazioni.

In qualche caso può accadere che l’impresa possegga già le conoscenze al proprio interno, ma non le possa utilizzare nell’attività produttiva perché l’uso è impedito dall’esistenza di un brevetto di terzi.

Questo fenomeno si esaspera in presenza di imprese di grandi dimensioni che possiedono ingenti portafogli di brevetti, con conseguente rischio per le altre imprese concorrenti nel medesimo settore di incorrere in violazione di uno o più di questi brevetti.

4. Cross Licensing

In tal caso, è frequente la concessione reciproca di licenze (cd. Cross-licensing), effettuata allo scopo di evitare i rischi di reciproche azioni legali. Un caso classico è rappresentato dall’industria automobilistica, dove la complessità estrema della componentistica e delle tecnologie strutturate ha determinato l’instaurarsi di un articolato sistema di scambio tra i diversi produttori, in modo da rendere possibile e facilitare il trasferimento tecnologico.

Ad esempio, ipotizziamo che l’impresa A possieda 500 brevetti e l’impresa B ne possieda a sua volta 1000; A e B potrebbero decidere di concedersi l’una all’altra la licenza sui propri brevetti, in modo che nessuna delle due debba più temere di violare i diritti di proprietà industriale altrui. In questo caso, probabilmente A pagherà a B una royalty o una comunque determinata somma, per compensare il minor numero di brevetti di cui è titolare.

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Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Contrattualistica d’Impresa

 

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