Il marchio d’impresa: gli strumenti di tutela per le imprese

I diritti di proprietà intellettuale svolgono una funzione importantissima per promuovere i prodotti e i servizi di un’impresa; all’interno di essi, un ruolo di prim’ordine è rivestito dal marchio d’impresa. Il titolare di un marchio registrato ha, in generale, la facoltà di farne uso esclusivo e di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nella loro attività economica marchi identici o simili. Ma non tutti i marchi registrati hanno lo stesso grado di tutela. È importante per ogni impresa conoscere, sia in sede di registrazione del marchio, che successivamente, quali sono gli strumenti e le condizioni che permettono di tutelare efficacemente il proprio marchio; e quindi essere consapevoli dell’importanza della ricerca di anteriorità del marchio, di come valorizzare la capacità distintiva dello stesso, di come vigilare circa la registrazione di marchi simili da parte dei concorrenti, di come reagire in modo efficace in via giudiziaria nei confronti di atti di contraffazione o di concorrenza sleale ai danni del proprio marchio.

1. L’importanza di tutelare il marchio per le imprese

I diritti di proprietà intellettuale svolgono, come è noto, una funzione importantissima per promuovere i prodotti e i servizi di un’impresa, in particolare con la crescita di Internet e delle comunicazioni globalizzate. All’interno dei diritti di proprietà intellettuale, un ruolo di prim’ordine è rivestito dal marchio d’impresa.

La scelta tra due o più prodotti o servizi appartenenti alla medesima categoria dipende da molti fattori: qualità, affidabilità dell’azienda, efficienza degli uffici che assistono la clientela, strategie di marketing poste in essere dall’impresa, etc. Nella valutazione dei prodotti e servizi, il potenziale cliente tende a farsi guidare  da un flusso emotivo scegliendo, molto spesso, il prodotto o il servizio contraddistinto da un marchio a lui noto.

Per queste ragioni, l’azienda che nel tempo riesce ad instaurare con l’acquirente un rapporto di fiducia, ingenerando in lui la convinzione che i propri prodotti o servizi siano tra i migliori sul mercato, ha senza dubbio maggiori probabilità di essere scelta, e ciò le permette di mantenere i propri clienti e di acquisirne di nuovi.

Ben si comprende, dunque, l’importanza per un’impresa di essere riconoscibile e ben distinguibile dalle altre che operano nello stesso settore, in modo da non vanificare gli sforzi, anche economici, compiuti per creare un feedback positivo con la propria clientela.

Uno dei principali elementi che permette  all’utente di distinguere un’impresa dalle altre è, appunto, il marchio.

Il marchio può essere definito come “segno“, genericamente intesto, dotato di un proprio potere significante, utile a ricondurre specifici prodotti o servizi nella sfera industriale dell’operatore economico. In quanto tale, il marchio è uno strumento essenziale di comunicazione fra le imprese ed i consumatori e consente, attraverso la differenziazione e l’individuazione dei prodotti, le scelte del mercato, rappresentando un fondamentale strumento di informazione e concorrenza.

Il marchio assolve essenzialmente le seguenti funzioni:

• funzione distintiva, consistente nell’idoneità ad identificare i prodotti e servizi contrassegnati fra tutti i prodotti della stessa categoria merceologica presenti sul mercato, consentendo al consumatore di riconoscere con facilità i prodotti o servizi di un determinato imprenditore;
• indicatore della provenienza, anche geografica, del prodotto, garantendo al consumatore la costanza nel tempo delle caratteristiche qualitative;
• funzione attrattiva, derivante dalla propria notorietà, utile alla “fidelizzazione” del cliente, il quale riconosce la presenza del marchio quale elemento di conforto e di soddisfacimento delle proprie aspettative in ordine alla volta del prodotto o servizio che intende acquistare.

I danni che possono derivare ad un’impresa dalla contraffazione del proprio marchio o da un suo uso improprio possono essere sono enormi; l’uso illegittimo di un marchio può, ad esempio, indurre in errore il potenziale acquirente che, credendo di trattare con l’impresa vittima della contraffazione, si troverebbe, suo malgrado, ad interagire con un terzo e, magari, ad ottenere un servizio scadente che potrebbe indurlo a non acquistare più dall’impresa “originale”.

Per questo, è fondamentale per ogni impresa proteggere adeguatamente il proprio marchio, con tutti i mezzi che l’ordinamento mette a disposizione, rivolgendosi ad uno studio legale specializzato in proprietà intellettuale.

2. La registrazione del marchio

Nell’ordinamento italiano, il marchio è disciplinato in primo luogo nel codice civile; l’art. 2569 c.c. stabilisce infatti che il soggetto che abbia registrato un nuovo marchio, idoneo a distinguere i prodotti o servizi, ha diritto di valersene in modo esclusivo, nell’ambito dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato.

Alla disciplina generale del codice civile si affianca poi quella speciale contenuta nel D.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale, CPI).

Ai sensi dell’art. 7 CPI, possono essere registrati come marchio di imprese tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, ovvero parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra.

Il marchio deve costituire un segno distintivo del prodotto e non una mera indicazione delle sue caratteristiche e qualità; deve essere dunque dotato di un potere individuante e deve, in linea di principio, essere costituito da parole che non prestino aderenza concettuale con i prodotti da contraddistinguere.

Secondo tale principio non dovrebbe ritenersi escluso un diritto di esclusiva in ordine alla semplice utilizzazione nel linguaggio corrente nel suo ordinario significato, costituendo l’uso comune del patrimonio linguistico un fatto naturale che non può essere espropriato. L’utilizzo di una parola comune tratta dal linguaggio corrente può comunque assumere funzione individualizzante ai fini della registrazione del marchio, purché la stessa non sia usata in senso meramente descrittivo del prodotto, e sia collegata da un accostamento di pura fantasia. Tale precisazione costituisce il fondamento della distinzione tra marchi c.d. deboli e marchi forti (v. par. 4).

La registrazione di un marchio non è obbligatoria, ma è necessaria per poter esercitare i diritti che l’art. 20 CPI riconosce al titolare del marchio (vedi oltre,par. 5).

La registrazione del marchio impedisce infatti a soggetti terzi (non autorizzati dal titolare che ha effettuato la registrazione) di utilizzare un marchio simile o identico, e quindi permette a un’impresa di tutelarsi nei confronti della copia, imitazione o contraffazione del marchio, cioè di proteggersi contro tutte le condotte che rendono “confondibili” i marchi agli occhi dei consumatori.

Inoltre, la registrazione conferisce la titolarità in capo all’avente diritto di stipulare accordi di licenza, cioè di concedere l’utilizzo del marchio temporaneamente a terzi.

Un marchio può essere registrato a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La registrazione del marchio a livello nazionale consente di tutelare il marchio su tutto il territorio italiano; in questo caso, la domanda di registrazione deve essere presentata all’UIBIM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)  o presso le Camere di Commercio.

Al momento della richiesta di registrazione del marchio, l’UIBM controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dagli artt. 148 e 146 CPI, ovvero che il richiedente sia identificabile, che sia presente la riproduzione del marchio e che sia riportato l’elenco dei prodotti o servici che l’imprenditor intende individuare con il marchio soggetto a registrazione. Una volta riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, l’UIBM procede all’esame tecnico, ai sensi dell’art. 170 CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Qualora l’UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente, il quale può presentare le proprie deduzioni entro 30 giorni dalla data di comunicazione. Le osservazioni pervenute dopo che, dall’esame della domanda, la stessa sia stata considerata registrabile e quindi resa disponibile per la pubblicazione o già pubblicata sul Bollettino dei marchi registrabili, non possono essere prese in considerazione.

Alla registrazione consegue in capo al titolare il conferimento del diritto di utilizzare il marchio in via esclusiva, con riferimento ai prodotti e servizi per cui si intende accolta la registrazione, per una durata di 10 anni, salvo rinnovo.

La registrazione del marchio a livello comunitario consente invece di tutelare il marchio in tutto il territorio dell’Unione Europea; in questo caso, la domanda di registrazione deve essere presentata all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) o, in alternativa, presso uno degli  uffici centrali della proprietà industriale degli Stati Membri, che a sua volta provvederà ad inoltrarlo all’ EUIPO.

La registrazione del marchio a livello internazionale consente infine di tutelare il marchio in tutti i paesi che hanno aderito all’Accordo e al Protocollo di Madrid.

3. La ricerca di anteriorità

Prima di presentare la domanda di registrazione di un marchio, occorre:

• verificare che il marchio abbia i requisiti di liceità, verità, originalità e novità previsti dalla legge;
• scegliere la classe per cui si intende tutelare il marchio, all’interno della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza);

In particolare, prima di presentare una domanda di registrazione marchio o di utilizzare un marchio sul mercato è fondamentale verificarne il requisito di novità.  E’ necessario infatti che il marchio non sia identico o simile ad un marchio anteriore, già depositato nello Stato o negli Stati in cui si intende depositare (registrare) il proprio marchio, per la stessa classe e per prodotti/servizi identici o affini.

Per novità deve intendersi non tanto l’originalità del segno in termini assoluti , quanto l’assenza di uso di esso da parte di altri soggetti nella stessa funzione strumentale specifica prima del suo impiego da parte del soggetto che ne rivendica l’uso esclusivo. Affinché sussista la caratteristica della novità, la parola o il segno costituente il marchio non devono essere stati anteriormente utilizzati da altri e quindi essere noti come segno distintivo per lo stesso prodotto fabbricato o messo in commercio nel territorio dello Stato.

L’UIBM – come la maggior parte degli uffici internazionali brevetti e marchi – in fase di esame delle richieste, non verifica il requisito di novità; ciò comporta che il marchio, anche se accettato e registrato dall’UIBM, può essere successivamente dichiarato nullo, a seguito di richiesta del titolare del marchio anteriore.

La ricerca di anteriorità serve appunto per accertare la presenza di marchi già registrati, uguali o simili rispetto a quello che si intende registrare, per una categoria merceologica identica o simile, e che per tale motivo potrebbero generare un’opposizione o un’azione di contraffazione da parte del titolare. Essa non è obbligatoria per legge e non conferisce una garanzia assoluta, ma limita sensibilmente il rischio di subire azioni legali a carattere civile o penale.

La ricerca di anteriorità di un marchio può essere svolta anche autonomamente, avvalendosi delle banche dati dei marchi pubblicate on-line; tuttavia è altamente consigliabile rivolgersi ad esperti qualificati del settore, che si avvalgano di banche dati private e siano in grado di suggerire all’impresa la strategia opportuna (ad esempio, modificare in tutto o in parte il marchio che si ha intenzione di registrare, o selezionare in modo appropriato le classi merceologiche).

4. La capacità distintiva del marchio

La capacità distintiva, oltre a rappresentare uno dei requisiti fondamentali per la registrabilità del marchio, è molto importante per la tutela dello stesso, in quanto ne determina il grado di efficacia.

La capacità distintiva di un marchio consiste nelle caratteristiche che il segno deve presentare per poter essere idoneo all’individuazione da parte del pubblico di uno specifico prodotto o servizio rispetto ad una pluralità di prodotti o servizi della stessa natura, presenti sul mercato.

Il maggior carattere distintivo di un marchio si ha quando si utilizzano parole o figure che non hanno alcun tipo di relazione con il prodotto o servizio contraddistinto, ovvero quando si usano denominazioni generiche o parole di uso comune modificate e/o combinate tra loro in maniera fantasiosa e non descrittiva.

Quando un marchio è contraddistinto da una forte capacità distintiva, prende il nome di marchio forte; viceversa, un marchio dotato di scarsa capacità distintiva è denominato marchio debole. E’ considerato forte anche il marchio dotato di rinomanza, cioè quello conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, tenendo in considerazione anche l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo.

I marchi deboli usufruiscono di una tutela giuridica attenuata, in quanto sono sufficienti lievi modifiche di un marchio per evitarne la confondibilità, e quindi per essere legittimamente utilizzato dal suo titolare. Viceversa, quando un marchio è forte, minime variazioni dello stesso non sono sufficienti per evitare il pericolo di confusione; quindi, il titolare di un marchio forte può vietare a terzi l’utilizzo di tutti i marchi che non si differenziano in modo significativo.

Quando un marchio è formato dalla combinazione di una o più parole o uno o più segni, viene definito composto. La valutazione del suo carattere distintivo, in questo caso, prescinde dai singoli elementi e ha per oggetto il suo insieme. Pertanto, è possibile che alcuni elementi del marchio siano, di per sé privi di carattere distintivo, mentre l’intero marchio, complessivamente considerato, sia dotato di capacità distintiva.

La valutazione della capacità distintiva di un marchio è di fondamentale importanza, e deve essere effettuata prima di procedere alla registrazione, avvalendosi di uno studio specializzato in proprietà intellettuale.

Per quanto concerne, inoltre, la liceità del marchio, l’art. 14 CPI stabilisce che non possono essere oggetto di registrazione:

• i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
• i segni idonei ad ingannare il pubblico (circa la provenienza, la natura e la qualità dei prodotti o servizi);
• i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altro diritto di autore.

5. La tutela del marchio: a)l’azione di contraffazione

Si ha contraffazione tutte le volte in cui si ha un utilizzo illegittimo di un marchio altrui o di un segno uguale o simile da parte di un soggetto non autorizzato, col risultato di creare confusione (anche potenziale) nel consumatore.

La contraffazione non è necessariamente legata all’intenzione di copiare un marchio altrui; spesso un’impresa si accorge dell’esistenza di un concorrente che ha un marchio che somiglia al proprio in maniera del tutto casuale, senza che le aziende siano mai entrate in contatto tra loro. Anche in questo caso, tuttavia, il legittimo titolare del marchio è tutelato.

Ai sensi dell’art. 20 CPI, il titolare di un marchio d’impresa registrato ha facoltà di fare uso esclusivo dello stesso, e quindi di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nella loro attività economica:

• un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
• un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’azione a tutela del marchio può essere anche esperita in via cautelare d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 C.p.c. In questo modo, il titolare del marchio può anticipare il giudizio per ottenere il risarcimento del danno causato dall’illecito utilizzo del marchio altrui, ottenendo che il Giudice ordini all’impresa concorrente di cessare immediatamente l’uso di un marchio che si ritiene illegittimo, qualora sussistano i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, cioè qualora sussista la probabilità del diritto vantato dal titolare del marchio e lo stesso subisca un danno grave e irreparabile (sul piano patrimoniale e/o dell’immagine).

È inoltre possibile chiedere al Giudice, ai sensi dell’art. 131 CPI, di determinare una somma dovuta al titolare del marchio per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento cautelare di cessazione dell’uso del marchio, e di pubblicare la pronuncia su quotidiani o siti internet, ai sensi dell’art. 126 CPI.

Infine, il titolare del marchio può richiedere la rimozione delle conseguenze della contraffazione, come per esempio la distruzione dei prodotti su cui appare il marchio contraffatto. È opportuno rivolgersi per l’esercizio di azioni di contraffazione del marchio ad uno studio legale specializzato in proprietà intellettuale.

6. La tutela del marchio: b) la concorrenza sleale

Il titolare di un marchio registrato può essere tutelato rispetto alla contraffazione del proprio marchio, cioè rispetto all’uso da parte di un imprenditore concorrente di segni distintivi identici o simili al proprio marchio, mediante un’azione di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c.,

Il comma 1 dell’art. 2598 c.c. vieta infatti gli atti volti a produrre in generale confusione con i prodotti e/o i servizi di un concorrente, realizzati anche con l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri.

La confondibilità di un prodotto e/o servizio e/o di un segno distintivo deve essere valutata in relazione alle conseguenze che gli atti concorrenziali possono avere sul consumatore medio, ovvero sul consumatore dotato di una ordinaria diligenza, e che effettua le proprie scelte prescindendo da un esame attento di comparazione tra due prodotti.

Quando la confusione tra prodotti e/o servizi si ha in virtù della ripresa dell’elemento maggiormente distintivo del prodotto o servizio copiato, si parla di imitazione servile. L’imitazione servile consiste nella riproduzione delle caratteristiche del marchio dotate di efficacia individualizzante. cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare un prodotto o un servizio ad una determinata impresa.

Anche attraverso l’azione di concorrenza sleale può essere ottenuta l’inibitoria dell’uso illegittimo del marchio da parte dell’impresa concorrente, come pure il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

Anche per l’esercizio di azioni di concorrenza sleale è opportuno ad uno studio legale specializzato in proprietà intellettuale.

 

7. La tutela del marchio: c) l’opposizione

Una ulteriore forma di tutela per il titolare del marchio registrato è costituita dall’opposizione alla registrazione del marchio nazionale. Si tratta di una procedura amministrativa, introdotta dal CPI e concretamente attivata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2011 .

Dopo la richiesta di deposito del marchio, infatti, gli uffici provvedono alla sua pubblicazione affinché lo stesso sia portato a conoscenza dei terzi.  Questa forma di pubblicità consente a chi ritenga di averne diritto di opporsi alla registrazione del marchio.

L’opposizione alla registrazione è una procedura amministrativa che consente a soggetti legittimati di richiedere il rigetto di una domanda di registrazione del marchio. L’istanza di opposizione deve essere depositata per i marchi nazionali presso l’UIBM, che ne verifica i requisiti formali e decide sull’ammissibilità.

All’esito di tale decisione, le parti potranno stabilire se pervenire ad un accordo (in tal caso l’opposizione si estingue) o rimettere la decisione all’UIBM, che si pronuncerà  nel merito accogliendo o rigettando l’opposizione.

È quindi opportuno che l’impresa si rivolga ad uno studio specializzato in proprietà intellettuale  non soltanto nella fase preliminare della ricerca di anteriorità e della registrazione del marchio, ma anche per monitorare successivamente le condotte delle imprese concorrenti.

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Avv. Valerio Pandolfini

Contrattualistica d’Impresa e Consulenza Legale

 

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