Il marchio: tipologie, requisiti, strumenti di tutela

I diritti di proprietà intellettuale svolgono una funzione importantissima per promuovere i prodotti e i servizi di un’impresa; all’interno di essi, un ruolo di prim’ordine è rivestito dal marchio d’impresa. Il titolare di un marchio registrato ha, in generale, la facoltà di farne uso esclusivo e di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nella loro attività economica marchi identici o simili. Ma non tutti i marchi registrati hanno lo stesso grado di tutela. È importante per ogni impresa conoscere, sia in sede di registrazione del marchio, che successivamente, quali sono gli strumenti e le condizioni che permettono di tutelare efficacemente il proprio marchio; e quindi essere consapevoli dell’importanza della ricerca di anteriorità del marchio, di come valorizzare la capacità distintiva dello stesso, di come vigilare circa la registrazione di marchi simili da parte dei concorrenti, di come reagire in modo efficace in via giudiziaria nei confronti di atti di contraffazione o di concorrenza sleale ai danni del proprio marchio.

1. Il marchio d’impresa

I diritti di proprietà intellettuale svolgono, come è noto, una funzione importantissima per promuovere i prodotti e i servizi di un’impresa, in particolare con la crescita di Internet e delle comunicazioni globalizzate. All’interno dei diritti di proprietà intellettuale, un ruolo di prim’ordine è rivestito dal marchio d’impresa.

La scelta tra due o più prodotti o servizi appartenenti alla medesima categoria dipende da molti fattori: qualità, affidabilità dell’azienda, efficienza degli uffici che assistono la clientela, strategie di marketing poste in essere dall’impresa, etc. Nella valutazione dei prodotti e servizi, il potenziale cliente tende a farsi guidare  da un flusso emotivo scegliendo, molto spesso, il prodotto o il servizio contraddistinto da un marchio a lui noto.

Per queste ragioni, l’azienda che nel tempo riesce ad instaurare con l’acquirente un rapporto di fiducia, ingenerando in lui la convinzione che i propri prodotti o servizi siano tra i migliori sul mercato, ha senza dubbio maggiori probabilità di essere scelta, e ciò le permette di mantenere i propri clienti e di acquisirne di nuovi.

Ben si comprende, dunque, l’importanza per un’impresa di essere riconoscibile e ben distinguibile dalle altre che operano nello stesso settore, in modo da non vanificare gli sforzi, anche economici, compiuti per creare un feedback positivo con la propria clientela.

Uno dei principali elementi che permette  all’utente di distinguere un’impresa dalle altre è, appunto, il marchio.

Il marchio è un segno distintivo, una rappresentazione grafica o nominativa, che identifica l’origine dei prodotti e dei servizi di un’impresa, rendendoli riconoscibili sul mercato rispetto a quelli di imprese concorrenti.

In quanto tale, il marchio è uno strumento essenziale di comunicazione fra le imprese ed i consumatori e consente, attraverso la differenziazione e l’individuazione dei prodotti, le scelte del mercato, rappresentando un fondamentale strumento di informazione e concorrenza.

Il marchio assolve essenzialmente le seguenti funzioni:

• funzione distintiva, consistente nell’idoneità ad identificare i prodotti e servizi contrassegnati fra tutti i prodotti della stessa categoria merceologica presenti sul mercato, consentendo al consumatore di riconoscere con facilità i prodotti o servizi di un determinato imprenditore;
• indicatore della provenienza, anche geografica, del prodotto, garantendo al consumatore la costanza nel tempo delle caratteristiche qualitative;
• funzione attrattiva, derivante dalla propria notorietà, utile alla “fidelizzazione” del cliente, il quale riconosce la presenza del marchio quale elemento di conforto e di soddisfacimento delle proprie aspettative in ordine alla volta del prodotto o servizio che intende acquistare.

Il marchio è disciplinato nel nostro ordinamento sia dal Codice civile agli artt. 2569 e ss., che – soprattutto – dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005, CPI). Il marchio, inoltre, è tutelato anche a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 207/2009 (RMC), e al livello internazionale dalla Convenzione dell’Unione di Berna del 1883 per la protezione della proprietà industriale e l’Accordo di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi, poi integrato dal Protocollo di Madrid del 1989.

In questo articolo faremo tuttavia riferimento solo alla disciplina del marchio nazionale, prevista dal CPI.

2. I requisiti di registrazione del marchio

Il marchio per essere registrato deve possedere alcuni requisiti di validità. La mancanza di uno o più di tali requisiti comporta il rifiuto di registrazione da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (artt. 170 e 171 CPI) e, se la registrazione è avvenuta, comporta la nullità assoluta del marchio.

I requisiti per la registrazione dei marchio sono:

• la liceità;
• la verità;
• la novità;
• la capacità distintiva.

Ai sensi dell’art. 27 CPI, se i motivi di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la nullità riguarda solo tale parte dei prodotti o servizi.

I motivi di nullità, 0ltre ad impedire la valida registrazione del marchio, possono essere fatti valere anche in sede giudiziaria da chiunque vi abbia interesse, e quindi anzitutto da chi sia convenuto in giudizio come contraffattore. Infatti, se la registrazione è dichiarata invalida, viene meno la stessa base dell’azione del titolare del marchio.

2.1 La liceità

Un marchio per poter essere registrabile deve essere lecito. L’art. 14 comma 1 CPI stabilisce in proposito che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa:

• i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
• i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi;
• i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore.

Ad esempio, è stato ritenuto illecito per contrarietà all’ordine pubblico un marchio riproducente il fascio littorio, la stella a cinque punte tipica delle Brigate Rosse, etc.

Sempre con riferimento al requisito della liceità, l’art. 10 CPI stabilisce che non è possibile registrare un marchio contenente:

• stemmi e altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia;

• segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, inclusi i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, senza espressa autorizzazione dell’autorità competente.

Ai sensi dell’art. 14 c. 1 lett. c) CPI non possono altresì costituire oggetto di registrazione di marchio i segni lesivi di un altrui diritto di autore o di proprietà industriale.

Inoltre, l’art 8 CPI vieta di utilizzare come marchio l’altrui ritratto senza il consenso dell’interessato o, dopo la morte di questi, dei suoi discendenti fino al 4° grado. Lo stesso articolo vieta anche l’utilizzo del nome altrui come marchio, sia che si tratti di persona nota, sia che si tratti di persona non nota (in tal caso, è vietato solo se lede la fama, il credito o il decoro dell’avente diritto al nome).

2.2 La verità

Il marchio non deve essere ingannevole rispetto alla provenienza, alla qualità o alla natura del prodotto o servizio. In proposito, l’art. 14 comma 1 lett. b) CPI vieta la possibilità di inserire nel marchio segni idonei a trarre in inganno il pubblico sulla provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti o servizi.

Tale caratteristica essenziale è in relazione alla funzione significativa che svolge il marchio: essendo quest’ultimo primariamente volto a distinguere e secondariamente volto a comunicare informazioni, è necessario che venga vietata l’adozione di segni che siano, per loro natura, tali da ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza del prodotto o del servizio contraddistinti.

Il marchio è decettivo quando ricorre una contraddizione fra il contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni dei quali sia programmato l’uso con la domanda di registrazione. Il divieto non si riferisce quindi a tutti i marchi, ma solo a quelli, qualificati come espressivi o direttamente significativi, costituiti anche – ma non esclusivamente – da una denominazione generica o da un’indicazione descrittiva, ai marchi geografici e ai marchi che contengono il nome civile di una persona, quando facciano riferimento a un soggetto noto nel campo della moda e del gusto.

Ad es., è stato dichiarato invalido il marchio “Cotonelle”, registrato per carta igienica e quindi per un prodotto destinato a essere fabbricato con materia prima cartacea e in assenza di qualsiasi componente derivante dal cotone.

L’ingannevolezza può riguardare anche caratteristiche qualitative non veritiere, come nel caso di un marchio che suggerisca un’origine biologica quando il prodotto non ha certificazioni di questo tipo.

Affinché operi l’impedimento riguardante la decettività, non basta che il marchio di cui si chiede la registrazione abbia un qualunque contenuto significativo che non corrisponde a realtà, ma occorre anche che il significato evocato (e non corrispondente a realtà) richiami caratteristiche e qualità rilevanti nell’apprezzamento del pubblico. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che l’impedimento opera solo nel caso in cui ricorra un effettivo inganno del pubblico o un rischio serio che il consumatore possa essere ingannato.

Questa valutazione presuppone che il segno operi un richiamo sufficientemente specifico ai caratteri dei beni cui il marchio si riferisce. Se invece il messaggio comunicato dal marchio non è abbastanza univoco da designare in modo chiaro le caratteristiche dei beni cui esso si riferisca, esso non può essere considerato decettivo.

La valutazione può essere particolarmente problematica nel caso dei marchi geografici: se il pubblico interessato non conosce una data località, o se, pur conoscendola, non ricollega alla provenienza da essa alcuna ragione di preferenza nella scelta di acquisto dei prodotti, in particolare perché la percepisce come un segno di fantasia (ad es. “Mont Blanc” per penne) o come ininfluente sulle caratteristiche del bene, allora il segno non può considerarsi decettivo.

2.3 La novità

L’art. 12 CPI dispone che per essere oggetto di valida registrazione un marchio non deve essere identico o simile ad altri marchi già registrati nei territori di riferimento, in relazione a prodotti o servizi identici o affini.

Il requisito della novità finalizzato ad evitare che, a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Si tratta quindi di un requisito strettamente collegato alla capacità distintiva del marchio (v. par. 2.4)

Ad es., se un imprenditore decide di registrare il marchio “aeroplano” per le calzature che produce la propria impresa, il marchio non è nuovo qualora sia già stato registrato per la categoria merceologica delle calzature da un altro imprenditore, e quindi non può essere registrato, in quanto ingenererebbe altrimenti confusione nel consumatore.

In proposito, l’art. 12 comma 1 lett. a), b), c) e d) CPI stabilisce che non sono nuovi (e quindi non sono registrabili) i segni che alla data del deposito della domanda possono determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni, perché si tratta di segni identici o simili ad un segno già noto come marchio, ditta o insegna, nome a dominio usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un imprenditore concorrente, o comunque  già registrato da altri come marchio di prodotti identici o affini (c.d. marchi ordinari).

Qualora invece un marchio sia celebre, cioè particolarmente noto grazie alla fama raggiunta nel corso del tempo nel mercato e così identificato dalle autorità nazionali preposte, ai fini della sussistenza del requisito della novità non è necessario che vi sia rapporto di affinità tra i prodotti. Infatti, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. f) CPI non sono nuovi i segni identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini.

Il legislatore ha quindi previsto una estensione della tutela del marchio celebre rispetto a quello ordinario, per evitare che l’utilizzatore possa trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o possa arrecare pregiudizio al marchio celebre (ad es. il marchio della casa automobilistica Ferrari utilizzato da un produttore di orologi non è nuovo, in quanto in contrasto con il celebre marchio emiliano).

Particolarmente rilevante, ai fini della verifica del requisito della novità, è il c.d. controllo delle anteriorità, volto ad evidenziare l’esistenza di marchi identici o simili nella medesima classe, presso l’Ufficio marchio e brevetti di competenza (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – U.I.B.M. – al livello nazionale, European Union intellectual property office – E.U.I.P.O. – al livello comunitario). Su questo aspetto, si veda l’apposito approfondimento in un altro articolo.

Il marchio di cui la domanda di registrazione è stata precedentemente depositata può impedire la sussistenza dell’elemento di novità nel marchio successivo solo qualora alla domanda stessa sia conseguita la registrazione. (cfr. art. 12 comma 2 CPI).

La nullità per difetto di novità non può esser dichiarata quando chi ha richiesto la registrazione non era in malafede e il titolare del marchio anteriore ne abbia tollerato l’uso per 5 anni. Si tratta della c.d. convalida del marchio, la quale, ai sensi dell’art. 28 CPI, comporta la coesistenza di due marchi confondibili, entrambi registrati.

Qualora dunque un imprenditore abbia registrato un marchio e, in un momento successivo, un altro imprenditore abbia registrato in buona fede lo stesso marchio per la stessa categoria merceologica, se il titolare del marchio anteriormente registrato tollera per almeno 5 anni la presenza nel mercato del marchio registrato successivamente, quest’ultimo è convalidato e, pertanto, sanato dal difetto di nullità.

2.4 La capacità distintiva

Il requisito della capacità distintiva (o originalità) è strettamente correlato alla funzione distintiva del marchio, che finalità di assicurare certezza in ordine alla provenienza del prodotto e/o di garantire le caratteristiche tecniche, merceologiche e qualitative proprie del prodotto.

Per assolvere alla sua funzione distintiva, l’oggetto del marchio deve essere composto in modo tale da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato.

L’art. 13 CPI elenca gli elementi che non consentono al marchio di svolgere la propria primaria funzione, stabilendo che non hanno capacità distintiva i marchi che contengono:

• denominazioni generiche, ovvero indicazioni o elementi riferiti genericamente al prodotto (ad es. ad esempio, il nome “pane” non può fungere da marchio per il prodotto pane in quanto nome comune e generico);
• indicazioni descrittive, ovvero riferimenti ad una o più caratteristiche del prodotto, alla sua provenienza geografica o alle sue prestazioni (ad es. un marchio per lucida scarpe non può essere costituito esclusivamente dalla parola “brillo”);
• segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente (ad es. le parole “super”, “extra” oppure “lusso”) ed in genere tutti i prefissi e suffissi.

Pertanto, il requisito della originalità è rispettato quando l’oggetto del marchio è formato da denominazioni, anche geografiche, o figure generiche che non abbiano alcuna relazione con il prodotto contraddistinto.

In caso di marchio misto, ovvero che contenga nella sua rappresentazione sia elementi denominativi sia elementi figurativi, si dovrà procedere a valutare anche la capacità distintiva di ogni singolo elemento che compone il marchio medesimo nel suo insieme.

È sempre possibile usare come marchio denominazioni generiche o parole di uso comune, modificate o combinate tra loro in modo fantasioso. In tali casi, tuttavia, la capacità distintiva del marchio è affidata alla modificazione o combinazione di fantasia e solo entro tali limiti il titolare del marchio è tutelato contro l’altrui imitazione. Questi marchi sono definiti marchi deboli, in quanto sono sufficienti lievi modifiche o aggiunte per escludere la confondibilità (ad es. “Amplifon”, “Udifon”, “Poltrone&Sofa”, “Scarpe&Scarpe”, etc).

Sono invece definiti marchi forti i marchi dotati di accentuata capacità distintiva; generalmente appartengono a questa categoria i marchi di pura fantasia, in relazione ai quali modifiche anche di notevole entità non sono sufficienti per evitare la contraffazione (ad es. “Apple”, “Rolex”, etc). E’ considerato inoltre forte anche il marchio che seppure descrittivo, sia dotato di rinomanza, cioè, sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, per effetto anche dell’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo.

Tanto più un marchio è forte, e quindi dotato di una spiccata capacità distintiva, tanto più sarà alto il rischio di confusione con un marchio che presenta lievi differenze; diversamente, se un marchio è debole, ovvero ha una limitata capacità distintiva in quanto è evocativo dei prodotti e/o servizi che contraddistingue, saranno sufficienti lievi modifiche o aggiunte per escluderne la confondibilità.

In relazione al marchio forte sono da considerare illegittime (e provocano rischio di confusione) tutte le modificazioni pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo che rappresenta il cuore del segno; in relazione al marchio debole, invece, anche lievi modificazioni o aggiunte escludono la confondibilità.

Peraltro, un marchio dotato di scarsa capacità distintiva in quanto descrittivo, pur essendo meno tutelabile, risulta più facile da associare a un prodotto o a un servizio nella mente del consumatore, e quindi presenta indubbi vantaggi dal punto di vista commerciale. Occorre pertanto raggiungere un delicato equilibrio tra esigenze di tutela del marchio e successo commerciale.

Può verificarsi che un marchio nasca “debole” e diventi successivamente “forte”, grazie all’uso che ne è stato fatto e grazie alla notorietà che ha acquistato presso il pubblico dei consumatori, magari facilitata da una accorta pubblicità (c.d. secondary meaning: v. par. 2.4.1).

Quando un marchio è formato dalla combinazione di una o più parole o uno o più segni (marchio composto), la valutazione del carattere distintivo del marchio prescinde dai singoli elementi e ha per oggetto il marchio nel suo insieme. Pertanto, è possibile che alcuni elementi del marchio siano, di per sé privi di carattere distintivo, mentre l’intero marchio, complessivamente considerato, sia dotato di capacità distintiva.

La capacità distintiva del marchio è un carattere dinamico, in quanto può variare nel tempo, in relazione alla percezione che il pubblico ha di quel segno. La sussistenza della capacità distintiva deve essere accertata con riferimento al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio. Ai sensi dell’art. 13 comma 2 CPI, infatti, un marchio può essere registrato anche se originariamente privo di capacità distintiva, qualora, prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, il segno abbia acquistato tale capacità.

Inoltre, un marchio originariamente nullo per mancanza di carattere distintivo al momento della domanda di registrazione non può essere dichiarato nullo se, prima della proposizione della domanda di nullità, acquista capacità distintiva (c.d. riabilitazione del marchio: art. 13 comma 3 CPI). Tale fenomeno è diffuso per le ditte-denominazioni sociali nell’ambito bancario e assicurativo (si pensi a “Banca Commerciale Italiana”, “Credito romagnolo”, etc.), mentre è raro per i marchi speciali di prodotto, dove è assai più facile che si verifichi il fenomeno opposto della perdita di carattere distintivo (la c.d. volgarizzazione del marchio: vedi infra).

Affinché possa affermarsi la riabilitazione, il segno deve essere divenuto idoneo a identificare il prodotto o servizio recante il marchio come proveniente da un’impresa determinata agli occhi di almeno una frazione significativa del pubblico di riferimento. Per valutare se ciò sia avvenuto, occorre fare riferimento ad elementi concreti, quale la quota di mercato detenuta dai prodotti o servizi, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio, l’identità degli investimenti pubblicitari effettuati, la percentuale di consumatori che grazie al marchio identifica il prodotto o servizio come proveniente da una certa impresa.

Il decorso del tempo può anche produrre un effetto inverso: un marchio, dotato di capacità distintiva al momento della registrazione, può infatti successivamente divenire una parola del linguaggio comune, che designa l’intera classe dei beni anziché solo quelli provenienti dall’impresa titolare del marchio, o altrimenti perdere la capacità distintiva iniziale (volgarizzazione del marchio).

Si ha volgarizzazione quando il marchio perde la funzione di collegamento concettuale fra il prodotto o servizio e l’impresa che lo ha creato. In tal caso si verifica un’ipotesi di decadenza del marchio, ai sensi dell’art. 13 comma 4 CPI (v. par. 5). Alcuni esempi di marchi “volgarizzati” e dichiarati decaduti in Italia sono “Cellophane”, “Scottex”, “Scotch”, “Mocio”, “Sottilette” i cui segni sono divenuti diffusamente usati nel linguaggio comune con un significato più ampio rispetto a quello originario.

Per evitare la decadenza per volgarizzazione, il titolare deve provvedere – specialmente quando lancia sul mercato un prodotto nuovo – a:

• tenere ben distinto il nome generico con cui lo designa dal contrassegno con cui individua i prodotti immessi sul mercato con il suo consenso;
• effettuare una comunicazione aziendale che sottolinei come il bene contraddistinto da quel segno proviene solo dall’impresa titolare;
• perseguire come contraffattori i concorrenti che usino il segno per prodotti dello stesso genere ma non originanti dal titolare.

2.4.1 Il secondary meaning

Un segno originariamente privo di capacità distintiva può essere validamente registrato quando, in seguito all’uso del segno fatto dal titolare, abbia acquistato un ulteriore carattere distintivo, in forza del quale il pubblico interessato lo percepisce come specifico riferimento all’impresa titolare (art. 13 comma 2 CPI).

Infatti, l’uso del segno può produrre il fenomeno per cui il segno aggiunge al proprio iniziale significato generico anche un secondo significato (il c.d. secondary meaning), idoneo a ricollegare certi beni e servizi specificamente all’impresa titolare del segno.

Il secondary meaning è quindi una variazione della percezione del pubblico interessato, che cessa di avvertire un determinato segno come denominazione generica, indicazione descrittiva o modalità di presentazione generalizzata di una classe di beni e inizia ad apprezzarla come segno che ricollega una sottoclasse di beni a un’impresa determinata.

Il secondary meaning può quindi da una parte far acquistare carattere distintivo ad un segno che originariamente ne era privo, rendendone possibile la registrazione come marchio (ad es. Spizzico, sigaro Toscano) e dall’altra, può far trasformare un marchio originariamente privo di capacità distintiva in un marchio valido

L’uso del marchio è suscettibile di produrre tale effetto solo quando produce la trasformazione nella percezione del pubblico; in assenza di questa trasformazione, infatti, un segno privo di capacità distintiva non potrebbe essere sottratto alla libera disponibilità e appropriato in esclusiva da una singola impresa.

La variazione richiesta per conseguire tale effetto è inversamente proporzionale al grado di capacità distintiva iniziale: tanto più bassa è la distintività originaria, tanto maggiore dovrà essere la variazione.

L’effetto della variazione nella percezione del pubblico può risultare da una serie di fattori, che devono essere considerati nella loro globalità, quali:

• la rilevazione della quota di mercato detenuta dai beni contraddistinti dal segno;
• la misura dell’intensità, dell’estensione geografica e della durata dell’impiego del marchio;
• l’entità dell’investimento pubblicitario e promozionale profuso nell’affermazione del marchio;
• la percentuale del pubblico interessato che identifica i beni come provenienti da una specifica impresa.

Tali fattori devono essere dimostrati dal titolare del marchio attraverso indagini demoscopiche o attestazioni rilasciate dalle camere di commercio o da altri enti e associazioni commerciali o professionali. Il titolare deve altresì dimostrare che il segno usato come marchio si sia accreditato presso una frazione significativa del pubblico.

3. I diritti del titolare del marchio e le sue limitazioni

I diritti conferiti al titolare del marchio sono collegati alla sua registrazione, ad eccezione del c.d. marchio di fatto, che trova tutela solo a determinate condizioni (v. par. 7).

Ai sensi dell’art. 20 CPI, il titolare di un marchio d’impresa registrato ha facoltà di fare uso esclusivo dello stesso, e quindi di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, determinati comportamenti  nella loro attività economica.

In primo luogo, il titolare del marchio ha il diritto di vietare che i terzi usino un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato (art. 20 comma 1 lett. a CPI).

L’utilizzo di un segno identico utilizzato per beni o servizi identici (c.d. double identity) è vietato a prescindere da qualsiasi rischio di confusione. In caso di identità tra il marchio di impresa e il segno in registrazione e tra i prodotti o servizi la tutela conferita al marchio è infatti assoluta, in quanto mira a proteggere la funzione d’origine imprenditoriale del marchio. Peraltro, i casi di assoluta identità di marchi e prodotti sono rari, essendo quasi sempre presente qualche scostamento, soprattutto nei segni.

In secondo luogo, il titolare del marchio ha il diritto di vietare che i terzi usino un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 20 comma 1 lett. b CPI).

In questo caso, fra i due marchi vi possono essere variazioni di qualche rilievo: il segno successivo può essere solo simile e non identico al precedente; i settori di impiego possono essere solo “affini” o “simili” e non identici; e questa semplice somiglianza può riferirsi simultaneamente ai segni e ai prodotti.

In queste ipotesi, l’impedimento alla registrazione del marchio successivo non è automatico, ma ricorre solo quando nel loro complesso i punti di contatto fra i marchi e i beni, rispettivamente, possano provocare un rischio di confusione fra il pubblico (v. par. 4).

In terzo luogo, il titolare del marchio ha il diritto di vietare che i terzi usino un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato gode di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 20 comma 1 lett. c CPI).

Pertanto, il titolare di un marchio di rinomanza gode di una tutela ultra-merceologica, potendo vietare a terzi l’uso commerciale di un marchio simile anche in relazione a prodotti o servizi dissimili e anche per fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, se tale uso consente di trarre un indebito vantaggio o arreca un pregiudizio agli stessi.

In altri termini, mentre i marchi non rinomati sono protetti con riferimento ai prodotti della stessa classe merceologica o affini, il marchio che gode di rinomanza beneficia di una tutela estesa a prodotti o servizi anche non affini, purché il contemporaneo uso sul mercato di due segni identici o simili per contraddistinguere prodotti non affini sia in grado di innescare un collegamento da parte del pubblico tra i due segni e che i consumatori siano portati a credere che tra le imprese coinvolte esista una qualche forma di legame, così producendo un indebito vantaggio per l’imitatore o pregiudizio per il titolare.

Diversamente dai marchi non rinomati, inoltre, non è necessario che l’identità o somiglianza tra marchi sia tale da ingenerare nel pubblico di riferimento un rischio di confusione in merito all’origine dei beni e/o servizi, essendo sufficiente l’esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale che facciano sì che il consumatore compia un’associazione tra i segni senza che da ciò scaturisca un’alterazione della funzione distintiva.

La ratio alla base di questa tutela consiste nel fatto che un marchio che ha raggiunto alti livelli di rinomanza all’interno del territorio di riferimento ha acquistato un valore di avviamento per il solo fatto di essere conosciuto; Il titolare del marchio, per raggiungere tale status, ha inevitabilmente impiegato energie, idee e denaro ed è giusto che tragga da questa situazione tutti i vantaggi.

Il concetto di rinomanza non è definito dalla norma; in proposito, la giurisprudenza prevalente ritiene che un marchio goda di notorietà o rinomanza esso debba essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti, senza che sia necessario che il marchio sia riconosciuto da una percentuale del pubblico cosi definito, tenuto conto di una serie di fattori quali la quota di mercato coperta dal marchio, l’ambito geografico, l’intensità e la durata dell’uso e gli investimenti realizzati dall’impresa per promuovere il marchio.

Il pregiudizio arrecato al marchio dotato di rinomanza può avere ad oggetto la sua capacità distintiva, la sua idoneità a instaurare un rapporto biunivoco tra bene e produttore (c.d. diluzione) o la notorietà, la perdita di appeal (c.d. corrosione). L’indebito vantaggio è riconducibile alla condotta parassitaria, lo sfruttamento del successo del marchio notorio e il conseguente ottenimento di vantaggi senza averne pagato il costo.

Il titolare del marchio acquista i diritti esclusivi sopra menzionati nel momento in cui viene completata la registrazione del marchio, la quale ha una validità di 10 anni. Decorso tale periodo, la registrazione può essere rinnovata per un periodo illimitato di tempo, con la stessa estensione della precedente oppure riducendo le classi di beni e servizi.

L’art. 20 comma 2 CPI elenca in via esemplificativa le attività di utilizzo di un marchio registrato altrui vietate al terzo nello svolgimento dell’attività commerciale, stabilendo che un terzo non può:

• utilizzare il marchio registrato altrui apponendolo sull’imballaggio dei suoi beni;
• immettere in commercio beni o fornire servizi contraddistinti dal marchio registrato altrui;
• importare o esportare i beni contraddistinti dal marchio registrato altrui;
• utilizzare un segno simile o identico al marchio registrato altrui in un qualsiasi segno distintivo di cui sia titolare (ditta, insegna, nome a dominio o segni distintivi c.d. atipici);
• usare il marchio registrato altrui nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
• utilizzare il marchio registrato altrui segno in pubblicità comparative non rispettando quanto imposto dalla disciplina sulla pubblicità.

La norma contiene un’ampia elencazione di ciò che il titolare può vietare ai terzi, fornendo una nozione assai ampia di uso del marchio, e quindi di contraffazione, che abbraccia, oltre alle ipotesi tipiche, altresì una serie di fattispecie ulteriori. Sono così considerate uso del marchio:

• la mera apposizione del segno sui prodotti o sulle loro confezioni, a prescindere dalla loro messa in commercio nel territorio dello Stato;
• l’offerta in commercio e la detenzione ai fini commerciali di prodotti;
• l’importazione di prodotti contraddistinti dal segno, a prescindere dalla loro destinazione ad essere messi in commercio nel nostro Paese, e l’esportazione di simili prodotti;
• l’utilizzo pubblicitario del marchio altrui; non può quindi essere utilizzato un marchio altrui (senza il consenso del titolare) per contrassegnare i prodotti nella pubblicità, anche se con un ruolo secondario (ad es., uno spot pubblicitario in cui si veda, oltre al prodotto oggetto dello spot, un prodotto contraddistinto da un marchio altrui che gode di rinomanza, può costituire contraffazione di marchio).

I diritti attribuiti al titolare del marchio registrato possono subire limitazioni, dipendenti da diritti di terzi, elencate dall’art. 21 CPI. Tale norma prevede che il titolare del marchio non può vietare a terzi l’utilizzo del marchio nella loro attività economica, sempre che lo stesso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

• quando il marchio è costituito da parole o nomi che coincidono con il nome o l’indirizzo del terzo-persona fisica (own-name-defence);
• di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio (descriptiveness defence); qualora quindi il marchio registrato sia composto da più parole alcune delle quali descrittive, il titolare non potrà impedire ad altri l’utilizzo della parte descrittiva;
• quando vengono identificati prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l’uso del marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio (come nel caso di accessori o pezzi di ricambio).

La norma commento si riferisce espressamente all’”attività economica”; essa, pertanto, non si applica qualora un soggetto agisca totalmente al di fuori dell’attività d’impresa. Inoltre, l’uso del marchio altrui deve essere conforme alla correttezza professionale; ciò impone di evitare agganciamenti parassitari e di evitare di suggerire al pubblico un legame commerciale fra i due imprenditori, tali da indurli in errore o a creare confusione.

Inoltre, è lecito l’utilizzo del marchio altrui per la vendita (o la rivendita) di prodotti usati. Infatti, ai sensi dell’art. 5 commi 1 e 2 CPI, le facoltà esclusive attribuite al titolare del marchio (come di ogni altro diritto di proprietà industriale) si esauriscono una volta che i prodotti siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio (cd. principio di “esaurimento”).

4. Il rischio di confusione

Nei casi di opposizione alla registrazione in sede amministrativa (v. par. 7) e di azione giudiziaria di contraffazione e/o nullità del marchio (v. par 8), l’analisi della confondibilità fra marchi simili per prodotti identici o simili è di grande delicatezza. Il giudizio di confondibilità segna, infatti, il confine del diritto del titolare del marchio anteriore e quello posteriore e ne determina il contenuto della tutela.

È quindi necessario valutare come due marchi, che non sono identici ma simili, devono essere confrontati al fine di decidere se sono anche confondibili. La giurisprudenza ha da tempo stabilito che l’analisi della confondibilità fra marchi deve essere effettuata essenzialmente in base ai seguenti criteri:

• il grado di somiglianza tra i prodotti o servizi;
• il grado di somiglianza tra i segni;
• il carattere distintivo del marchio anteriore;
• la possibile associazione tra i marchi per il pubblico di riferimento.

Tutti questi elementi devono essere valutati nel loro insieme. La giurisprudenza ritiene infatti che deve essere effettuata una valutazione globale del rischio di confusione, che implica una interdipendenza tra tutti i diversi fattori al caso. Ad es., la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati: cosicché un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti. Il risultato finale dipenderà dalla ponderazione del valore da attribuire a ciascuno dei fattori pertinenti.

Il giudizio di confondibilità deve valutare i due marchi con una valutazione che, pur analizzando i singoli elementi dei due segni, operi una sintesi complessiva riferita all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, alla normale capacità percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti di cui si tratta e al mercato di riferimento dei singoli prodotti o servizi che contraddistinguono i marchi stessi.

Infatti, il marchio viene percepito dall’osservatore nella sua rappresentazione complessiva e d’insieme e non certamente nei suoi particolari; pertanto, tale valutazione globale deve fondarsi sull’impressione generale prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi dominanti e distintivi dei medesimi. La confondibilità tra segni distintivi consiste, quindi, nel ragionevole rischio di confusione tra gli stessi, da valutarsi per mezzo di un giudizio di comparazione globale e sintetico, che assuma quale parametro di riferimento la normale diligenza e avvedutezza del consumatore medio di quel genere di prodotti.

L’esame deve, inoltre, basarsi su un raffronto dei segni che tenga conto dei loro elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione, con la conseguenza che si riscontra la confondibilità tutte le volte in cui i marchi, nel loro complesso, possano provocare nella mente del consumatore un’impressione di somiglianza e, quindi, un’impropria associazione e confusione.

4.1 La somiglianza tra i prodotti o servizi

Anzitutto occorre analizzare se sussiste identità o somiglianza tra i prodotti e/o servizi.

Il termine prodotto si riferisce a un qualsiasi tipo di articolo che può essere oggetto di scambi commerciali, mentre il termine servizio è riferito a qualsiasi attività o vantaggio, che una parte può offrire ad un’altra, che sia intangibile e non comporti il trasferimento della proprietà di alcun oggetto fisico. A differenza dei prodotti, un servizio è sempre immateriale.

Le categorie di prodotti e/o servizi per le quali viene chiesta la registrazione seguono il sistema classificatorio dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1997; tale classificazione non è tuttavia rilevante di per sé ai fini del giudizio di affinità. L’inclusione di un prodotto in una determinata classe non comporta infatti necessariamente la sua affinità con altro prodotto della stessa classe, ed inversamente, l’appartenenza di due prodotti a classi diverse non ne esclude l’affinità. La classificazione di Nizza serve, quindi, principalmente a classificare i prodotti/servizi per scopo amministrativi e fiscale, ma non ricopre alcun ruolo decisivo ai fini della comparazione fra i rilevanti prodotti e/o servizi nell’ambito del giudizio di confondibilità fra marchi.

La comparazione fra i prodotti e/o servizi deve essere condotta con una valutazione oggettiva del grado di somiglianza fra gli stessi, senza, quantomeno in questa fase, tenere conto della somiglianza tra i segni in conflitto o del carattere distintivo del marchio anteriore.

I prodotti e/o i servizi sono da considerare simili quando l’acquirente li attribuisce a un’unica azienda ovvero ad aziende collegate tra loro (a livello giuridico, organizzativo o strategico), tenendo conto del metodo di acquisto e/o di commercializzazione del prodotto e/o del servizio.

In particolare, i criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di confusione sono i seguenti:

• compito e scopo: si considerano in genere simili i prodotti che assolvono lo stesso scopo e adempiono quindi uno stesso compito concreto (ad es., auto elettrica e auto a benzina assolvono lo stesso compito, e quindi sono in concreto simili, mentre prodotti alimentari e bibite, pur assolvendo entrambi uno scopo alimentare, soddisfano bisogni concreti diversi, e sono quindi in concreto dissimili);
• luogo (azienda) di produzione, tecnologia, know-how: in genere sono simili i prodotti realizzati abitualmente nelle stesse aziende, con l’ausilio delle stesse tecnologie e da persone con le stesse competenze tecniche (ad es., elettrodomestici per la cucina e essiccatoi elettrici per biancheria vengono prodotti con l’ausilio di tecnologie simili e venduti dagli stessi tecnici o fornitori, e sono pertanto simili nonostante la diversa destinazione d’uso);
• prodotti complementari / pacchetto unitario di prestazioni: in genere sono simili i prodotti che appartengono alla stessa categoria e sono usati congiuntamente (ad es. Computer e software, televisore e telecomando);
• luogo di distribuzione o di vendita: il fatto che la vendita dei prodotti avvenga negli stessi negozi (soprattutto in negozi specializzati) può confermare la somiglianza rilevata in base ad altri criteri; più specializzato è il negozio, maggiore sarà la probabilità che i prodotti distribuiti siano simili (ad es, armi da fuoco e munizioni sono entrambi in vendita presso gli stessi negozi specializzati, e sono quindi simili, mentre pane e prodotti lattieri sono in vendita nei supermercati, per cui non sono simili);
• destinatari: sono tendenzialmente dissimili i prodotti rivolti a clienti o acquirenti nettamente diversi (ad es. prodotti birrifici a base di enzimi sono destinati ai fabbricanti di birra, mentre medicinali a base di enzimi sono destinati al personale medico e ai pazienti, per cui non sono simili).

Tali criteri non possono essere considerati separatamente, dal momento che alcuni criteri sono correlati con altri e a seconda del caso specifico, alcuni possono essere più importanti di altri. Spesso, vi è una relazione fra i fattori, per cui se uno di essi è condiviso, anche un altro potrebbe coincidere; ad es., in base alla destinazione è possibile determinare anche il pubblico di riferimento. La destinazione, insieme con il pubblico di riferimento, possono anche rivelare se i prodotti/servizi sono in concorrenza. In altre parole, quando i canali di distribuzione sono differenti, spesso anche il pubblico di riferimento è diverso. Quando i prodotti/servizi sono destinati a pubblici diversi tali prodotti e/o servizi possono non essere considerati beni complementari.

Il confronto tra prodotti e servizi deve basarsi, come regola generale, su tutti i prodotti/servizi per cui è specificamente registrato il marchio anteriore. Qualsiasi uso effettivo o previsto non è rilevante per il raffronto; tuttavia, se la prova dell’uso del marchio anteriore è stata correttamente richiesta e le prove prodotte sono sufficienti solo per una parte dei prodotti/servizi elencati, il marchio anteriore si presume registrato solo per questi prodotti/servizi, e quindi l’esame è circoscritto a tali prodotti/servizi.

Pertanto, non si terrà conto dei prodotti e servizi i quali:

• non possono essere presi in considerazione per motivi di ammissibilità;
• non sono stati adeguatamente dimostrati (ad es. perché è stata presentata solo una traduzione parziale dell’elenco di prodotti/servizi);
• sono esclusi dal fondamento dell’opposizione o lo sono stati in seguito a una limitazione.

Se dalla valutazione complessiva condotta alla luce di tali criteri, i prodotti e/o i servizi risultano essere identici simili, è necessario verificare la somiglianza tra i segni grafici utilizzati. Diversamente, se i prodotti non fossero simili, potrebbe non sussistere alcun rischio di confusione tra i marchi.

4.2 La somiglianza tra i segni

In secondo luogo, devono essere analizzati i singoli segni, onde valutarne la loro somiglianza sotto l’aspetto visivo, fonetico e concettuale.

Ciascun aspetto (visivo, fonetico e concettuale) della comparazione dei segni conduce a una decisione circa la somiglianza dei marchi e, nel caso tale somiglianza sussista, in quale misura. In generale, maggiore è il numero di elementi comuni fra i marchi, più è elevato il grado di somiglianza fra gli stessi.

Occorre prendere in considerazione l’impressione d’insieme dei marchi impressa nella memoria del destinatario, in quanto, generalmente, il pubblico non ha a disposizione entrambi i segni contemporaneamente, e ricorda soprattutto gli elementi caratteristici del segno, che non vengono interpretati come indizi descrittivi dell’articolo stesso o delle sue qualità.

Sotto questo profilo, la somiglianza tra marchi deve essere valutata a tre diversi livelli:

• somiglianza visuale (grafica): occorre verificare se i marchi si somigliano graficamente, in base alla lunghezza delle parole e della somiglianza o diversità delle lettere impiegate;
• somiglianza auditiva (fonetica): occorre verificare se il suono dei marchi è simile;
• somiglianza concettuale: il fatto che le due parole abbiano un senso identico o simile è un elemento costitutivo della somiglianza, purché il significato sia riconoscibile e comprensibile spontaneamente (ad es., “LivingStyle” e “Lifestyle” sono simili).

In sede di valutazione della somiglianza tra segni occorre considerare:

• l’impatto del carattere distintivo degli elementi: ad es., se le coincidenze fra i segni in ciascuno dei tre aspetti di comparazione hanno origine da un elemento con un carattere distintivo limitato, il grado di somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale stabilito sarà più tenue di quando gli elementi in comune presentano un carattere distintivo normale;
• l’impatto degli elementi dominanti: la conclusione circa la somiglianza visiva deve essere tenuta ulteriormente in conto se l’elemento comune è dominante (visivamente rilevante) o almeno co-dominante nell’impressione complessiva dei marchi; inoltre, se alcuni elementi di un marchio sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell’impressione complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di mporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro memoria;
• l’impatto degli elementi verbali a confronto con quello degli elementi figurativi: quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l’elemento verbale del segno di solito ha un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo; pertanto, se le coincidenze fra segni compositi (che comprendono elementi verbali e figurativi) risiedono negli elementi verbali e le differenze derivano da quelli figurativi, il grado di somiglianza visiva e fonetica è probabilmente superiore alla media.
• principio della neutralizzazione: una dissomiglianza sotto uno dei tre profili, visivo, fonetico e concettuale, può escludere un rischio di confusione pur in presenza di una somiglianza sotto altri profili; le differenze concettuali e visive tra due segni possono neutralizzare determinate somiglianze fonetiche tra di essi, purché almeno uno di questi segni abbia nella prospettiva del pubblico rilevante un significato chiaro e determinato, in modo che questo pubblico possa coglierlo direttamente;
• parte iniziale dei segni: in linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale di segni lunghi e complessi aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore rispetto a somiglianze nella parte mediana o finale; tuttavia, il grado di somiglianza sarà di solito più basso se le parti iniziali, pur identiche, rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi hanno un significato chiaramente diverso; analogamente, la posizione dei fonemi o delle sillabe coincidenti/simili all’inizio dei segni in conflitto può aumentare il livello di somiglianza fonetica.
• segni brevi: la lunghezza dei segni può influire sull’impressione complessiva che essi producono e quindi sull’effetto delle differenze esistenti fra loro; in linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi.

In presenza di un marchio figurativo, la somiglianza o l’identità alla base del rischio di confusione deve essere valutata sulla base di cosa è raffigurato e dell’uso di una eventuale grafia speciale. Due segni possono essere simili perché presentano un motivo analogo, ma ciò non comporta necessariamente un conflitto, soprattutto nel caso di motivi d’uso comune, in quanto i motivi astratti (quali ad es. gli animali o il cuore), sono esclusi dalla protezione in quanto segni di uso comune e che non possono essere oggetto di tutela esclusiva. Ne consegue che solo motivi concreti e riprodotti con elementi distintivi propri possono ricevere protezione giuridica mediante la registrazione del marchio.

Nella comparazione dei marchi, la somiglianza visuale, fonetica e concettuale deve essere valutata ponderando gli elementi che coincidono e quelli differenti, nonché tenendo conto del loro carattere distintivo e del carattere dominante e se – e in che misura – tali elementi generano l’impressione complessiva prodotta dai marchi.

Nel confrontare i segni, pertanto, è essenziale assegnare preliminarmente il giusto peso all’aspetto grafico, fonetico e concettuale in relazione a:

• caratteristiche intrinseche dei segni: il maggior o minor peso da assegnare ad ognuno di questi profili dipende anzitutto dall’individuazione degli elementi distintivi ed eventualmente degli elementi dominanti dei marchi in conflitto;
• tipo di prodotti o servizi contrassegnati: in particolare assume rilievo il modo in cui i prodotti in questione vengono solitamente acquistati dal consumatore; in particolare, il grado di somiglianza fonetica tra due marchi ha un’importanza ridotta nel caso di prodotti commercializzati in modo che, di regola, il pubblico rilevante, al momento dell’acquisto, percepisca in modo visivo il marchio che li designa, mentre l’aspetto visivo ha maggior rilievo nel caso di prodotti venduti in negozi self-service;
• circostanze concrete della fattispecie: la presenza sul mercato di segni anteriori identici ai marchi in conflitto o la coesistenza di questi marchi anteriori può eventualmente ridurre il rischio di confusione.

4.3 Il carattere distintivo del marchio

L’estensione e l’intensità della tutela di un marchio varia, innanzi tutto, in funzione del maggior o minor grado di originalità (o distintività) di cui esso è dotato. Come si è visto (v. par. 4), si distingue tra marchi “forti” e marchi “deboli”: i primi sono caratterizzati dal fatto che manca un significativo legame concettuale tra il marchio ed i prodotti o servizi contraddistinti, ed hanno quindi un accentuato carattere distintivo; i secondi pur mantenendo una minima capacità distintiva, presentano minore originalità, perché logicamente e concettualmente legati al prodotto di riferimento.

Come affermato dalla giurisprudenza costante, la qualificazione del segno distintivo come marchio forte o debole incide sull’intensità della tutela che deriva dalla registrazione. Infatti, in relazione ad un marchio forte devono considerarsi illegittime tutte le modifiche, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo fondamentale, mentre con riferimento ad un marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modifiche o aggiunte.

Il rischio di confusione, pertanto, è direttamente proporzionale alla distintività del marchio ed è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente (perché appunto non presentano legami concettuali con i prodotti o i servizi protetti), o per la loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

La giurisprudenza è costante nel ribadire che, per essere tutelato, un marchio deve essere idoneo ad identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa, e quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore; i marchi che hanno un elevato carattere distintivo o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

Per effettuare la valutazione del carattere distintivo di un marchio occorre prendere in considerazione:

• le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato;
• la conoscenza più o meno ampia del segno da parte degli ambienti interessati;
• le caratteristiche del luogo designato dal segno;
• le caratteristiche della categoria di prodotti di cui si tratta.

Un marchio può acquisire carattere distintivo anche in seguito all’uso. I fattori più importanti da prendere in considerazione a tal fine sono:

• la quota di mercato detenuta dal marchio;
• l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio;
• l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuovere il marchio;
• la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto o servizio come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio;
• le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.

Le prove dell’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso devono riguardare sia l’ambito geografico di riferimento sia i prodotti e servizi di cui trattasi. È necessario, infatti, accertare esattamente per quali prodotti e servizi, in base alle prove presentate, tale carattere distintivo è stato acquisito.

4.4 La valutazione del pubblico di riferimento

Tra i fattori che occorre considerare ai fini della valutazione della ricorrenza di un rischio di confusione tra marchi, hanno importanza fondamentale le caratteristiche del c.d. “pubblico di riferimento”, ovvero della categoria dei soggetti cui il prodotto o il servizio in questione è destinato.

A tal fine, è necessario individuare il potenziale destinatario (professionista o consumatore) “medio”, cioè mediamente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, che consumerà il prodotto o usufruirà del servizio di cui ai marchi in comparazione e valutare il suo grado “medio” di attenzione e di cultura. Infatti, il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui di volta in volta si tratta.

Occorre dunque operare una duplice valutazione:

• a chi sono diretti i servizi o i prodotti rivendicati dai marchi;
• qual è il grado di attenzione del destinatario.

Vi sono infatti prodotti o servizi rivolti alla generalità dei consociati, ovvero ad un pubblico “generale” (si pensi ad es. ai prodotti alimentari, all’abbigliamento e calzature, ai servizi telefonici etc.) ed invece beni e servizi destinati all’esercizio di una attività imprenditoriale o professionale, e dunque rivolti soltanto ad un pubblico professionale, cioè a tecnici ed esperti del settore.

Il livello di attenzione del pubblico può modificarsi in base a due variabili:

• la tipologia di pubblico di riferimento: il consumatore, che acquista un bene routinari e non particolarmente dispendioso al di fuori dell’esercizio dell’eventuale professione esercitata (ad es. capi di abbigliamento, generi alimentari, etc.), presta un’attenzione ordinaria al bene acquistato, per cui anche variazioni tra marchi non particolarmente significative possono indurlo in errore; viceversa, un operatore commerciale e professionale, quando acquisita un bene o un servizio destinato all’uso industriale o attinente e necessario all’esercizio della propria professione, presta generalmente un grado di attenzione maggiore nell’individuare la merce acquistata e quindi più difficilmente cade in errore o confusione;
• la natura di beni o servizi: nel caso di prodotti di lusso, o comunque aventi costi elevati, anche il consumatore medio tende ad innalzare il suo grado di attenzione e più difficilmente può cadere in errore di fronte a marchi diversi che però presentano elementi simili; lo stesso avviene nel caso di acquisto di particolari categorie di prodotti, come quelli medici o farmaceutici, quelli pericolosi (ad es. seghe, interruttori elettrici etc.) o quelli immobiliari, in relazione ai quali il grado di attenzione del consumatore è maggiore.

D’altra parte, generalmente gli utenti, al momento dell’acquisto, non possono procedere ad un confronto contestuale dei marchi in potenziale conflitto, ma li paragonano solo sul la base del loro ricordo, ovvero devono affidarsi ad una immagine imperfetta del prodotto che hanno conserva to nella loro memoria (c.d. “memoria imperfetta”, “imperfect recollection”), aumentando così la possibilità di rischio di confusione e/o associazione.

Come precisato dalla giurisprudenza, la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d’impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio d’impresa e il segno usato e registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d’impresa e il segno e tra i prodotti e servizi designati.

Il rischio di confusione deve quindi essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, dovendosi basare sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi – ovvero quelli in grado di contraddistinguere il marchio nella sua funzione di indicatore di provenienza dei prodotti da una determinata impresa, in quanto mentalmente associabile agli stessi e dominanti – ovvero quelli che, per dimensioni, posizione o altre caratterizzazioni particolari, sono in grado di attirare l’attenzione del consumatore medio, condizionandone il dato mnemonico – dei marchi medesimi.

4.5 Il rischio di associazione

Il rischio di associazione fra marchi consiste nella possibilità che il pubblico possa credere che sussista un qualche rapporto tra le aziende titolari dei marchi, ad esempio di collegamento di gruppo, di carattere negoziale o addirittura soltanto un collegamento potenziale e anche meramente psicologico, oppure ancora al caso in cui il pubblico possa essere tratto in inganno ritenendo che le fonti di origine dei prodotti possano essere le medesime, o ancora nel caso in cui si possa indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l’ impresa terza e il titolare del marchio.

Ciò che rileva, quindi, è che il pubblico pensi che il l’origine imprenditoriale dei prodotti o servizi in questione sia nelle mani di una singola impresa. Pertanto, nel rischio di associazione/confusione rientrano tre situazioni:

• quando il consumatore confonde direttamente i marchi stessi in oggetto (rischio di confusione diretta): si tratta dei casi di contraffazione in cui anche gli esperti possono avere difficoltà a distinguere i marchi delle due aziende coinvolte (anteriore e posteriore); questi casi coinvolgono anche le confezioni (se registrate come marchio tridimensionale) o nomi che possono indurre una persona a confondere un prodotto o servizio per quelli di un diverso titolare;
• quando si crea un collegamento tra i segni in conflitto e si presume che i prodotti/servizi designati dal marchio provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro (rischio di confusione indiretta o di associazione);
• quando, inconsciamente, la percezione di un segno provoca il ricordo del marchio anteriore (rischio di associazione in senso stretto).

Il concetto di associazione dei segni non è ulteriore o alternativo a quello del rischio di confusione ma, al contrario, ne definisce lo scopo. Il rischio di associazione richiama quella operazione mentale del consumatore secondo la quale il segno imitato riconduce ad una origine imprenditoriale unica o comunque in rapporto diretto con il marchio registrato.

Si ritiene sussistente un rapporto di associazione fra marchi laddove l’utente finale possa essere stato indotto a ritenere che il marchio opposto pur non essendo quello originale è comunque riconducibile alla stessa azienda. Non sussiste pertanto rischio di confusione se la percezione del marchio posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore, ma il consumatore non è indotto a ritenere che l’origine commerciale sia la stessa.

Il rischio di associazione viene richiamato spesso nel giudizio di confondibilità fra marchi c.d. “seriali”, in cui si associa ad un elemento (denominativo, figurativo) ricorrente, una serie di variazioni che connotano, ad esempio, linee diverse del prodotto o settori di attività differenti.

In tali casi, seppure i consumatori possano essere consapevoli della diversità tra i marchi e/o della loro provenienza da diverse imprese, essi possono ritenere che si tratti di marchi di serie, ovvero di marchi tra di loro simili con i quali un imprenditore contraddistingue diverse varianti merceologiche di uno stesso prodotto, oppure prodotti diversi con caratteristiche comuni, come ad esempio i componenti di una stessa linea. I marchi generali, ovvero quelli identificativi della casa produttrice o gli identificatori delle linee di prodotti, infatti, sono spesso combinati con altri elementi secondari in una serie di marchi che evidenziano una comune origine.

L’uso sistematico di un segno di base in combinazioni e contesti diversi può dunque indurre il pubblico a trascurare le differenze secondarie, nella supposizione che esse indichino solo un nuovo prodotto in una linea di prodotti proveniente dalla stessa entità commerciale.

5. La decadenza del marchio

L’art. 26 CPI prevede delle ipotesi in cui il marchio perde la sua validità per decadenza. A differenza delle ipotesi di nullità del marchio, che riguardano vizi del segno esistenti al momento della registrazione, le ipotesi di decadenza riguardano avvenimenti successivi alla registrazione.

In primo luogo, la decadenza del marchio si verifica nel caso in cui un marchio, originariamente distintivo, diviene, col tempo, utilizzato dal pubblico per indicare il genus del bene o servizio e non più lo specifico bene prodotto dall’impresa (volgarizzazione del marchio).

In tal caso, il marchio resta privo della sua capacità distintiva e divenendo denominazione generica, di uso comune, non più idonea a identificare uno specifico prodotto/servizio. Ad es. la parola “Cellophane”, originariamente registrata come marchio, è divenuta successivamente denominazione generica di un tipo di pellicola di plastica).

Un secondo caso di decadenza del marchio si verifica allorché un marchio, originariamente vero e lecito, in virtù del suo inappropriato utilizzo diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico sulla natura, qualità o provenienza dei prodotti, generalmente a seguito di modifiche dell’impresa produttrice o fornitrice dei prodotti o servizi (decettività sopravvenuta) o contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (illiceità sopravvenuta: art. 14 comma 2 CPI).

La decettività sopravvenuta ricorre non solo quando interviene una contraddizione fra il significato lessicale del segno e le caratteristiche dei beni, ma anche quando accade un deterioramento qualitativo del prodotto che non sia stato fatto oggetto di adeguata informazione da parte del titolare, o in caso di mutamento dell’impresa responsabile delle scelte produttive non resa trasparente al pubblico.

Affinché si abbia decadenza per sopravvenuta decettività del marchio, l’ingannevolezza deve riguardare profili rilevanti per l’apprezzamento del pubblico di riferimento. Ad es., se i beni contraddistinti dal marchio che designa o evoca una località geografica perdono il collegamento originario con la fonte produttiva territorialmente localizzata, il segno risulta potenzialmente decettivo e quindi soggetto a decadenza.

La decettività può sussistere anche quando il marchio non ha alcun significato descrittivo: se il titolare del marchio muta le caratteristiche dei beni contraddistinti dal marchio, in modo tale che gli stessi abbiano un livello qualitativo inferiore sotto profili rilevanti per l’apprezzamento del pubblico, sul titolare del marchio incombe un onere di informazione del pubblico interessato relativo alla variazione intervenuta, e se ciò non avviene, il marchio diviene “idoneo ad indurre in inganno il pubblico”, il quale, sulla base delle esperienza pregresse di acquisto, potrebbe attribuire anche alla nuova produzione il livello qualitativo anteriore nel frattempo abbandonato.

Infine, si ha decadenza del marchio quando lo stesso non viene utilizzato (direttamente dal titolare o da altri con il suo consenso) per un periodo ininterrotto di 5 anni a partire dalla registrazione o se tale uso sia successivamente stato interrotto per più di 5 anni, salvo non sussista un legittimo motivo (decadenza per non uso: art. 24 CPI), salvo che almeno 3 mesi prima della domanda di nullità il titolare abbia iniziato o ripreso l’uso del marchio.

Secondo la giurisprudenza, per uso effettivo del marchio deve intendersi un uso non simbolico, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio, bensì effettivo, cioè conforme alla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa.

Non è quindi sufficiente, ad es., apporre il marchio su una confezione senza una effettiva commercializzazione, o pubblicare un sito internet privo di traffico o attività commerciale concreta, o, ancora, stampare cataloghi mai distribuiti, ma occorre un impiego concreto, regolare e coerente del marchio per identificare i prodotti o i servizi per cui è stato registrato, nell’ambito del mercato di riferimento e in ciascuna classe merceologica per cui il marchio è stato registrato. Si ritiene altresì a idoneo ad evitare la decadenza del marchio anche l’uso pubblicitario del marchio, anche se l’immissione del bene o servizio sul mercato non sia ancor avvenuta, a condizione che l’approdo sul mercato sia imminente e poi dimostrato.

Nel caso in cui il titolare della registrazione abbia utilizzato solo alcuni beni fra quelli per i quali il marchio è stato registrato, la decadenza riguarda solo i beni non utilizzati (art. 27 CPI). L’uso di alcuni fra i beni per i quali il marchio è stato registrato impedisce la decadenza del marchio anche per i beni affini a quelli per i quali l’uso ha avuto luogo. Si ritiene inoltre che il titolare di un marchio registrato possa evitare la decadenza anche usando il segno come ditta.

Normalmente i prodotti recanti il marchio sono immessi sul mercato dal titolare del marchio medesimo, e quindi per verificare se l’onere di utilizzazione sia stato assolto occorre verificare l’attività del titolare. La messa in commercio dei prodotti marchiati sul mercato di riferimento può però aver luogo anche ad opera di altri soggetti che hanno una relazione qualificata con il titolare, quali un licenziatario del titolare, un’impresa appartenente allo stesso gruppo o da un contitolare del marchio. In questi casi, per verificare se l’onere di utilizzazione del marchio registrato da parte dei terzi diversi dal titolare sia assolto, occorre che tali soggetti assumano la decisione di immettere il bene marchiato sul mercato, e che l’immissione abbia luogo con il consenso del titolare, formalizzato o comunque documentato.

Possano sussistere motivi legittimi che giustificano l’inattività del titolare del marchio (art. 24 comma 1 CPI), ovvero circostanze indipendenti dalla volontà del titolare che gli impediscono di utilizzare segno, come ad es. guerre, ritardi nella commercializzazione di un farmaco causati dal protrarsi dell’istruttoria presso l’amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione, divieto di impiegare le componenti figurative dei marchi per prodotti da fumo. La presenza di un motivo legittimo costituisce fatto impeditivo dell’operare di una causa di estinzione del marchio, e quindi deve essere provato dal titolare del marchio registrato.

La presenza sul mercato di beni offerti da un terzo contraffattore può costituire un legittimo motivo per rinviare l’uso del marchio fino a quando l’illecito sia cessato, sempre che l’interferenza sia significativa e non trascurabile. Non costituiscono invece legittime cause di giustificazione la contrarietà dell’uso del marchio alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, come pure la mancanza di mezzi finanziari o l’assoggettamento a una procedura concorsuale.

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 CPI, non si verifica la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato è al contempo titolare di altri marchi simili in vigore ed utilizzi effettivamente almeno uno di essi per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

Pertanto, un’impresa che sia titolare di più marchi simili tra di loro (A1, A2, A3), qualora ne utilizzi solo uno (A1) e non i restanti simili (A2, A3), evita la decadenza anche di questi ultimi non utilizzati (A2, A3), e li può far valere nei confronti di una registrazione successiva di un marchio simile agli stessi. Si tratta del fenomeno dei c.d.  marchi difensivi.

ll titolare di un marchio può quindi registrare anche altri marchi simili a quello principale, al solo fine di ampliare il campo di tutela di quest’ultimo ed evitare che vengano usati segni simili a quello che si intende difendere. La giurisprudenza ritiene tuttavia però necessario che esista un rapporto di somiglianza tra i marchi difensivi e il marchio principale, tale per cui il nucleo essenziale caratterizzante il marchio principale, o “cuore del marchio”, sia lo stesso.

La decadenza per non uso è sanata se il titolare inizia o riprende l’uso del marchio dopo la scadenza del periodo quinquennale di non uso, purché l’inizio o la ripresa dell’uso sia anteriore alla proposizione di una domanda di accertamento della decadenza proposta da un soggetto che intenda ottenere la declaratoria corrispondente (c.d. riabilitazione del marchio: art. 24 comma 3 CPI).

6. Il marchio di fatto

Come si è visto, il diritto di esclusiva su un marchio è conferito dalla registrazione. Tuttavia, l’art. 2571 c.c. prevede che, chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso (c.d. preuso).

Secondo il principio del preuso, il soggetto che ha utilizzato in maniera duratura un marchio non registrato e ne ha costruito la notorietà ha il diritto di continuare ad utilizzarlo anche se un terzo registra successivamente un marchio identico o simile, limitatamente alle aree geografiche e alle classi merceologiche del suo utilizzo. La ratio della norma attiene alla funzione distintiva che il marchio assolve in concreto per effetto della notorietà acquisita presso il pubblico, che presuppone la sua utilizzazione effettiva.

Il marchio di fatto è quindi un segno distintivo, impiegato da una azienda per commercializzare i propri prodotti e/o servizi, che non è stato registrato.

L’elemento costitutivo del diritto sul marchio di fatto è costituito esclusivamente dall’uso che dello stesso è stato fatto ed alla notorietà a questo conseguente.

Con riguardo ai requisiti del marchio di fatto, la normativa nulla dispone espressamente. In proposito, la giurisprudenza prevalente ritiene che il marchio di fatto debba essere dotato di tutti i requisiti (novità, liceità capacità distintiva) che la legge richiede per i marchi registrati (v. par. 2).

Sussistono diverse differenze tra il marchio registrato e il marchio di fatto, le quali limitano fortemente la possibilità di tutelare quest’ultimo.

Una prima differenza attiene al riconoscimento della titolarità del diritto. Nel caso del marchio registrato, il titolare è il soggetto indicato come tale nel certificato di registrazione; si tratta quindi un titolare certo e univoco. In altri termini, il marchio registrato gode di una presunzione assoluta di titolarità. Per il marchio di fatto, invece, l’accertamento della titolarità non è altrettanto agevole.

In linea di principio, il diritto sul marchio di fatto spetta a chi utilizza il marchio medesimo; ma possono sorgere incertezze nel caso in cui chi utilizzi il marchio non registrato sia a ciò legittimato da accordi o, comunque, non coincida con l’effettivo titolare del segno. Tale ipotesi si può verificare ad es. nel caso in cui siano venduti in Italia prodotti recanti il marchio di fatto, fabbricati e marchiati da altro soggetto all’estero: in tale situazione, per individuare l’effettivo titolare del diritto al segno di fatto occorrerà avere riguardo alla natura del marchio come di “fabbrica” o di “commercio”, e, alle relazioni contrattuali intercorrenti tra il produttore e il rivenditore, al fine di accertare se la fabbricazione (e quindi l’apposizione del segno) avviene su commissione o se, al contrario, la rivendita si pone come una fase del processo produttivo-commerciale avviato dal fabbricante.

La differenza principale tra marchio registrato e marchio di fatto attiene tuttavia alla sua tutela.

Come si è visto, il marchio registrato attribuisce al titolare un diritto esclusivo di utilizzo, per l’intero territorio nazionale, a prescindere dal suo uso effettivo, nei limiti previsti dall’art. 20 CPI (v. par. 3). Per far valere invece il diritto di anteriorità di un marchio di fatto è necessario provare la notorietà presso il pubblico a livello nazionale o, quantomeno, il suo uso effettivo all’interno di un determinato ambito territoriale.

L’art. 12, comma 1, lett. a) CPI consente infatti al pre-utente del marchio di reagire contro l’altrui successiva registrazione di un segno eguale o similare solo in caso di notorietà non puramente locale, la quale determina la nullità, per difetto di novità, del successivo marchio registrato e gli consente di proseguire l’uso del proprio marchio di fatto.

La notorietà non costituisce una automatica conseguenza del carattere pubblico dell’uso, ma presuppone che il segno abbia acquistato presso il pubblico una concreta idoneità distintiva ovvero sia da questo effettivamente e apprezzabilmente conosciuto.

Il marchio di fatto può quindi essere tutelato (con un’azione di annullamento di un marchio successivamente registrato) solo qualora abbia raggiunto una notorietà a livello nazionale e che quindi sia immediatamente riconoscibile dal pubblico di riferimento. Qualora, invece, la sua notorietà sia solo ed esclusivamente locale (in una sola provincia, ad esempio), non è possibile impedire la registrazione di un marchio successivo identico o simile ma il titolare del segno non registrato può solo continuare ad usarlo nel medesimo ambito locale.

Pertanto, mentre per il marchio registrato l’ordinamento attribuisce diritti di esclusiva a prescindere dal suo utilizzo nei primi cinque anni dalla registrazione, per il marchio non registrato è possibile impedire la registrazione di marchi successivi solo se si riesca a provare un utilizzo tanto diffuso da aver ottenuto una notorietà del segno a livello nazionale.

La notorietà a livello nazionale è alquanto difficile da dimostrare; nella maggior parte dei casi, il titolare non è in grado di raccogliere gli elementi di prova sufficienti a tale scopo, ma è in grado di dimostrare, al massimo, un uso effettivo o una notorietà a livello locale. Ciò comporta che il titolare del marchio potrà solo continuare ad usarlo nei limiti territoriali, senza tuttavia poter impedire la registrazione di marchi identici.

Quando è possibile dimostrare un uso del marchio prettamente locale, il titolare potrà continuare ad usarlo il marchio ma solo nei limiti territoriali, senza poter impedire la registrazione di marchi identici a terzi. Infatti, qualora il titolare abbia utilizzato il marchio sia avvenuto solo a livello locale – o comunque qualora il marchio goda di una notorietà puramente locale (ad es. provinciale, regionale, etc.) – lo stesso non può privare del requisito di novità un marchio posteriore identico o simile, e quindi non può promuovere un’azione per fare dichiarare la nullità del marchio posteriormente registrato ed impedirne così l’utilizzo a terzi, pur conservando il diritto di usare il marchio nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

Per i marchi non registrati, l’individuazione dell’estensione territoriale del suo utilizzo riveste quindi grande rilevanza ai fini della soluzione del conflitto tra il pre-utente del marchio di fatto ed il titolare del marchio successivamente registrato. Come si è visto, infatti, qualora l’uso del marchio riguardi l’intero territorio nazionale, l’ambito di protezione coincide con l’intero territorio dello Stato, mentre qualora l’uso riguardi un ambito più limitato, la protezione del marchio coinciderà solo per questo. L’accertamento dell’estensione territoriale del preuso del marchio pone, peraltro, notevoli difficoltà.

In proposito, la giurisprudenza prevalente ritiene fonte di notorietà generale un uso del segno compiuto a livello pluriregionale o anche solo regionale, ovvero, avvenuto nell’ambito di popolose province, restringendo conseguentemente il concetto di notorietà puramente locale ad ipotesi di utilizzo del marchio in un modesto ambito provinciale o relativo a poche città.

Nell’attuale contesto digitale, assume rilievo un nuovo modello di notorietà, quella “virtuale”, che, come tale, si svincola da limiti geografici, locali e nazionali. L’uso costante e continuativo di un segno su piattaforme digitali, siti web, social media e marketplace online può infatti generare quella notorietà presso il pubblico che costituisce il presupposto della tutela del marchio non registrato.

Secondo la giurisprudenza, la semplice presenza o diffusione online di un marchio non basta automaticamente a provarne la “notorietà generale”: occorre valutare, caso per caso, l’effettivo impatto sul mercato e la percezione del segno da parte del pubblico. A tal fine, è necessario dimostrare l’effettiva visibilità e percezione del marchio da parte del pubblico non locale, come segno che distingue specifici prodotti/servizi.

In particolare, per tutelare il proprio marchio di fatto e invalidare quello registrato, il preutente deve dimostrare:

• un uso sistematico e continuativo del segno;
• che l’uso in rete abbia generato una clientela anche oltre l’ambito locale;
• un’efficiente gestione delle vendite e il raggiungimento di significativi dati di traffico che documentino un concreto risultato economico e l’estensione del target di riferimento;
• l’operatività di un’attività promozionale efficace che implichi un elevato grado di interazione e notorietà.

Il vero elemento differenziale che permette di travalicare un uso meramente locale (anche online) è quindi costituito dalla clientela.

7. La tutela del marchio: a) l’opposizione

La tutela di un marchio registrato si può esplicare sotto diverse forme. Una delle più efficaci – per tempi e costi – è rappresentata dal procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi, disciplinato dagli artt. 175 ss. CPI.

Si tratta di un procedimento amministrativo che si svolge dinnanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ufficio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e che consente, al titolare di un marchio già registrato (c.d. “marchio anteriore”) di chiedere ed ottenere il rigetto della domanda di registrazione di un nuovo marchio altrui e posteriore (c.d. “marchio contestato”), in presenza di un impedimento previsto dalla legge (art. 12 CPI).

Legittimati a presentare opposizione sono, ai sensi dell’art. 177 CPI:

• i titolari o licenziatari dei diritti anteriori;
• i soggetti aventi diritto ai sensi dell’8 CPI, cioè, le persone, gli enti e le associazioni.

Ai sensi dell’art. 176 CPI, è possibile proporre l’opposizione entro il termine di 3 mesi, a decorrere:

• dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione ritenuta registrabile ai sensi dell’170 CPI, o da una sentenza passata in giudicato;
• dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell’art. 179, comma 2 CPI

Ai sensi dell’art. 108 CPI, la procedura di opposizione si articola in tre fasi:

• controllo formale: ve l’Ufficio Marchio e Brevetti, entro 2 mesi dal deposito dell’opposizione, verifica la legittimazione dell’opponente, la ricevibilità e l’ammissibilità dell’opposizione e la sussistenza di ipotesi di sospensioni del procedimento di opposizione; se la verifica ha esito positivo, l’Ufficio comunica l’opposizione alle parti e le avvisa circa la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro 2 mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza delle parti; se le parti non si conciliano, il titolare del marchio posteriore che ha richiesto la registrazione può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dall’Ufficio.
• istruttoria: l’Ufficio può in ogni momento invitare le parti a presentare ulteriori documenti, deduzioni o osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti; se il titolare del marchio posteriore di cui si chiede la registrazione lo richiede con apposita istanza, qualora l’opponente sia titolare di un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni e fondi l’opposizione sulla priorità del proprio marchio, costui ha l’obbligo di fornire i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione nel corso dei 5 anni precedenti alla richiesta di registrazione del marchio posteriore entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’istanza; in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Se l’uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.
• fase decisionale: l’opposizione viene accolta qualora risulti che il marchio posteriore non può essere registrato per la presenza di uno degli impedimenti previsti dalla legge e fatti valere nell’opposizione; diversamente, l’opposizione viene respinta.

Contro la decisione dell’U.I.B.M. è possibile proporre ricorso ai sensi degli artt. 181 e 135 CPI davanti alla Commissione Ricorsi. La decisione della Commissione Ricorsi può essere, infine, impugnato mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 136-terdecies CPI.

8. La tutela del marchio: b) l’azione cautelare

L’azione a tutela del marchio può essere anche esperita in via cautelare. La tutela cautelare è lo strumento messo a disposizione dall’ordinamento al fine di assicurare gli effetti e, quindi, la fruttuosità della decisione di merito, scongiurando i pericoli che possono derivare al titolare della posizione giuridica soggettiva controversa dalla durata del processo a cognizione.

Le misure cautelari hanno due presupposti applicativi:

• il c.d. fumus boni juris;
• il c.d. periculum in mora.

Il fumus boni iuris consiste quindi nella verosimiglianza del diritto fatto valere dal titolare del marchio. Esso presuppone l’accertamento sommario della validità del marchio e dell’interferenza con il diritto del titolare del marchio.

Il fumus boni juris è valutato in misura proporzionale al grado di incidenza del provvedimento richiesto nella sfera giuridica del soggetto che va a colpire. Pertanto, il grado di verosimiglianza della pretesa del titolare sarà tanto maggiore, quanto maggiore è l’intrusività del provvedimento richiesto. Tale presupposto del viene peraltro valutato diversamente in relazione ai diversi strumenti cautelari attivati.

Il periculum in mora consiste nel fondato timore che, durante il tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto minacciato questo possa subire un pregiudizio irreparabile o comunque difficilmente risarcibile. Il provvedimento cautelare può essere infatti concesso dal giudice solo nel caso in cui sussista il concreto pericolo che la tutela giurisdizionale non abbia effetto nel tempo occorrente per l’instaurazione del giudizio di merito.

Il presupposto del periculum in mora è spesso dalla giurisprudenza considerato presunto (in re ipsa), in quanto in quanto la natura irreparabile del danno è data dal solo fatto che vi sia stata la violazione di un diritto di esclusiva che in sé determina uno sviamento della clientela. In particolare, è pacifica la sua sussistenza quando l’attività illecita del contraffattore è in atto e comporta l’agganciamento ai prodotti del concorrente con rischio di drenaggio di clientela ed annacquamento e/o discredito del marchio.

La tutela cautelare del marchio può essere esperita in primo luogo attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 128-131 CPI, ovvero:

• la descrizione (art. 129 CPI);
• il sequestro (art. 130 CPI);
• l’inibitoria ( 131 CPI).

Tali misure possono coesistere con le azioni cautelari “atipiche” volte all’ottenimento di provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

8.1 La descrizione

Attraverso la descrizione viene richiesto l’accertamento, da parte dell’ufficiale giudiziario, delle caratteristiche dei prodotti contraffatti. Essa ha la finalità di fornire la prova anticipata della violazione del diritto del titolare del marchio, consentendo quindi allo stesso di evitare il rischio di vedersi negare, nel giudizio di merito, la tutela del proprio diritto in mancanza della prova della violazione.

L’oggetto della descrizione può essere molto ampio, comprendendo ogni elemento che assuma importanza al fine del giudizio di contraffazione. Ai sensi dell’art. 129 CPI, la misura può infatti riguardare sia gli oggetti costituenti violazione del diritto, come i prodotti contrassegnati dal marchio, sia i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi, come le attrezzature, dei materiali e gli impianti adibiti alla produzione del prodotto coperto dal marchio o destinati alla realizzazione e all’apposizione dei prodotti recanti il marchio contraffatto, come stampi e clichés.

La descrizione ha carattere fortemente invasivo della sfera possessoria della parte che la subisce, dato che l’ufficiale giudiziario può agire coattivamente e accedere nei luoghi in cui si trovano gli oggetti da descrivere. L’invasività di tale misura è confermata anche dall’art. 129 CPI, il quale consente che siano descritte non solo le prove “tangibili” della contraffazione, ma anche semplici elementi di prova concernenti la denunciata violazione, consentendo quindi l’estensione della misura anche alla documentazione tecnica e contabile (quali le fatture commerciali e gli ordini) per acquisire prove non solo sull’an della contraffazione, ma anche sulla sua “portata”, con individuazione di fornitori, distributori, punti vendita, etc.

8.2 Il sequestro

Il sequestro, disciplinato dagli artt. 129 e 130 CPI, ha una funzione sia probatoria che preventiva, essendo finalizzato ad evitare il protrarsi dell’illecita condotta del contraffattore, anticipando gli effetti della decisione di merito. Esso mira infatti ad impedire il perpetuarsi dell’illecito, paralizzando la commercializzazione dei prodotti recanti il marchio contraffatto. Per tale ragione, il sequestro si colloca a metà strada tra la descrizione e l’inibitoria, ed è spesso chiesto congiuntamente a quest’ultima, rispetto alla quale ha una funzione preparatoria.

Il sequestro, così come la descrizione, può avere ad oggetto anche gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione, ovvero la documentazione contabile relativa alla produzione, commercializzazione e pubblicità dei prodotti contraffattori, comprese le fatture, le liste dei clienti e dei fornitori e altresì le registrazioni contabili che si trovano presso il contraffattore.

Il Regolamento n. 1383/2003/CE disciplina il sequestro in dogana, che può essere disposto alla frontiera, sulla merce contraffatta, con il concorso dell’autorità doganale.  Vi sono inoltre misure particolari di sequestro a tutela del titolare del marchio contro la pirateria; quest’ultima è definita dall’art. 144 CPI come la contraffazione evidenti di marchi e le violazioni del diritto del titolare di un marchio realizzate dolosamente in modo sistematico.

8.3 L’inibitoria

L’inibitoria rappresenta la principale misura cautelare ed è quella che più si adatta alla specifica ipotesi del rischio di confusione. Ai sensi dell’art. 131 CPI, il titolare di un marchio può chiedere che sia disposta l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose coperti dal marchio e dell’uso dello stesso marchio simile.

Si tratta di un ordine rivolto dal giudice al contraffattore di cessare l’attività illecita. Tale ordine ha ad oggetto un obbligo infungibile di non fare: il soggetto che subisce questo ordine ha, appunto, l’obbligo di astenersi dal comportamento vietato. Tale misura è rafforzata da misure indirette di coercizione, come la penalità di mora e le sanzioni penali per la sua violazione.

9. L’azione di contraffazione

Si ha contraffazione quando un soggetto non autorizzato fa un utilizzo illegittimo di un marchio registrato altrui o di un segno simile, con il risultato di indurre in confusione anche solo potenziale il consumatore. Dunque, la contraffazione implica l’imitazione di un marchio altrui o l’uso di un marchio simile o identico ad altro e ha come scopo l’inganno del pubblico a cui è rivolto un prodotto.

La contraffazione costituisce un illecito civile che può provocare sia un danno per il titolare del marchio imitato sia per il pubblico di riferimento in quanto viene erroneamente indotto a credere che i prodotti coperti dal marchio contraffatto provengano dalla stessa impresa che produce e/o commercializza i prodotti coperti dal marchio originale.

L’azione di contraffazione costituisce un’azione reale che si distingue da quella di concorrenza sleale prevista dal Codice Civile, che ha carattere personale.

Legittimati attivamente sono il titolare del diritto di proprietà industriale, il licenziatario e l’usufruttuario. Legittimati passivamente sono tutti coloro che hanno posto in essere una condotta contraffattiva o che hanno concorso nell’illecito, o che sono soggetti a responsabilità oggettiva (come nel caso dell’imprenditore per l’attività dei suoi dipendenti, ex art. 2049 c.c.).

Tramite tale azione è possibile chiedere, ai sensi dell’art. 124 CPI:

• l’accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale;
• l‘inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto;
• l’ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità;
• la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione;
• l’assegnazione degli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli, fermo restando il diritto al risarcimento del danno;
• il sequestro, a spese dell’autore della violazione, fino all’estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione; in quest’ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell’esecuzione sentito, occorrendo, un perito.

In alternativa all’applicazione di tali misure, il giudice può concedere al soggetto danneggiato un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

• l’esecuzione di tali misure è eccessivamente onerosa per la parte istante;
• l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure.

Oltre a ciò, può essere richiesta anche la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 126 CPI.

10. L’azione risarcitoria

Il titolare del marchio leso da un’azione di contraffazione può anche chiedere il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 125 CPI.

Poiché la contraffazione rappresenta un illecito extra contrattuale, il principio fondamentale su cui si basa l’azione risarcitoria in tema di marchi è quello dell’integrale riparazione del danno, sancito dagli art. 1223 e seguenti e 2043 c.c. Il danno patrimoniale risarcibile comprende:

• il danno emergente, il quale comprende tutte le spese sostenute dal danneggiato per promuovere il segno distintivo e rese inutili dalla violazione (come le spese pubblicitarie), nonché quelle affrontate a causa della contraffazione, come ad es. le spese di accertamento della contraffazione nonché quelle per l’attività di investigazione e di vigilanza e per gli investimenti pubblicitari effettuati dal titolare del diritto di privativa e vanificati dall’attività di contraffazione;
• il lucro cessante, il quale comprende il mancato profitto del titolare del diritto violato; esso consiste, secondo la giurisprudenza prevalente, nel mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto.

Al fine di quantificare il guadagno perso, è possibile considerare il c.d. “utile marginale”, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive.

Nel caso in cui risulti difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva, è possibile fare ricorso alla valutazione equitativa del danno che non è suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare. In questo caso, l’art. 125 comma 2 CPI consente al giudice di liquidare il danno sulla base del criterio del c.d. giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, ovvero  del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l’altrui privativa industriale.

Tale criterio opera come elemento di valutazione equitativa semplificata del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, a garanzia della effettività della compensazione.

In base a tale criterio, si pone una somma minima di lucro cessante che si fa corrispondere al prezzo delle royalties che avrebbe dovuto pagare il soggetto che ha commesso l’illecito alla controparte lesa ove avesse ottenuto una licenza sull’uso del marchio.

Come ha precisato la giurisprudenza, tale criterio non può comportare alcuna forma di over compensation; di conseguenza, il riconoscimento della perdita di valore del marchio individuato sulla base della royalty ragionevole percettibile dal titolare in un dato periodo non può aggiungersi al lucro cessante risentito in quello stesso arco di tempo dal predetto titolare o dal suo licenziatario,  in quanto i due valori descrivono, se pure in modo diverso, il medesimo fenomeno, connotato dal fatto che, nel periodo dato che il marchio, per effetto della contraffazione, non è stato in grado di assicurare i profitti che in assenza di quella condotta illecita avrebbe procurato.

L’art. 125 comma 3 CPI  disciplina l’istituto della retroversione degli utili, che rappresenta uno strumento di determinazione equitativa del danno e permette di calcolare efficacemente e nell’interesse del danneggiato i profitti che l’autore della violazione del diritto ha illecitamente conseguito sfruttando economicamente il marchio altrui. Il calcolo dell’importo deve avvenire sulla base di documenti e prove, il cui onere di produzione grava sul danneggiato.

La retroversione degli utili deve essere utilizzata solo per valutare il lucro cessante, ai sensi dell’art. 2056 comma 2 c.c., con equo apprezzamento delle circostanze del caso e sempre nella cornice di una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. Ne consegue che il criterio della retroversione degli utili rappresenta il criterio liquidatorio minimo per valutare il lucro cessante.

In assenza di uno strumento di tutela quale quello della retroversione, per l’autore dell’illecito sarebbe sempre conveniente la contraffazione, dal momento che una misura meramente compensativa consentirebbe comunque al detto soggetto di incamerare il differenziale economico tra il suo profitto e l’altrui danno.

11. Gli accordi di coesistenza

L’accordo di coesistenza è un contratto per mezzo del quale le parti riconoscono il rispettivo diritto sul proprio marchio e stabiliscono le modalità di utilizzo dei propri segni potenzialmente interferenti. La finalità di tali accordo è dunque quella di disciplinare le modalità di coesistenza dei segni sul mercato.

I segni distintivi, la cui sfera di rilevanza viene disciplinata dall’accordo, appartengono generalmente a titolari diversi. Tuttavia, gli accordi di coesistenza possono riguardare anche l’utilizzazione di uno stesso marchio, come nell’ipotesi della comunione di marchio o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso di frammentazione di un complesso produttivo unitario in una pluralità di imprese distinte e indipendenti.

I segni oggetto di tali accordi, la cui titolarità spetta a soggetti diversi, devono essere potenzialmente interferenti. L’interferenza può derivare dall’identità o dalla somiglianza tra i marchi ovvero dall’affinità o identità dei prodotti o dei servizi che i marchi interessati contraddistinguono (v. par. 3).

Nel contesto delle entità commerciali o industriali di rilevanti dimensioni e peso sul mercato, che, generalmente, sono titolari di un potere distintivo particolarmente forte, rappresentato da marchi più o meno celebri, gli accordi di coesistenza sono per lo più utilizzati per evitare che i segni interferiscano dal punto di vista del messaggio di cui sono portatori.

Nel contesto invece delle piccole realtà economiche operanti in zone geografiche limitate, tali accordi rispondono a finalità diverse rispetto a quelle afferenti la necessità di evitare il possibile rischio di confusione ovvero l’inganno per il pubblico. In tal caso, quando le imprese iniziano a scontrarsi in virtù della rispettiva espansione territoriale ovvero in conseguenza di piani di sviluppo che prevedano l’acquisizione di nuovi settori merceologici rispetto ai quali il marchio, ad esempio, non sia stato ancora registrato, le imprese possono  avere interesse ad addivenire ad una pattuizione disciplinante la pacifica convivenza del proprio segno potenzialmente interferente con il segno di altro soggetto, scongiurando possibili attacchi da parte di altre entità titolari di segni interferenti.

Gran parte degli accordi di coesistenza vengano conclusi a scopo transattivo, cioè al fine di addivenire ad una composizione di una lite già sorta ovvero al fine di evitarne l’insorgenza: in sostanza, le parti intendono evitare l’insorgere di controversie per pretese contraffazioni.

Il contenuto degli accordi di coesistenza comprende di regola una serie di pattuizioni di diversa natura. Il nucleo fondamentale di tali accordi è costituito da un impegno reciproco di non attaccare le rispettive registrazioni (patto di non aggressione) e dal consenso che una parte concede all’altra o che le parti reciprocamente si scambiano alla registrazione e all’uso dei rispettivi marchi a particolari condizioni e per un certo tempo.

Le conseguenze concrete di un accordo di coesistenza devono comunque valutarsi anche a seconda dei settori di attività, essendo detti accordi indubbiamente più importanti nelle classi più affollate di registrazioni e nelle quali, per tradizione o altri motivi, i marchi siano comunemente espressivi di caratteristiche o funzioni del prodotto o del servizio contrassegnato.

Inoltre, l’opportunità e la frequenza di tali accordi assume rilevanza soprattutto nei sistemi che quali prevedono una procedura di opposizione alla registrazione (v. par. 8). Infatti, una delle possibili rinunce contenute nell’accordo può essere quella di non promuovere giudizi di opposizione, consentendo, quindi, ove non ostino altri impedimenti, il perfezionarsi della registrazione, ovvero di ritirare l’opposizione già presentata.

Dal punto di vista temporale, quindi, la stipulazione dell’accordo può avvenire prima della registrazione, allo scopo di predeterminazione degli ambiti, intesi quali settori merceologici, di utilizzo di segni in rapporto di interferenza, o anche successivamente, come si è detto, con finalità tipicamente transattive.

In assenza di una disciplina specifica, gli accordi di coesistenza sono unanimemente considerati leciti. La legittimità di tali accordi è implicitamente riconosciuta anche dall’art. 20 CPI, secondo cui il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno proprio (v. par. 3).

Un accordo di coesistenza è in ogni caso valido solo se è idoneo a prevenire il rischio di confusione/inganno per il pubblico (v. par. 5). In ogni caso, in forza di tali accordi non può essere mai consentito un uso decettivo del marchio. In particolare, l’accordo di coesistenza inserito in un contratto di cessione del marchio non deve comportare un inganno dei caratteri essenziali dei prodotti contraddistinti (origine del prodotto, specifiche caratteristiche del prodotto).

La differenziazione tra i marchi previste da un accordo di coesistenza può riguardare:

• i segni: in tal caso l’accordo deve specificare modalità di utilizzo, grafia e dimensioni dei segni, o accompagnare il segno a un altro marchio;
• i prodotti/servizi: in tal caso l’accordo deve delimitare in modo chiaro e preciso gli ambiti merceologici;
• i paesi di commercializzazione e rispettivi mercati: in tal caso l’accordo deve delimitare le rispettive aree geografiche di mercato, evitando la compresenza di due marchi nello stesso paese, o delimitare l’efficacia territoriale dell’accordo;
• le modalità di commercializzazione dei prodotti/servizi.

Un accordo di coesistenza può venir meno per:

• evoluzione tecnologica
• variazione delle contingenze economiche di un soggetto
• ambizione di un soggetto di aprirsi a nuovi mercati.

Gli accordi di coesistenza non hanno vincoli di durata, essendo, in particolare, inapplicabile il vincolo di 5 anni di cui all’art. 2596 c.c., dato che gli accordi di coesistenza non sono assimilabili a patti limitativi della concorrenza.

Un accordo di coesistenza è efficace solo tra le parti che lo hanno originariamente sottoscritto, non anche nei confronti di futuri cessionari dei marchi. Da ciò possono nascere alcune problematiche.

In particolare, la cessione di un marchio senza vincolo dell’accordo di coesistenza potrebbe comportare confusione per il pubblico che è stato abituato – in virtù di un accordo di coesistenza durato per anni – a una certa provenienza e qualità dei prodotti contraddistinti da tali marchi; il cessionario, infatti, potrebbe usare il marchio in modo non conforme agli obblighi derivanti dall’accordo. Inoltre, una parte potrebbe essere indotta a trasferire il marchio a una persona di fiducia nei cui confronti non si applicherebbe l’accordo, al solo fine di svincolarsi da un accordo di coesistenza ritenuto non più soddisfacente.

Per estendere l’efficacia di un accordo di coesistenza ai futuri cessionari dei marchi sono possibili diverse soluzioni:

• è possibile inserire nell’accordo una clausola ai sensi della quale il cessionario si impegna a pattuire il medesimo accordo di coesistenza con ogni ulteriore eventuale cessionario; tale clausola, tuttavia, vincola solo il contraente originario, per cui in caso di inadempimento l’unico rimedio è di tipo risarcitorio;
• è possibile trasferire l’azienda insieme ai relativi marchi oggetto dell’accordo di coesistenza: tale trasferimento comporta, infatti, anche il trasferimento dei relativi accordi di coesistenza, ai sensi dell’art. 2558 c.c.; tuttavia, è fatto sempre salvo il patto contrario tra cedente e cessionario, e in ogni caso l’altra parte contraente può sempre recedere dal contratto entro 3 mesi dal trasferimento dell’azienda;
• è possibile trascrivere l’accordo di coesistenza, rendendo così l’atto opponibile ai terzi; tuttavia, parte della giurisprudenza ritiene che gli accordi di coesistenza non siano trascrivibili in quanto non rientranti nell’elenco tassativo di tali atti.

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Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

 

 

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