Know–how e segreti commerciali: come essere protetti e tutelati

Sempre più spesso la ricchezza di un’impresa è data, più che da brevetti, marchi o altri asset di proprietà intellettuale, da un insieme di conoscenze diffuse, sviluppate negli anni, che rappresentano il cuore del modo di fare business dell’impresa stessa: il know-how. E’ quindi fondamentale per le imprese proteggere il proprio know-how, evitando che possa andare disperso o venga divulgato a imprese concorrenti. Il Codice della Proprietà Industriale consente alle imprese di tutelare il know-how in modo efficace, qualora lo stesso sia segreto, abbia un valore economico e sia sottoposto a idonee misure di segretezza. Ciò implica la necessità per le imprese di predisporre misure organizzative adeguate, avvalendosi anche deli strumenti offerti dal progresso tecnologico, anche per evitare la responsabilità degli amministratori. In questo ambito, è fondamentale il ruolo del legale d’impresa.

1. L’importanza del know-how e dei segreti commerciali per le imprese

Come è noto, il know-how è costituito da un ampio e variegato patrimonio di conoscenze e abilità operative, di tipo tecnologico, commerciale, finanziario e strategico, non protetto da copertura brevettuale. Fanno parte del know-how anche i segreti commerciali (trade secrets), cioè le informazioni riservate inerenti in senso lato le attività commerciali di un’impresa (e quindi relative a clienti, fornitori, piani aziendali, ricerche e strategie di mercato etc.).

E’ ormai assodato che know–how e segreti commerciali rivestono un elevato valore competitivo per un’azienda, contribuendo in modo sempre più rilevante, al pari degli altri diritti di proprietà industriale (quali marchi, brevetti e design), alla determinazione del suo valore e del suo patrimonio. Per la sua importanza, il know-how è un asset aziendale da cui può dipendere la stessa capacità di un’impresa di restare sul mercato. Non a caso, sempre maggiori risorse sono investite nello sviluppo e nell’applicazione del know-how aziendale, in tutti i settori.

Tuttavia, la maggior parte delle imprese – non solo del settore industriale – pur possedendo un autentico patrimonio di abilità, competenze e conoscenze, non ne ha piena consapevolezza, e conseguentemente non lo valorizza, né tanto meno lo protegge. Rischiando, in tal modo, che tale patrimonio possa essere disperso o, peggio, possa andare a vantaggio di imprese concorrenti, magari attraverso una banale copiatura di un server aziendale da parte di un ex dipendente o collaboratore.

2. La tutela del know-how prevista dal Codice della Proprietà Industriale

Eppure, l’ordinamento italiano – anche sulla scia della legislazione europea – prevede una tutela assai robusta ed efficace del know-how.

Infatti, oltre alle tradizionali norme del Codice civile che vietano e reprimono la concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), gli artt. 98 e 99 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), recentemente novellati dal D.lgs. n. 63/2018 (emanato in attuazione della direttiva UE 2016/943), tutelano i segreti commerciali – intesi quali informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali – assicurando alle imprese la possibilità di ottenere una serie di una serie di provvedimenti (anche in via cautelare) finalizzati a vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, i segreti sottratti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

A differenza di quanto accade per i brevetti, tale protezione non richiede alcuna formalità di registrazione, e ha una durata potenzialmente illimitata, ma è subordinata al ricorrere di tre precise condizioni, che devono essere dimostrate dalle imprese, per potere invocare la tutela accordata dalla legge:

· le informazioni devono essere segrete;

· devono avere valore economico, in quanto segrete;

· il detentore deve aver adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

3. Segretezza, individuazione, valore economico del know-how

Tali condizioni devono essere adeguatamente conosciute dalle imprese, le quali devono mettere in campo le conseguenti misure organizzative per evitare di subìre – come invece accade sempre più spesso – atti di spionaggio industriale, con conseguenti gravi e spesso irreparabili danni, ed essere in grado di tutelare in modo efficace, anche in via giudiziaria, il proprio know-how. Analizziamole in estrema sintesi.

Anzitutto, un complesso di informazioni è considerato segreto – e quindi tutelabile – quando le informazioni stesse, (prese nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei propri elementi) non sono generalmente note ovvero non sono facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. La segretezza è quindi da intendersi in senso relativo e non assoluto, non necessitando, in particolare, che le informazioni siano nuove, potendo esse avere un valore anche in termini di aggregazione strategica in funzione dell’attività aziendale.

Conseguentemente non possono essere tutelate né le informazioni conosciute in base allo stato della tecnica, né quelle ricavabili in autonomia da un esperto del settore in tempi e con costi ragionevoli (in tale ultima ipotesi rientra anche il cd. reverse engineering).

Implicito nel requisito di segretezza è altresì quello di identificazione; il know-how deve essere infatti ben identificato e individuato nel suo contenuto. Tale aspetto non è da sottovalutare; l’identificazione del know-how non è agevole, poiché esso, al contrario dei beni materiali, ha natura incorporea, essendo costituito di conoscenze. E infatti, non di rado i giudici respingono le istanze di tutela delle imprese per carenza di una concreta individuazione del know-how oggetto di protezione.

In secondo luogo, per essere tutelato il know-how deve possedere valore economico. Tale requisito è interpretato dalla giurisprudenza prevalente nel senso che non è richiesto l’accertamento di un valore di mercato (ossia un prezzo di vendita) del know-how, ma è sufficiente che esso sia suscettibile di sfruttamento nell’ambito di un’attività economica, e che assicuri un vantaggio concorrenziale rispetto alle altre aziende del settore (o comunque che queste ultime possano realizzare un risparmio di costi o anticipare i tempi di ingresso in un determinato mercato, acquisendo il know-how altrui).

4. Le misure di segretezza

Infine, un know-how aziendale può essere protetto solo se l’impresa ha adottato idonee misure di segretezza, prima della sottrazione o divulgazione non autorizzata dello stesso. Si tratta di un requisito la cui sussistenza deve essere valutata in concreto, tenendo conto della tipologia di know-how, del contesto aziendale e delle circostanze specifiche.

A tal proposito, la giurisprudenza richiede che il know-how deve essere protetto dall’impresa con un duplice ordine di misure:

· misure giuridiche, costituite in particolare da clausole specifiche di segretezza inserite nei contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori, da patti di non concorrenza con i lavoratori (nei quali dovranno essere elencati analiticamente i documenti e delle informazioni trasmesse) e da misure interne aziendali, come protocolli di segretazione, ordini di servizio e circolari interne, e protocolli di comportamento standard da attivare nei casi di aggressione;

· misure fisiche, costituite da tecniche informatiche e organizzative finalizzate ad impedire l’accesso a terzi esterni all’organizzazione imprenditoriale alle conoscenze riservate; a tal proposito la giurisprudenza ha valorizzato l’utilizzo di archivi informatici e database provvisti di password e username e di fogli con apposite diciture di vietata riproduzione del documento, con l’indicazione dell’appartenenza delle informazioni contenute nel documento stesso all’impresa.

Nel decidere e valutare quali misure di segretezza adottare, l’imprenditore dovrà prendere in considerazione il progresso tecnologico, cioè lo stato dell’arte (prendendo in considerazione, ad esempio, i vantaggi offerti dalla tecnologia Blockchain, come i Bitcoin), e i costi di attuazione delle misure stesse, in rapporto alla tipologia di informazioni che intende tutelare, secondo un principio di proporzionalità.

Peraltro, le misure tecniche e organizzative che le imprese devono adottare per proteggere il proprio know-how possono coincidere, almeno in parte, con quelle che le stesse sono tenute ad adottare per assicurare la conformità ai principi della data protecion imposti, ai fini privacy, dal GDPR .

L’adozione di un adeguato sistema organizzativo per proteggere il know-how aziendale implica che venga ridisegnato lo schema organizzativo aziendale. Occorre infatti che le imprese adottino un’ottica di accountability preventiva, che contempli idonei presidi di sicurezza fisica, logica e tecnologica, in linea con le sempre più sofisticate modalità di gestione e acquisizione delle informazioni (e quindi anche di sottrazione di segreti aziendali), rese possibili dalle nuove tecnologie.

L’importanza di assumere misure idonee a proteggere adeguatamente il know-how rileva tra l’altro anche sotto il profilo societario; l’attività di protezione del segreto commerciale, soprattutto quando lo stesso è di rilevante importanza per la singola impresa, costituisce infatti un dovere specifico degli amministratori, in quanto rientrano tra i doveri loro imposti dalla legge e dello statuto ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Ne consegue che, in caso di sottrazione o dispersione del know-how aziendale, gli amministratori i quali non siano in grado di dimostrare di avere adottato un idoneo sistema, sistematico e coerente, di protezione dei segreti commerciali aziendali, possono incorrere in responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei terzi.

5. L’importanza del legale d’impresa

In definitiva, per proteggere il proprio know-how le imprese devono giocare d’anticipo, tutelandosi sia dal punto di vista tecnologico che contrattuale. In questo contesto, è cruciale – forse ancor più che in altri ambiti aziendali – il ruolo rivestito dal legale d’impresa.

Purtroppo, troppo spesso il legale viene interpellato dalle aziende solo nella fase patologica, quando cioè, ad esempio, un ex dipendente ha già utilizzato e trasferito ai nuovi datori di lavoro informazioni segrete; ovviamente, anche in questa fase il lavoro del legale d’impresa è molto importante, al fine arrestare la condotta dannosa e limitare i danni.

Ma ancor più importante è il coinvolgimento del legale nella fase precedente il fatto illecito, ovvero nella predisposizione preventiva di idonee misure che impediscano, o almeno ostacolino, la commissione di tale condotte; anche perché non sempre l’avvocato riesce ad evitare che l’impresa oggetto di tali condotta subisca gravi danni, una volta che l’illecito è stato commesso. Naturalmente, si tratta di una consulenza legale specialistica, che è appannaggio di legali d’impresa esperti e specializzati in IP .

Avv. Valerio Pandolfini