• LinkedIn
Telefono: 02 36 52 29 61 | info@studio-pandolfini.it
Assistenza Legale Imprese - Milano
  • HOME
  • LO STUDIO
    • Chi Siamo
    • Avvocato Valerio Pandolfini
    • Perché Sceglierci
  • AREE DI COMPETENZA
    • Assistenza Legale Import Export
    • Proprietà Intellettuale
    • Concorrenza Sleale
    • Compliance Aziendale
    • E-commerce
    • Diritto Societario
    • Contrattualistica d’Impresa
    • Contenzioso
    • Crisi d’Impresa
    • Recupero Crediti
  • SERVIZI LEGALI INNOVATIVI
    • Consulenza Legale Continuativa PMI
    • Check up Contrattualistica Contratti PMI Milano
    • Formazione Legale PMI
    • Ufficio Legale in Outsourcing Per Imprese
    • Passaggio Generazionale Azienda
    • Consulenza Legale per Dubai
  • RISORSE
    • Legal Talks – Sessione Q&A
    • Video
    • Pubblicazioni
    • Corsi e docenze
    • Iscrizione alla Newsletter
    • Materiali
    • Archivio Newsletter
  • BLOG
    • Import Export
    • Diritto Societario
    • E-Commerce
    • Contratti Commerciali
    • Diritto Industriale
    • Compliance
    • Coronavirus
  • CONTATTI
  • Cerca
  • Menu Menu
know-how

Know–how e segreti commerciali: come possono essere protetti e tutelati dalle imprese

9 Dicembre 2020/in Diritto industriale, News

Sempre più spesso la ricchezza di un’impresa è data, più che da brevetti, marchi o altri asset di proprietà intellettuale, da un insieme di conoscenze diffuse, sviluppate negli anni, che rappresentano il cuore del modo di fare business dell’impresa stessa: il know-how. E’ quindi fondamentale per le imprese proteggere il proprio know-how, evitando che possa andare disperso o venga divulgato a imprese concorrenti. Il Codice della Proprietà Industriale consente alle imprese di tutelare il know-how in modo efficace, qualora lo stesso sia segreto, abbia un valore economico e sia sottoposto a idonee misure di segretezza. Ciò implica la necessità per le imprese di predisporre misure organizzative adeguate, avvalendosi anche deli strumenti offerti dal progresso tecnologico, anche per evitare la responsabilità degli amministratori. In questo ambito, è fondamentale il ruolo del legale d’impresa.

Indice

1. L’importanza del know-how e dei segreti commerciali per le imprese

Sempre più spesso la ricchezza di un’impresa è data, più che da brevetti, marchi o altri asset di proprietà intellettuale, da un insieme di conoscenze diffuse, sviluppate negli anni, che rappresentano il cuore del modo di fare business dell’impresa stessa: il know-how.

Come è noto, il know-how è costituito da un ampio e variegato patrimonio di conoscenze e abilità operative, di tipo tecnologico, commerciale, finanziario e strategico, non protetto da copertura brevettuale. Fanno parte del know-how anche i segreti commerciali (trade secrets), cioè le informazioni riservate inerenti in senso lato le attività commerciali di un’impresa (e quindi relative a clienti, fornitori, piani aziendali, ricerche e strategie di mercato etc.).

E’ ormai assodato che know how e segreti commerciali rivestono un elevato valore competitivo per un’azienda, contribuendo in modo sempre più rilevante, al pari degli altri diritti di proprietà industriale (quali marchi, brevetti e design), alla determinazione del suo valore e del suo patrimonio. Per la sua importanza, il know-how è un asset aziendale da cui può dipendere la stessa capacità di un’impresa di restare sul mercato. Non a caso, sempre maggiori risorse sono investite nello sviluppo e nell’applicazione del know how aziendale, in tutti i settori.

Tuttavia, la maggior parte delle imprese – non solo del settore industriale – pur possedendo un autentico patrimonio di abilità, competenze e conoscenze, non ne ha piena consapevolezza, e conseguentemente non lo valorizza, né tanto meno lo protegge. Rischiando, in tal modo, che tale patrimonio possa essere disperso o, peggio, possa andare a vantaggio di imprese concorrenti, magari attraverso una banale copiatura di un server aziendale da parte di un ex dipendente o collaboratore.

2. La tutela del know-how prevista dal Codice della Proprietà Industriale

Eppure, l’ordinamento italiano – anche sulla scia della legislazione europea – prevede una tutela assai robusta ed efficace del know how.

Infatti, oltre alle tradizionali norme del Codice civile che vietano e reprimono la concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), gli artt. 98 e 99 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), recentemente novellati dal D.lgs. n. 63/2018 (emanato in attuazione della direttiva UE 2016/943), tutelano i segreti commerciali – intesi quali informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali – assicurando alle imprese la possibilità di ottenere una serie di una serie di provvedimenti (anche in via cautelare) finalizzati a vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, i segreti sottratti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

A differenza di quanto accade per i brevetti, tale protezione non richiede alcuna formalità di registrazione, e ha una durata potenzialmente illimitata, ma è subordinata al ricorrere di tre precise condizioni, che devono essere dimostrate dalle imprese, per potere invocare la tutela accordata dalla legge:

  •  le informazioni devono essere segrete;
  • devono avere valore economico, in quanto segrete;
  • il detentore deve aver adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

3. Segretezza, individuazione, valore economico del know-how

Tali condizioni devono essere adeguatamente conosciute dalle imprese, le quali devono mettere in campo le conseguenti misure organizzative per evitare di subìre – come invece accade sempre più spesso – atti di spionaggio industriale, con conseguenti gravi e spesso irreparabili danni, ed essere in grado di tutelare in modo efficace, anche in via giudiziaria, il proprio know-how. Analizziamole in estrema sintesi.

Anzitutto, un complesso di informazioni è considerato segreto – e quindi tutelabile – quando le informazioni stesse, (prese nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei propri elementi) non sono generalmente note ovvero non sono facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. La segretezza è quindi da intendersi in senso relativo e non assoluto, non necessitando, in particolare, che le informazioni siano nuove, potendo esse avere un valore anche in termini di aggregazione strategica in funzione dell’attività aziendale.

Conseguentemente non possono essere tutelate né le informazioni conosciute in base allo stato della tecnica, né quelle ricavabili in autonomia da un esperto del settore in tempi e con costi ragionevoli (in tale ultima ipotesi rientra anche il cd. reverse engineering).

Implicito nel requisito di segretezza è altresì quello di identificazione; il know-how deve essere infatti ben identificato e individuato nel suo contenuto. Tale aspetto non è da sottovalutare; l’identificazione del know-how non è agevole, poiché esso, al contrario dei beni materiali, ha natura incorporea, essendo costituito di conoscenze. E infatti, non di rado i giudici respingono le istanze di tutela delle imprese per carenza di una concreta individuazione del know-how oggetto di protezione.

In secondo luogo, per essere tutelato il know-how deve possedere valore economico. Tale requisito è interpretato dalla giurisprudenza prevalente nel senso che non è richiesto l’accertamento di un valore di mercato (ossia un prezzo di vendita) del know-how, ma è sufficiente che esso sia suscettibile di sfruttamento nell’ambito di un’attività economica, e che assicuri un vantaggio concorrenziale rispetto alle altre aziende del settore (o comunque che queste ultime possano realizzare un risparmio di costi o anticipare i tempi di ingresso in un determinato mercato, acquisendo il know-how altrui).

4. Le misure di segretezza

Infine, un know-how aziendale può essere protetto solo se l’impresa ha adottato idonee misure di segretezza, prima della sottrazione o divulgazione non autorizzata dello stesso. Si tratta di un requisito la cui sussistenza deve essere valutata in concreto, tenendo conto della tipologia di know-how, del contesto aziendale e delle circostanze specifiche.

A tal proposito, la giurisprudenza richiede che il know how deve essere protetto dall’impresa con un duplice ordine di misure:

  • misure giuridiche, costituite in particolare da clausole specifiche di segretezza inserite nei contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori, da patti di non concorrenza con i lavoratori (nei quali dovranno essere elencati analiticamente i documenti e delle informazioni trasmesse) e da misure interne aziendali, come protocolli di segretazione, ordini di servizio e circolari interne, e protocolli di comportamento standard da attivare nei casi di aggressione;
  • misure fisiche, costituite da tecniche informatiche e organizzative finalizzate ad impedire l’accesso a terzi esterni all’organizzazione imprenditoriale alle conoscenze riservate; a tal proposito la giurisprudenza ha valorizzato l’utilizzo di archivi informatici e database provvisti di password e username e di fogli con apposite diciture di vietata riproduzione del documento, con l’indicazione dell’appartenenza delle informazioni contenute nel documento stesso all’impresa.

Nel decidere e valutare quali misure di segretezza adottare, l’imprenditore dovrà prendere in considerazione il progresso tecnologico, cioè lo stato dell’arte (prendendo in considerazione, ad esempio, i vantaggi offerti dalla tecnologia Blockchain, come i Bitcoin), e i costi di attuazione delle misure stesse, in rapporto alla tipologia di informazioni che intende tutelare, secondo un principio di proporzionalità.

Peraltro, le misure tecniche e organizzative che le imprese devono adottare per proteggere il proprio know-how possono coincidere, almeno in parte, con quelle che le stesse sono tenute ad adottare per assicurare la conformità ai principi della data protecion imposti, ai fini privacy, dal GDPR .

L’adozione di un adeguato sistema organizzativo per proteggere il know how aziendale implica che venga ridisegnato lo schema organizzativo aziendale. Occorre infatti che le imprese adottino un’ottica di accountability preventiva, che contempli idonei presidi di sicurezza fisica, logica e tecnologica, in linea con le sempre più sofisticate modalità di gestione e acquisizione delle informazioni (e quindi anche di sottrazione di segreti aziendali), rese possibili dalle nuove tecnologie.

L’importanza di assumere misure idonee a proteggere adeguatamente il know-how rileva tra l’altro anche sotto il profilo societario; l’attività di protezione del segreto commerciale, soprattutto quando lo stesso è di rilevante importanza per la singola impresa, costituisce infatti un dovere specifico degli amministratori, in quanto rientrano tra i doveri loro imposti dalla legge e dello statuto ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Ne consegue che, in caso di sottrazione o dispersione del know-how aziendale, gli amministratori i quali non siano in grado di dimostrare di avere adottato un idoneo sistema, sistematico e coerente, di protezione dei segreti commerciali aziendali, possono incorrere in responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei terzi.

5. L’importanza del legale d’impresa

In definitiva, per proteggere il proprio know-how le imprese devono giocare d’anticipo, tutelandosi sia dal punto di vista tecnologico che contrattuale. In questo contesto, è cruciale – forse ancor più che in altri ambiti aziendali – il ruolo rivestito dal legale d’impresa.

Purtroppo, troppo spesso il legale viene interpellato dalle aziende solo nella fase patologica, quando cioè, ad esempio, un ex dipendente ha già utilizzato e trasferito ai nuovi datori di lavoro informazioni segrete; ovviamente, anche in questa fase il lavoro del legale d’impresa è molto importante, al fine arrestare la condotta dannosa e limitare i danni.

Ma ancor più importante è il coinvolgimento del legale nella fase precedente il fatto illecito, ovvero nella predisposizione preventiva di idonee misure che impediscano, o almeno ostacolino, la commissione di tale condotte; anche perché non sempre l’avvocato riesce ad evitare che l’impresa oggetto di tali condotta subisca gravi danni, una volta che l’illecito è stato commesso. Naturalmente, si tratta di una consulenza legale specialistica, che è appannaggio di legali d’impresa esperti e specializzati in IP.

 

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Diritto Societario Consulenza Legale

 

Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro blog.

 


Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su Pinterest
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
https://assistenza-legale-imprese.it/wp-content/uploads/2020/12/know-how.jpg 667 1000 Valerio Pandolfini https://assistenza-legale-imprese.it/wp-content/uploads/2020/09/assistenza-legale-imprese-pandolfini-logo-2.png Valerio Pandolfini2020-12-09 10:23:162022-05-04 16:26:16Know–how e segreti commerciali: come possono essere protetti e tutelati dalle imprese

Autore dei contenuti

Consulenza Legale Imprese - Studio Pandolfini Avv. Valerio Pandolfini
CONTATTA LO STUDIO

Ultimi articoli

  • la cessione del creditoLa cessione del credito1 Giugno 2022 - 14:48
  • termini di pagamentoTermini di pagamento e interessi di mora nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e P.A.30 Maggio 2022 - 12:55
  • Il factoringIl factoring27 Maggio 2022 - 15:25
  • Il leasing finanziarioIl leasing finanziario25 Maggio 2022 - 14:41
  • il software: tutela giuridica, contratti di sviluppo, contratti di licenzaIl software: tutela giuridica, contratti di sviluppo, contratti di licenza24 Maggio 2022 - 12:53

Cerca nel sito

Iscriviti alla Newsletter

Per ulteriori informazioni e per fissare un primo colloquio telefonico o incontro conoscitivo senza impegno, potete:

Chiamarci adesso

al numero 02 36 52 29 61

Inviarci una mail a

info@studio-pandolfini.it

oppure compilare il form

per essere ricontattati

Autorizzo il titolare del trattamento all’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative alla presente richiesta di contatto in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy Privacy Policy

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano i termini di servizio di Google Privacy Policy e Termini di servizio.

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.
Assistenza Legale Imprese è una divisione di Studio Legale Avvocato Pandolfini | P.IVA 04848740967 | C.F. PNDVLR64M04D612F | Polizza Generali INA-Assitalia n. 764104068 | Polizza Elite Insurance n. 2015/R/130223
Mail: info@studio-pandolfini.it| Telefono: 02 36 52 29 61 | Privacy Policy | Cookie Policy | Consenso Cookie | Realizzazione sito web: Alkimedia Siti WordPress
Scorrere verso l’alto
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti o tecnologie simili per scopi tecnici e, previo tuo consenso, per altri finalità come specificato nella Cookie Policy. Puoi acconsentire all'uso di tali tecnologie utilizzando il pulsante "Accetta tutti" o negare e chiudere l'avviso utilizzando il pulsante "Rifiuta tutti". Puoi liberamente dare, negare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando su "Consenso Cookie" in fondo alla pagina. Impostazioni

Rifiuta tutti Accetta tutti
Consenso Cookie

Panoramica Privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
CookieDurataDescrizione
_GRECAPTCHAThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
PHPSESSIDsessionThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Analytics
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_UA-154928096-21 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
CookieDurataDescrizione
_fbp3 monthsThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
Salva e accetta