Know–how e segreti commerciali: come possono essere protetti e tutelati dalle imprese

Sempre più spesso la ricchezza di un’impresa è data, più che da brevetti, marchi o altri asset di proprietà intellettuale, da un insieme di conoscenze diffuse, sviluppate negli anni, che rappresentano il cuore del modo di fare business dell’impresa stessa: il know-how. E’ quindi fondamentale per le imprese proteggere il proprio know-how, evitando che possa andare disperso o venga divulgato a imprese concorrenti. Il Codice della Proprietà Industriale consente alle imprese di tutelare il know-how in modo efficace, qualora lo stesso sia segreto, abbia un valore economico e sia sottoposto a idonee misure di segretezza. Ciò implica la necessità per le imprese di predisporre misure organizzative adeguate, avvalendosi anche deli strumenti offerti dal progresso tecnologico, anche per evitare la responsabilità degli amministratori. In questo ambito, è fondamentale il ruolo del legale d’impresa.

1. L’importanza del know-how e dei segreti commerciali per le imprese

Sempre più spesso la ricchezza di un’impresa è data, più che da brevetti, marchi o altri asset di proprietà intellettuale, da un insieme di conoscenze diffuse, sviluppate negli anni, che rappresentano il cuore del modo di fare business dell’impresa stessa: il know-how.

Come è noto, il know-how è costituito da un ampio e variegato patrimonio di conoscenze e abilità operative, di tipo tecnologico, commerciale o strategico, non protetto da copertura brevettuale. Fanno parte del know-how anche i segreti commerciali (trade secrets), cioè le informazioni riservate inerenti in senso lato le attività commerciali di un’impresa (e quindi relative a clienti, fornitori, piani aziendali, ricerche e strategie di mercato etc.).

A differenza dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti), il know-how può essere tutelato in modo illimitato nel tempo (fin quando rimane segreto), e non richiede alcuna registrazione in pubblici registri (e quindi non richiede i relativi costi). Tali caratteristiche rendono il know-how una alternativa appetibile per le imprese le quali intendano tutelare alcune formule o procedimenti tecnici che potrebbero essere anche oggetto di un brevetto.

E’ ormai assodato che know how e segreti commerciali rivestono un elevato valore competitivo per un’azienda, contribuendo in modo sempre più rilevante, al pari degli altri diritti di proprietà industriale (quali marchi, brevetti e design), alla determinazione del suo valore e del suo patrimonio. Per la sua importanza, il know-how è un asset aziendale da cui può dipendere la stessa capacità di un’impresa di restare sul mercato. Non a caso, sempre maggiori risorse sono investite nello sviluppo e nell’applicazione del know-how aziendale, in tutti i settori.

Tuttavia, la maggior parte delle imprese – non solo del settore industriale – pur possedendo un autentico patrimonio di abilità, competenze e conoscenze, non ne ha piena consapevolezza, e conseguentemente non lo valorizza, né tanto meno lo protegge. Rischiando, in tal modo, che tale patrimonio possa essere disperso o, peggio, possa andare a vantaggio di imprese concorrenti, magari attraverso una banale copiatura di un server aziendale da parte di un ex dipendente o collaboratore.

2. La tutela del know-how prevista dal Codice della Proprietà Industriale

Eppure, l’ordinamento italiano – anche sulla scia della legislazione europea – prevede una tutela assai robusta ed efficace del know-how.

Infatti, oltre alle tradizionali norme del Codice civile che vietano e reprimono la concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), gli artt. 98 e 99 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), recentemente novellati dal D.lgs. n. 63/2018 (emanato in attuazione della direttiva UE 2016/943), tutelano i segreti commerciali – intesi quali informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali – assicurando alle imprese la possibilità di ottenere una serie di una serie di provvedimenti (anche in via cautelare) finalizzati a vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, i segreti sottratti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La tutela del know-how offerta dal Codice della proprietà industriale  è subordinata al ricorrere di tre precise condizioni, che devono essere dimostrate dalle imprese:

•  le informazioni devono essere segrete e individuate;
• devono avere valore economico, in quanto segrete;
• il detentore deve aver adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Ci soffermeremo su tali condizioni al seguente par. 3.

Il Codice della proprietà industriale sanziona non più soltanto le condotte che dolosamente costituiscono un’illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dell’informazione segreta, bensì anche le condotte colpose. In particolare, sono punite le condotte di:

• acquisizione, l’utilizzazione e la rivelazione di segreti commerciali da parte di soggetti che erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente;
• la produzione, l’offerta e la commercializzazione di merci, l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza, secondo le circostanze, del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente.

3. Segretezza, individuazione, valore economico del know-how

Come si è accennato, la possibilità di tutelare validamente il know-how dipende dall’esistenza di alcune precise condizioni; esse devono essere adeguatamente conosciute dalle imprese, le quali devono mettere in campo le conseguenti misure organizzative per evitare di subire – come invece accade sempre più spesso – atti di spionaggio industriale, con conseguenti gravi e spesso irreparabili danni, ed essere in grado di tutelare in modo efficace, anche in via giudiziaria, il proprio know-how. Analizziamole in estrema sintesi.

Anzitutto, un complesso di informazioni è considerato segreto – e quindi tutelabile – quando le informazioni stesse, (prese nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei propri elementi) non sono generalmente note ovvero non sono facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. La segretezza è quindi da intendersi in senso relativo e non assoluto, non necessitando, in particolare, che le informazioni siano del tutto nuove (come invece nel caso di un brevetto), potendo esse avere un valore anche in termini di aggregazione strategica in funzione dell’attività aziendale.

Conseguentemente non possono essere tutelate né le informazioni conosciute in base allo stato della tecnica, né quelle ricavabili in autonomia da un esperto del settore attraverso l’osservazione e l’esame scompositivo, in tempi e con costi ragionevoli (in tale ultima ipotesi rientra anche il cd. reverse engineering).

Implicito nel requisito di segretezza è altresì quello di identificazione; il know-how deve essere infatti ben identificato e individuato nel suo contenuto. Tale aspetto non è da sottovalutare; l’identificazione del know-how non è agevole, poiché esso, al contrario dei beni materiali, ha natura incorporea, essendo costituito di conoscenze. E infatti, non di rado i giudici respingono le istanze di tutela delle imprese per carenza di una concreta individuazione del know-how oggetto di protezione.

L’informazione invece, per essere tutelata come know-how, deve essere incorporata in un supporto materiale che la renda percepibile e comprensibile ai terzi; ad es., in un manuale, una formula, una lista (di fornitori, clienti etc.).

In secondo luogo, per essere tutelato il know-how deve possedere valore economico. Tale requisito è interpretato dalla giurisprudenza prevalente nel senso che non è richiesto l’accertamento di un valore di mercato (ossia un prezzo di vendita) del know-how, ma è sufficiente che esso sia suscettibile di sfruttamento nell’ambito di un’attività economica, e che assicuri un vantaggio concorrenziale rispetto alle altre aziende del settore (o comunque che queste ultime possano realizzare un risparmio di costi o anticipare i tempi di ingresso in un determinato mercato, acquisendo il know-how altrui).

Infine, su know-how aziendale può essere protetto solo se l’impresa ha adottato idonee misure di segretezza, su questo aspetto ci soffermeremo nel par. seguente.

4. Le misure di segretezza

Come si è accennato, un know-how aziendale può essere protetto solo se l’impresa ha adottato idonee misure di segretezza, prima della sottrazione o divulgazione non autorizzata dello stesso. Si tratta di un requisito la cui sussistenza deve essere valutata in concreto, tenendo conto della tipologia di know-how, del contesto aziendale e delle circostanze specifiche.

L’informazione/esperienza che costituisce il know-how deve quindi essere sottoposta, da parte del soggetto che ha legittimo controllo delle stesse (cioè dell’impresa), a misure ragionevolmente adeguata a mantenerle segrete, in relazione alle caratteristiche delle informazioni, alla struttura imprenditoriale del titolare ed allo stato del progresso tecnico.

Nel decidere e valutare quali misure di segretezza adottare, l’imprenditore dovrà prendere in considerazione il progresso tecnologico, cioè lo stato dell’arte e i costi di attuazione delle misure stesse, in rapporto alla tipologia di informazioni che intende tutelare, secondo un principio di proporzionalità.

A tal proposito, la giurisprudenza richiede che il know-how debba essere protetto dall’impresa con un duplice ordine di misure:

• misure giuridiche, costituite in particolare da specifici accordi e misure interne aziendali (v. par. 4.1);
• misure fisiche, costituite da tecniche informatiche e organizzative (v. par. 4.2).

L’adozione di un adeguato sistema organizzativo per proteggere il know-how aziendale implica che venga ridisegnato lo schema organizzativo aziendale. Occorre infatti che le imprese adottino un’ottica di accountability preventiva, che contempli idonei presidi di sicurezza fisica, logica e tecnologica, in linea con le sempre più sofisticate modalità di gestione e acquisizione delle informazioni (e quindi anche di sottrazione di segreti aziendali), rese possibili dalle nuove tecnologie.

L’importanza di assumere misure idonee a proteggere adeguatamente il know-how rileva tra l’altro anche sotto il profilo societario; l’attività di protezione del segreto commerciale, soprattutto quando lo stesso è di rilevante importanza per la singola impresa, costituisce infatti un dovere specifico degli amministratori, in quanto rientrano tra i doveri loro imposti dalla legge e dello statuto ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Ne consegue che, in caso di sottrazione o dispersione del know-how aziendale, gli amministratori i quali non siano in grado di dimostrare di avere adottato un idoneo sistema, sistematico e coerente, di protezione dei segreti commerciali aziendali, possono incorrere in responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei terzi.

4.1 Le misure giuridiche di protezione del know-how

Le misure giuridiche di protezione del know-how consistono in vari accordi e policy aziendali interne.

In primo luogo, il know-how può essere protetto da specifiche clausole di riservatezza e segretezza inserite nei contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori e finalizzate a rendere manifesto che le informazioni ottenute e divulgate dovranno essere considerate riservate ed il relativo utilizzo dovrà essere circoscritto allo specifico ambito che ha giustificato la divulgazione.

In secondo luogo, è opportuno stipulare appositi patti di non concorrenza con i dipendenti, nei quali dovranno essere elencati analiticamente i documenti e delle informazioni trasmesse.

In terzo luogo, è opportuno predisporre misure interne aziendali, come protocolli di segretazione, ordini di servizio e circolari interne, e protocolli di comportamento standard da attivare nei casi di aggressione.

Rientrano infine tra le misure di tipo giuridico l’adozione di apposite policy, procedure aziendali interne e codici di condotta, finalizzati a manifestare ai dipendenti che determinate informazioni, documenti o dati devono essere considerati riservati e che, pertanto, il loro utilizzo, circolazione o divulgazione è limitato.

4.2 Le misure fisiche di protezione del know-how

Il know-how deve essere protetto anche da una serie di misure fisiche, costituite da tecniche informatiche e organizzative finalizzate ad impedire l’accesso a terzi esterni all’organizzazione imprenditoriale alle conoscenze riservate.

Rientrano tra tali misure, ad esempio:

• custodire in appositi contenitori non accessibili ai dipendenti disegni tecnici o formule chimiche;
• stabilire soglie di accesso a sicurezza crescente per dipendenti e collaboratori in base al grado di confidenzialità dell’informazione;
• misure di protezione dei documenti elettronici e delle reti telematiche anche mediante apposite password e username (valutando altresì specifici accorgimenti sulle password da utilizzare, tra cui l’eliminazione della facoltà di utilizzare password contenti esclusivamente vocali, l’imposizione di rinnovare la password dopo un determinato breve periodo, l’automatica cancellazione o invalidazione del profilo in caso di ripetuta erronea digitazione, etc.) e sistemi di criptazione volti a preservare le informazioni segrete da indebite appropriazioni e/o divulgazioni ;
• limitazione degli accessi alla struttura, o a singole aree, mediante la predisposizione di appositi badge identificativi, rilasciati da appositi soggetti qualificati e solo a seguito di controlli sulle generalità dei soggetti e gli scopi dell’accesso;
• predisposizione di documenti con appositediciture di vietata riproduzione, con l’indicazione dell’appartenenza delle informazioni contenute nel documento stesso all’impresa;
• divisione interna delle singole aree produttive (tecnica, produzione, amministrazione, etc.) con conseguente limitazione dell’accesso alle aree stesse solo in virtù delle specifiche e giustificate esigenze produttive;
• identificazione dei materiali e dei macchinari adibiti alla produzione con appositi codici, i cui parametri di qualificazione sono riportati in speciali registri noti soltanto a soggetti nominalmente individuati;
• individuazione e nomina formale di soggetti incaricati di controllare il rispetto delle procedure di protezione e deputati a rilasciare le necessarie autorizzazioni alla cognizione o alla divulgazione.

Peraltro, le misure tecniche e organizzative che le imprese devono adottare per proteggere il proprio know-how possono coincidere, almeno in parte, con quelle che le stesse sono tenute ad adottare per assicurare la conformità ai principi della data protection imposti, ai fini privacy, dal GDPR .

5. L’importanza del legale d’impresa

In definitiva, per proteggere il proprio know-how le imprese devono giocare d’anticipo, tutelandosi sia dal punto di vista tecnologico che contrattuale. In questo contesto, è cruciale – forse ancor più che in altri ambiti aziendali – il ruolo rivestito dal legale d’impresa.

Purtroppo, troppo spesso il legale viene interpellato dalle aziende solo nella fase patologica, quando cioè, ad esempio, un ex dipendente ha già utilizzato e trasferito ai nuovi datori di lavoro informazioni segrete; ovviamente, anche in questa fase il lavoro del legale d’impresa è molto importante, al fine arrestare la condotta dannosa e limitare i danni.

Ma ancor più importante è il coinvolgimento del legale nella fase precedente il fatto illecito, ovvero nella predisposizione preventiva di idonee misure che impediscano, o almeno ostacolino, la commissione di tale condotte; anche perché non sempre l’avvocato riesce ad evitare che l’impresa oggetto di tali condotta subisca gravi danni, una volta che l’illecito è stato commesso. Naturalmente, si tratta di una consulenza legale specialistica, che è appannaggio di legali d’impresa esperti e specializzati in IP.

 

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Diritto Societario Consulenza Legale

 

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