Il contratto di licenza di marchio (licensing): quali sono le clausole tipiche?

Con il contratto di licenza di marchio (licensing), il titolare di un marchio concede in uso tale bene a un terzo, dietro pagamento di un corrispettivo, senza privarsi della titolarità di tali diritti. Come si è visto in un precedente articolo (“Il contratto di licenza: cos’è e a cosa serve“)  , il contratto di licenza di marchio, e più in generale di diritti di proprietà intellettuale o di tecnologia, è molto diffuso in tutto il mondo è presenta molteplici vantaggi, sia per il licenziante che per il licenziatario.

Il contratto di licenza ha natura atipica, il che significa che non è regolamentato da una normativa di legge bensì dall’autonomia privata, ovvero dal contratto stesso. Per tale motivo, un contratto di licenza di marchio deve essere attentamente ed adeguatamente redatto. Pur nella varietà dei contenuti che un contratto di licenza di marchio può assumere, sono riscontrabili alcune clausole tipiche e ricorrenti. Vediamo in sintesi le principali.

Concessione della licenza

Con tale clausola si formalizza la concessione dal licenziante al licenziatario del diritto ad utilizzare, per un certo periodo di tempo, il marchio del licenziante e le modalità con cui esso può essere sfruttato, in particolare in relazione a quali prodotti.

Fabbricazione/distribuzione dei prodotti

Spesso unitamente alla licenza di marchio si prevede il diritto/obbligo del licenziatario di fabbricare e/o distribuire i prodotti in relazione ai quali viene utilizzato il marchio. Tale diritto può avere estensioni diverse: ad esempio il licenziante può concedere al licenziatario il diritto di fabbricare i prodotti in determinato un paese, e il diritto di venderli in un altro. Generalmente, il licenziante ha interesse a circoscrivere l’utilizzo del marchio da parte del licenziatario, in modo tale da impedire eventuali abusi o atti che ne possono ledere i diritti e diminuirne il valore.

Standard tecnici

Generalmente il licenziatario è tenuto ad attenersi, nella produzione, nel confezionamento e nelle modalità di distribuzione del dei prodotti licenziati, a determinati standards di qualità stabiliti dal licenziante (facendo riferimento a precisi parametri tecnici o talvolta allo stesso livello di qualità dei prodotti del licenziante). Spesso si prevede la facoltà del licenziante di accedere ai luoghi di produzione del licenziatario per controllare l’andamento dei lavori e per assistere all’esecuzione di tests sui prodotti licenziati. Talvolta si prevede anche l’impegno del licenziante ad assistere il licenziatario nella ricerca di difetti, misure necessarie per correggerli, eliminarli o prevenirli, a fronte del correlativo impegno del licenziatario a riconoscere in favore del licenziante un certo compenso.

Uso del marchio

Il licenziatario è generalmente obbligato a fare uso del marchio al meglio delle proprie possibilità; ciò non solo al fine di costringere il licenziatario ad aumentare, e non a far scendere, la notorietà del marchio all’interno del territorio contrattuale, ma anche al fine di evitare di incorrere nella sanzione (prevista dalla maggioranza dei Paesi industrializzati) della decadenza del marchio in seguito al suo mancato o insufficiente sfruttamento per un certo periodo. Spesso si prevede l’impegno del licenziatario a non depositare o far depositare il marchio concesso in licenza o altri segni distintivi del licenziante, sia nel territorio contrattuale che altrove, nonché registrare o utilizzare, direttamente o indirettamente, altri segni che possano essere confusi con quelli del licenziante.

Promozione e attività pubblicitaria

Il marchio conferisce caratteristiche intrinseche al prodotto su cui è apposto, e cioè una valenza suggestiva e relative capacità di veicolazione della clientela; è pertanto opportuno che tutti i prodotti licenziati e contraddistinti con il marchio si presentino ai consumatori con la stessa immagine pubblicitaria. Di solito è quindi presente una clausola ad hoc con cui viene sottoposto alla preventiva autorizzazione scritta del licenziante tutti i contenuti, le forme e modalità delle attività promozionali e pubblicitarie. Può essere inoltre previsto che le spese relative a tali attività vengano sostenute totalmente dal licenziatario, con l’impegno di quest’ultimo ad investire un importo annuo non inferiore ad una certa percentuale del fatturato realizzato con la vendita del prodotti licenziati.

Limitazione di responsabilità del licenziante

Il licenziante, che solitamente detiene un più forte potere contrattuale rispetto al licenziatario, ha l’interesse di limitare la propria responsabilità in ordine al marchio da egli concesso in uso al licenziatario. Il licenziante si limita quindi normalmente a garantire: (i) le veridicità delle dichiarazioni contenute nell’allegato in cui si descrive lo stato del marchio; (ii) che seguirà diligentemente le pratiche di deposito della domanda di registrazione e concessione del marchio, senza garantire anche la concessione; (iii) che non esistono instaurati procedimenti di decadenza o nullità, ma non garantisce la validità del marchio; (iv) che non sono in corso procedimenti di contraffazione; (v) di non essere a conoscenza di alcuni diritti di terzi che possano essere violati dal proprio marchio.

Tutela del marchio

Al fine di prevedere in anticipo una adeguata tutela al proprio marchio, il licenziante generalmente stabilisce nel contratto la politica che dovrà essere seguita in caso di atti di contraffazione all’interno del territorio contrattuale. Qualora il territorio sia distante dal licenziante o comunque la gestione diretta della azione di contrasto alla contraffazione comporterebbe costi troppo elevati, viene affidato al licenziatario il compito di tenere sotto controllo la concorrenza ed il mercato di riferimento e di agire di conseguenza, in autonomia, magari prevedendo obblighi di relazioni e di preventive autorizzazioni circa le linee guida da seguire. Se invece il licenziante intende tenere personalmente le redini della propria politica di anti-contraffazione del marchio nel territorio contrattuale, ad esempio per mantenere una uniformità tra i vari paesi nei quali il marchio viene licenziato, al licenziatario vengono attribuiti solo compiti di sondaggio del mercato e di informativa circa possibili violazioni del marchio, oltre a doveri di collaborare e assistere attivamente il licenziante nelle azioni che questi vorrà intraprendere.

Corrispettivo della licenza non monetario

Il corrispettivo per la licenza del marchio può essere anche non monetario, come nel caso del cross licensing (corrispettivo costituito da tecnologia) o del corrispettivo in natura costituito da attrezzature o commesse di ricerca e sviluppo.

Corrispettivo della licenza monetario

Quando invece il corrispettivo è monetario, può essere fisso o variabile. Nel primo caso (lump sum), il corrispettivo viene pagato una tantum, indipendente dall’entità dei profitti realizzati dal terzo. Il corrispettivo variabile è invece costituito dalla royalty, che è la forma di quantificazione del corrispettivo più diffusa nei contratti di licenza. La base di calcolo delle royalties può essere determinata sugli utili ricavati dalle vendite del licenziatario, cioè sul prezzo di vendita, lordo o netto (può essere previsto un fair market price, cioè un prezzo ritenuto dalle parti equo per il prodotto offerto in vendita), o sulla produzione del licenziatario, cioè sul fatturato (come importo fisso per ogni unità di prodotto oppure per determinate quantità di prodotti), o ancora sulla partecipazione agli utili dell’impresa del licenziatario (soprattutto quando il licenziante ha la possibilità di influire sulla direzione dell’impresa del licenziatario, ad esempio con un contratto di joint venture o in un gruppo di società).

Audit

Molto spesso, sia per la determinazione o verifica delle royalties, sia per altri fini, si prevede nel contratto di licenza un onere di rendicontazione da parte del licenziatario circa l’andamento delle vendite, e la possibilità del licenziante di monitorare l’andamento del licenziatario, attraverso audit. La procedura di audit deve essere attentamente disciplinata nel contratto per evitare che possa essere sfruttata a fini strumentali da parte del licenziante, ad es. prevedendo che i relativi costi sono a carico del licenziante se all’esito dell’audit l’under reporting è inferiore ad una certa percentuale fisiologica.

Esclusiva

La licenza di marchio può essere a titolo esclusivo o non esclusivo. La licenza esclusiva ha ad oggetto la totalità dei prodotti o servizi e dell’intero territorio per i quali è stato registrato il marchio; in questa ipotesi, il contratto conferisce al licenziatario la facoltà di utilizzare lui solo il marchio sui prodotti provenienti dalla propria impresa e commercializzarli in tutto il territorio, con esclusione del diritto di sfruttamento anche da parte del titolare del marchio. Con la licenza non esclusiva invece il titolare del marchio, pur concedendone il diritto di sfruttamento in relazione a certi prodotti in un determinato territorio, conserva questa facoltà anche per sé stesso, oppure di concedere più licenze diversi soggetti in relazione agli stessi prodotti e nel medesimo territorio. In tal caso, poiché possono circolare nel mercato con lo stesso marchio prodotti uguali ma provenienti da imprenditori diversi, l’art. 23 D.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) prevede che il licenziatario deve assumere contrattualmente l’impegno di uniformare la propria produzione su cui appone il marchio a quella del titolare del marchio o a quella degli altri licenziatari; in sostanza, nel caso di concessione di una licenza non esclusiva, lo stesso prodotto, seppure proveniente da più imprese, deve presentare le medesime qualità. Dovrà essere quindi prevista una clausola con cui al titolare del marchio viene riconosciuto il potere di controllare e dirigere l’attività (produttiva, commerciale, distributiva ecc.) del licenziatario, al fine di ottenere una uniformità di tutte le produzioni poste in essere dai singoli licenziatari. Viene inoltre regolato nel contratto se il licenziatario ha il diritto o meno di concedere sublicenze e/o di utilizzare terzi per la fabbricazione, totale o parziale, dei prodotti licenziati. Qualora il licenziante conceda tale facoltà, di solito si prevede un controllo ed una approvazione preventiva dei nominativi dei sublicenziatari, e che comunque il licenziatario dovrà imporre a sua volta l’esclusiva a suo favore sui sublicenziatari.

Riservatezza

L’interesse del licenziante di salvaguardare al massimo il valore economico del marchio e prevenire l’eventualità che, per mezzo del licenziatario, questo venga in possesso della concorrenza, porta solitamente ad inserire nel contratto di licenza una clausola con cui si prevede l’impegno del licenziatario, sia durante la valenza del contratto sia anche dopo la sua cessazione, a non divulgare né utilizzare, per fini che esulano dal rapporto contrattuale, il marchio ed ogni altra informazione riservata che gli è stata comunicata dal licenziante.

Avv. Valerio Pandolfini