Know–how e segreti commerciali: come proteggerli e tutelarli

Sempre più spesso la ricchezza di un’impresa è data, più che da brevetti, marchi o altri asset di proprietà intellettuale, da un insieme di conoscenze diffuse, sviluppate negli anni, che rappresentano il cuore del modo di fare business dell’impresa stessa: il know-how. E’ quindi fondamentale per le imprese proteggere il proprio know-how, evitando che possa andare disperso o venga divulgato a imprese concorrenti. Il Codice della Proprietà Industriale consente alle imprese di tutelare il know-how in modo efficace, qualora lo stesso sia segreto, abbia un valore economico e sia sottoposto a idonee misure di segretezza. Ciò implica la necessità per le imprese di predisporre misure giuridiche ed organizzative adeguate, anche per evitare la responsabilità degli amministratori.

1. L’importanza del know-how e dei segreti commerciali per le imprese

Sempre più spesso la ricchezza di un’impresa è data, più che da brevetti, marchi o altri asset di proprietà intellettuale, da un insieme di conoscenze diffuse, sviluppate negli anni, che rappresentano il cuore del modo di fare business dell’impresa stessa: il know-how.

Come è noto, il know-how è costituito da un ampio e variegato patrimonio di conoscenze e abilità operative, di tipo tecnologico, commerciale o strategico, non protetto da copertura brevettuale. Fanno parte del know-how anche i segreti commerciali (trade secrets), cioè le informazioni riservate inerenti in senso lato le attività commerciali di un’impresa (e quindi relative a clienti, fornitori, piani aziendali, ricerche e strategie di mercato etc.).

A differenza dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti), il know-how può essere tutelato in modo illimitato nel tempo (fin quando rimane segreto), e non richiede alcuna registrazione in pubblici registri (e quindi non richiede i relativi costi). Tali caratteristiche rendono il know-how una alternativa appetibile per le imprese le quali intendano tutelare alcune formule o procedimenti tecnici che potrebbero essere anche oggetto di un brevetto.

E’ ormai assodato che know how e segreti commerciali rivestono un elevato valore competitivo per un’azienda, contribuendo in modo sempre più rilevante, al pari degli altri diritti di proprietà industriale (quali marchi, brevetti e design), alla determinazione del suo valore e del suo patrimonio. Per la sua importanza, il know-how è un asset aziendale da cui può dipendere la stessa capacità di un’impresa di restare sul mercato. Non a caso, sempre maggiori risorse sono investite nello sviluppo e nell’applicazione del know-how aziendale, in tutti i settori.

Tuttavia, la maggior parte delle imprese – non solo del settore industriale – pur possedendo un autentico patrimonio di abilità, competenze e conoscenze, non ne ha piena consapevolezza, e conseguentemente non lo valorizza, né tanto meno lo protegge. Rischiando, in tal modo, che tale patrimonio possa essere disperso o, peggio, possa andare a vantaggio di imprese concorrenti, magari attraverso una banale copiatura di un server aziendale da parte di un ex dipendente o collaboratore.

2. La tutela del know-how prevista dal Codice della Proprietà Industriale

L’ordinamento italiano – anche sulla scia della legislazione europea – prevede una tutela assai robusta ed efficace del know-how.

Oltre alle tradizionali norme del Codice civile che vietano e reprimono la concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), gli artt. 98 e 99 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale, “CPI”), recentemente novellati dal D.lgs. n. 63/2018 (emanato in attuazione della direttiva UE 2016/943), tutelano i segreti commerciali, analogamente a quanto avviene per gli altri diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti etc.)

Ai sensi dell’art. 98 CPI, le informazioni segrete possibili di protezione sono costituite da:

• informazioni aziendali;
• esperienze tecnico-industriali anche se di carattere commerciale (diverse dalle mere “informazioni aziendali” in quanto riferite più specificamente a processi industriali);
• esperienza aziendali di tipo commerciale (ad es. piani di lancio di un prodotto o di un servizio, oppure strategie produttive o distributive).

La tutela del know-how offerta dal CPI  è subordinata al ricorrere di tre precise condizioni, che devono essere dimostrate dalle imprese:

• le informazioni devono essere soggette il legittimo controllo del dentatore;
•  le informazioni devono essere segrete e individuate;
• devono avere valore economico, in quanto segrete;
• il detentore deve aver adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Ci soffermeremo su tali condizioni al seguente par. 3.

Il CPI sanziona non più soltanto le condotte che dolosamente costituiscono un’illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dell’informazione segreta, bensì anche le condotte colpose. In particolare, sono punite le condotte di:

• acquisizione, l’utilizzazione e la rivelazione di segreti commerciali da parte di soggetti che erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente;
• la produzione, l’offerta e la commercializzazione di merci, l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza, secondo le circostanze, del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente.

Ai fini della sussistenza della tutela di cui all’art. 99 CPI occorre che le condotte vengano poste in essere in modo abusivo e che il soggetto non titolare non sia pervenuto alla cognizione delle informazioni riservate in modo indipendente (cioè, senza fare ricorso al bagaglio di conoscenza del titolare).

Non può essere addebitata una condotta illecita ai seguenti soggetti:

• terzi a cui l’informazione segreta è stata ceduta dal titolare (ma non da un ulteriore soggetto che utilizzava e/o rivelava i segreti in modo illecito);
• terzi che pervengano lecitamente e in buona fede all’informazione segreta in via autonoma (ad es. con una propria ricerca o tramite Reverse Engineering);
• qualora l’informazione sia divenuta lecitamente di dominio pubblico;
• whistleblowing.

3. I presupposti per la tutela del know-how

Come si è accennato, la possibilità di tutelare validamente il know-how dipende dall’esistenza di alcune precise condizioni; esse devono essere adeguatamente conosciute dalle imprese, le quali devono mettere in campo le conseguenti misure organizzative per evitare di subire – come invece accade sempre più spesso – atti di spionaggio industriale, con conseguenti gravi e spesso irreparabili danni, ed essere in grado di tutelare in modo efficace, anche in via giudiziaria, il proprio know-how. Analizziamole in estrema sintesi.

Anzitutto, le informazioni devono essere soggette il legittimo controllo del detentore. In questa nozione rientra non solo l’imprenditore che sfrutta il segreto all’interno della propria azienda, ma anche il dipendente che venga a conoscenza dell’informazione nello svolgimento delle proprie mansioni.

In secondo luogo, le informazioni devono essere segrete e individuate. Un complesso di informazioni è considerato segreto – e quindi tutelabile – quando le informazioni stesse, (prese nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei propri elementi) non sono generalmente note ovvero non sono facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

La segretezza è quindi da intendersi in senso relativo e non assoluto, non necessitando, in particolare, che le informazioni siano del tutto nuove (come invece nel caso di un brevetto), potendo esse avere un valore anche in termini di aggregazione strategica in funzione dell’attività aziendale. Non è inoltre necessario che le informazioni siano assolutamente inaccessibili ai concorrenti, essendo sufficiente che la loro acquisizione sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori a quelli di un’accurata ricerca in letteratura e la loro sottrazione comporti un risparmio di tempi e costi rispetto alla loro autonoma acquisizione.

Conseguentemente non possono essere tutelate né le informazioni conosciute in base allo stato della tecnica, né quelle ricavabili in autonomia da un esperto del settore attraverso l’osservazione e l’esame scompositivo, in tempi e con costi ragionevoli (in tale ultima ipotesi rientra anche il cd. reverse engineering).

Implicito nel requisito di segretezza è altresì quello di identificazione; il know-how deve essere infatti ben identificato e individuato nel suo contenuto. Le conoscenze e le informazioni, quindi, per essere tutelati come know-how, devono essere incorporate in un supporto materiale che le rendano percepibili e comprensibili ai terzi; ad es., in un manuale, una formula, una lista (di fornitori, clienti etc.).

In terzo  luogo, per essere tutelato il know-how deve possedere valore economico, inteso come un vantaggio competitivo che conferisce all’impresa in quanto segreto. Tale requisito è interpretato dalla giurisprudenza prevalente nel senso che non è richiesto l’accertamento di un valore di mercato (ossia un prezzo di vendita) del know-how, ma è sufficiente che:

• il titolare abbia impiegato tempo e risorse umane, oltre che economiche, per la costruzione del patrimonio di informazioni aziendali;
• la disponibilità del know how comporti un vantaggio concorrenziale rispetto alle altre aziende del settore, ovvero la possibilità di essere immediatamente competitivi sul mercato e di praticare prezzi inferiori alla medesima clientela.

In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto dotate di valore economico le seguenti informazioni:

• liste clienti, esistenti o potenziali;
• tecniche di marketing e di profilazione della clientela;
• politiche di prezzi e sconti;
• prassi attuate con i clienti;
• dati relativi ai fornitori;
• mailing lists.

Non di rado, la prova del valore economico del segreto commerciale oggetto di richiesta di tutela è data da un parere pro veritate di un esperto estimatore del ramo o da perizie giurate di rivalutazione del valore dei beni immateriali ai sensi dell’art. 110 del DL n. 104/2020; tali pareri e perizie devono peraltro necessariamente recare una data antecedente alla violazione lamentata e devono comunque attestare l’esistenza di un valore permanente nel tempo. Anche in questo caso è necessaria una policy aziendale che curi e mantenga aggiornati questi dati.

Infine, su know-how aziendale può essere protetto solo se l’impresa ha adottato idonee misure di segretezza, su questo aspetto ci soffermeremo nel par. seguente.

4. Le misure di segretezza

Come si è accennato, un know-how aziendale può essere protetto solo se l’impresa ha adottato idonee misure di segretezza, prima della sottrazione o divulgazione non autorizzata dello stesso. Si tratta di un requisito la cui sussistenza deve essere valutata in concreto, tenendo conto della tipologia di know-how, del contesto aziendale e delle circostanze specifiche.

L’informazione/esperienza che costituisce il know-how deve quindi essere sottoposta, da parte del soggetto che ha legittimo controllo delle stesse (cioè dell’impresa), a misure ragionevolmente adeguata a mantenerle segrete, in relazione alle caratteristiche delle informazioni, alla struttura imprenditoriale del titolare ed allo stato del progresso tecnico.

Nel decidere e valutare quali misure di segretezza adottare, l’imprenditore deve prendere in considerazione il progresso tecnologico, cioè lo stato dell’arte e i costi di attuazione delle misure stesse, in rapporto alla tipologia di informazioni che intende tutelare, secondo un principio di proporzionalità.

A tal proposito, la giurisprudenza richiede che il know-how debba essere protetto dall’impresa con un duplice ordine di misure:

• misure giuridiche, costituite in particolare da specifici accordi e misure interne aziendali (v. par. 4.2);
• misure fisiche, costituite da tecniche informatiche e organizzative (v. par. 4.3).

L’adozione di un adeguato sistema organizzativo per proteggere il know-how aziendale implica che venga ridisegnato lo schema organizzativo aziendale. Occorre infatti che le imprese adottino un’ottica di accountability preventiva, che contempli idonei presidi di sicurezza fisica, logica e tecnologica, in linea con le sempre più sofisticate modalità di gestione e acquisizione delle informazioni (e quindi anche di sottrazione di segreti aziendali), rese possibili dalle nuove tecnologie.

L’importanza di assumere misure idonee a proteggere adeguatamente il know-how rileva tra l’altro anche sotto il profilo societario; l’attività di protezione del segreto commerciale, soprattutto quando lo stesso è di rilevante importanza per la singola impresa, costituisce infatti un dovere specifico degli amministratori, in quanto rientrano tra i doveri loro imposti dalla legge e dello statuto ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Ne consegue che, in caso di sottrazione o dispersione del know-how aziendale, gli amministratori i quali non siano in grado di dimostrare di avere adottato un idoneo sistema, sistematico e coerente, di protezione dei segreti commerciali aziendali, possono incorrere in responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei terzi.

4.1 La selezione dei soggetti autorizzati ad accedere ai segreti aziendali

Prima di analizzare quali sono le misure di segretezza più appropriate, dal punto di vista sia giuridico che fisico, che un’azienda deve adottare per tutelare il proprio know, è opportuno soffermarci su alcuni aspetti preliminari.

In linea generale, per proteggere il proprio know-how un’azienda deve effettuare una rigorosa selezione dei soggetti autorizzati ad accedere ai propri segreti aziendali.

Nell’ambito dell’esercizio di un’impresa è inevitabile condividere informazioni riservate (si pensi ad es. ai collaboratori o partners). È evidente, tuttavia, che qualsiasi imprenditore può mantenere segreta un’informazione solo se la condivide con una cerchia ristretta di soggetti, dato che il carattere segreto dell’informazione è destinato a venire meno se il suo detentore la condivida con un numero indiscriminato di soggetti. L’azienda deve quindi condividere il proprio patrimonio di informazioni segrete solo con il numero di soggetti strettamente indispensabile.

In effetti, solo un estremo rigore nella selezione dei soggetti autorizzati ad accedere al segreto consente di realizzare il compromesso tra le due contrapposte esigenze di condividere il segreto, da un lato, e di non rendere l’informazione generalmente nota e perciò non più segreta, dall’altro.

La discriminazione tra persone autorizzate e persone non autorizzate ad accedere al segreto deve essere fatta in modo trasversale, cioè nei confronti sia dei soggetti esterni all’impresa che dei soggetti interni all’impresa. La rigorosa selezione delle persone autorizzate ad accedere ai segreti aziendali deve essere infatti operata anche all’interno del personale aziendale, in quanto la mera appartenenza all’organizzazione aziendale non giustifica, di per sé, l’accesso ai segreti commerciali dell’impresa.

L’imprenditore deve pertanto predisporre misure di sicurezza su più livelli:

• un primo livello di sicurezza, finalizzato a proteggere le informazioni segrete rispetto ad eventuali infiltrazioni esterne all’impresa;
• un secondo livello di sicurezza, non meno importante ed anzi più delicato, finalizzato a proteggere le informazioni segrete rispetto ad eventuali infiltrazioni interne, in genere più frequenti.

L’imprenditore deve gestire la circolazione non solo dei segreti commerciali già esistenti, ma anche dei segreti commerciali che potrebbero in futuro essere elaborati dai propri dipendenti e collaboratori. L’imprenditore deve quindi considerare anche tali segreti futuri per regolarne in anticipo la circolazione e, in particolare, per selezionare e individuare le sole persone cui potranno essere riferiti.

Poiché il presupposto che ogni condivisione di informazione segreta aumenta il rischio di perdita di controllo, il criterio di selezione è giocoforza quello della necessità della condivisione stessa. A tal proposito, in linea generale la condivisione di un segreto aziendale può ritenersi necessaria quando la mancata condivisione comporterebbe per l’impresa un pregiudizio economico (anche in termini di lucro cessante, cioè di perdita di capacità di lavoro, di guadagni o di opportunità di guadagni).

Ad. es. è certamente necessario per un imprenditore condividere i segreti commerciali con alcuni dei suoi dipendenti, affinché questi possano svolgere le loro mansioni, o con altri imprenditori, per poter sviluppare un progetto in collaborazione. Non è invece necessaria la condivisione segreti di carattere tecnico indiscriminatamente a tutti i dipendenti, compresi quelli che, occupandosi di aspetti meramente amministrativi, non ne hanno alcun bisogno per poter svolgere le proprie mansioni.

È opportuno a tal proposito che l’imprenditore, anziché individuare di volta in volta, a seconda delle sue contingenti esigenze pratiche, le persone con cui condividere il singolo segreto o una certa categoria di segreti, gestisca la circolazione dei segreti in modo organizzato, attraverso la previsione di un flusso informativo, cioè un elenco delle sole persone autorizzate a conoscere un certo segreto o una certa categoria di segreti. Ad es., si può prevedere che tutte le informazioni segrete relative a taluni aspetti tecnici circolino e siano riferite solamente a talune figure aziendali (come il direttore del settore ricerca e sviluppo, il direttore generale e l’amministratore delegato).

Il flusso informativo può in particolare essere uno strumento utile per individuare preventivamente le persone cui potrà essere comunicata un’informazione che dovesse essere acquisita in futuro da un collaboratore, prestabilendo i passaggi della sua comunicazione. Si può ad es. prevedere che, qualora il dipendente Tizio, nello svolgimento delle proprie mansioni, dovesse elaborare informazioni con i requisiti di un segreto commerciale, allora potrà riferirle esclusivamente al suo superiore Caio, il quale le potrà a sua volta riferire solo all’amministratore delegato Sempronio.

Una volta selezionate le poche persone che possono avere accesso al segreto, occorre poi adottare misure intese ad assicurare che effettivamente il segreto rimanga confinato tra queste persone e che venga utilizzato per le finalità per le quali è stato con esse condiviso. Occorre pertanto adottare le misure finalizzate a fare in modo, da un lato, che le persone escluse dal flusso informativo non possano accedere al segreto e, dall’altro, che le persone invece incluse non ne approfittino per fini estranei a quello in ragione del quale il segreto è stato con loro condiviso, ovvero per rivelarlo a terzi.

Su tali misure ci soffermeremo nei paragrafi seguenti.

Oltre alla selezione dei soggetti a cui rivelare i segreti aziendali, occorre anche procedere ad una selezione delle informazioni da condividere. La circostanza che una persona sia autorizzata ad accedere ai segreti di un’impresa non deve infatti consentirle di accedere indiscriminatamente a qualunque informazione riservata.

In particolare, quando un imprenditore debba condividere diversi documenti riservati, tra le varie informazioni segrete ivi contenute deve rivelare soltanto quelle che è indispensabile condividere ed oscurare tutte le altre, anche se contenute nel medesimo documento o nel medesimo gruppo di documenti.

4.2 Le misure giuridiche di protezione del know-how

Le misure giuridiche di protezione del know-how consistono in:

• vincoli contrattuali;
• policy aziendali interne.

Per quanto concerne le misure contrattuali, in primo luogo, il know-how deve essere protetto da specifiche clausole di riservatezza e segretezza (c.d. Non Disclosure Agreements, NDA), in forza delle quali il soggetto al quale vengono rivelati segreti commerciali si obbliga a mantenerli riservati e a non farne utilizzi indebiti.

Tali clausole dovrebbero essere inserite sia nei contratti con i terzi (ad es. fornitori) che nei contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori, in modo da  rendere manifesto che le informazioni ottenute e divulgate dovranno essere considerate riservate ed il relativo utilizzo dovrà essere circoscritto allo specifico ambito che ha giustificato la divulgazione.

Sugli accordi di riservatezza ci siamo soffermati nel dettaglio in altro articolo.

In secondo luogo, è opportuno stipulare appositi  patti di non concorrenza con i dipendenti, nei quali dovranno essere elencati analiticamente i documenti e delle informazioni trasmesse.

Per quanto attiene alle  policy aziendali (o protocolli, regolamenti interni), la loro finalità risiede essenzialmente nell’esigenza di dimostrare di avere adottato delle misure di protezione, prima di aver subito la loro violazione.

In effetti, l’adozione di un adeguato protocollo è molto utile in sede giudiziaria, in quanto agevola l’imprenditore nel dimostrare di avere adottato idonee misure di protezione dei segreti aziendali.

L’impresa dovrebbe pertanto adottare uno o più protocolli, con cui impartisce ai propri dipendenti le direttive circa gli accorgimenti da adottare per proteggere i segreti dell’impresa. Tali protocolli dovrebbero disciplinare tutte le fasi fondamentali per la concreta protezione dei segreti, ovvero:

• individuazione dei segreti da proteggere: il protocollo dovrebbe prevedere un processo di mappatura e ricognizione delle informazioni aziendali che gli consenta di enucleare le informazioni segrete (che richiedono pertanto l’applicazione di mi sure di protezione per poter essere tutelate come segreti commerciali), rilevare le informazioni segrete che potrebbero essere prodotte o acquisite in futuro (in modo da proteggerle immediatamente appena verranno ad esistenza), perimetrare l’informazione suscettibile di essere tutelata come segreto (e alla quale vanno perciò applicate le misure di protezione) e imprimere, ove possibile, i segreti su documenti in modo da renderne più agevole l’identificazione e la tutela;
• individuazione di come devono essere protette le diverse tipologie di segreto, ovvero: selezione delle persone autorizzate ad accedere al segreto (flussi informativi e i criteri per individuare le persone autorizzate all’interno e all’esterno dell’impresa) e misure fisiche e giuridiche da adottare nei confronti delle persone autorizzate e non autorizzate (ad es. criteri per la formazione delle password e periodicità con cui devono essere modificate, modelli degli accordi di riservatezza, linee guida da seguire per la custodia dei segreti, etc.);
• revisione delle misure di protezione adottate, in modo da controllarne l’efficacia: il protocollo dovrebbe stabilire la periodicità con cui i soggetti preposti devono valutare l’opportunità di ridurre il numero di persone autorizzate ad accedere a determinati segreti, modificare le password, verificare l’eventuale obsolescenza sopravvenuta delle misure di protezione nei confronti di persone non autorizzate, valutare la copertura assicurata dagli accordi di riservatezza utilizzati, verificare eventuali violazioni delle misure di protezione.

Una volta adottati tali protocolli, l’imprenditore deve:

• istruire i propri dipendenti affinché i protocolli vengano applicati in tutta l’impresa;
• predisporre processi per verificare che i protocolli vengano effettivamente rispettati (ad es., è opportuno adottare accorgimenti informatici tali da validare solo password rispettose dei criteri indicati nel protocollo e a provocarne la scadenza laddove non modificate secondo la periodicità prescritta);
• verificare che i flussi informativi vengano rispettati e che quindi i dipendenti comunichino esclusivamente ai soggetti i indicati i segreti appresi od elaborati nell’ambito delle loro mansioni.

4.3 Le misure fisiche di protezione del know-how

Il know-how deve essere protetto anche da una serie di adeguate misure fisiche, costituite da tecniche informatiche e organizzative finalizzate ad impedire l’accesso alle conoscenze riservate.

Un imprenditore può infatti mantenere segreta un’informazione solo se adotta, oltre che misure di tipo giuridico, misure finalizzate ad impedirne materialmente l’accesso ai soggetti che non sono autorizzati a conoscerla e ad evitarne la dispersione da parte dei soggetti che sono stati autorizzati a conoscerla.

Con riferimento ai soggetti non autorizzati, l’imprenditore deve dunque ideare e implementare ostacoli tali da precludere materialmente l’accesso al segreto. Tali misure materiali possono essere di natura:

• fisico-meccanica: ad es. cassetti o sportelli chiusi a chiave o apribili con combinazioni numeriche;
• elettronico-informatica: ad es. password, pin, tessere magnetiche (c.d. badge), crittografia, cifratura, antivirus, firewall, NAT, proxy o parametri biometrici;
• umana: addetti alla vigilanza deputati a verificare l’identità di chi si propone di accedere ai segreti.

Per quanto concerne, in particolare, le misure di protezione di natura informatica, non deve ritenersi che le stesse siano necessariamente più efficaci rispetto alle altre; l’individuazione della misura di protezione più adatta dipende infatti dalla natura (digitale, cartacea od altro) del supporto in cui l’informazione è contenuta.

L’adozione di una password non è di per sé sufficiente ad integrare una misura di protezione idonea: è infatti necessario adottare una password che soddisfi un livello minimo di complessità, adeguato agli attuali requisiti della sicurezza informatica.

Data la velocità con cui la tecnologia progredisce, la scelta della soluzione tecnica più adeguata alla protezione delle informazioni segrete deve essere orientata dalle indicazioni degli esperti: l’evoluzione dell’informatica potrebbe, ad es., suggerire di abbandonare le password a favore di altre tecniche più efficaci o pratiche, come l’impronta digitale.

Le misure di protezione di carattere materiale possono essere ordinate secondo il seguente criterio di crescente sicurezza:

• consegna soltanto alle persone autorizzate dello strumento per accedere al segreto (chiave, combinazione, password, pin, tessera elettronica, chiave per decriptare, ecc.): questo livello di sicurezza è il più basso perché non esclude che, malgrado gli obblighi di riservatezza, la persona autorizzata consegni ad un terzo, non autorizzato, lo strumento per accedere al segreto (quindi ad es. presti la chiave o la tessera elettronica, oppure riveli la combinazione, la password o il pin);
• parametro biometrico, come tale proprio esclusivamente della persona autorizzata e pertanto non suscettibile di essere ceduto o rivelato a terzi (ad es. l’impronta digitale o la scansione della retina); anche questo livello di sicurezza, tuttavia, non elimina del tutto il rischio di accesso di persone non autorizzate, in quanto non esclude che la persona autorizzata si presti ad usare i propri parametri biometrici per far accedere un terzo non autorizzato;
• vigilanza di una o più persone, affinché possano accedere al segreto solo persone autorizzate; anche questo livello di sicurezza non è del tutto privo di rischi (ad es. il vigilante potrebbe essere corrotto).

Nei confronti dei soggetti autorizzati, le misure materiali di protezione servono a far in modo che le stesse non utilizzino i segreti per fini diversi da quelli per cui sono stati loro rivelati, e quindi per evitare utilizzazioni o rivelazioni abusive.

La misura principale consiste nel mantenere la disponibilità materiale esclusiva del supporto (tipicamente, un documento cartaceo o informatico) in cui il segreto è contenuto. Questa misura è finalizzata ad impedire che chi riceve il segreto possa conservarlo, copiarlo, riprodurlo, diffonderlo e in generale farne più facilmente un utilizzo o una rivelazione non autorizzati. Evitando la consegna del supporto materiale, il soggetto ricevente potrà eventualmente diffondere o utilizzare l’informazione solo conservando memoria della stessa; ciò non elimina il rischio di utilizzazioni o rivelazioni abusive, ma le rende meno agevoli.

Per evitare di consegnare la disponibilità materiale del segreto, l’imprenditore può adottare vari accorgimenti, quali ad es.:

• non inviare il documento riservato come allegato di un messaggio di posta elettronica o non consegnare una chiavetta USB con dentro documenti informatici;
• adottare tecnologie che impediscano di scaricare il documento informatico sul proprio computer, di copiarlo, di stamparlo, di trasmetterlo, di inoltrarlo o di salvarlo, rendendolo perciò solamente visionabile sul terminale;
• se il supporto è cartaceo (ad es. fogli o un manuale tecnico), impedire che questi documenti vengano sottratti, copiati, fotocopiati o fotografati, attraverso vigilanza privata che controlli quanti vengono autorizzati a consultare detti documenti.

Dato che, a causa della conoscenza del segreto, è in genere maggiore il rischio che siano le persone autorizzate a violare le misure di protezione e a fare del segreto un uso abusivo (utilizzandolo o rivelandolo al di fuori dell’autorizzazione concessa), è opportuno predisporre dei sistemi di registrazione, monitoraggio e tracciamento della circolazione dei segreti tra le persone autorizzate, in modo da aumentare le probabilità di individuare l’autore di un’eventuale violazione.

5. Gli strumenti di tutela del know-how previsti dal Codice della Proprietà Industriale

Per tutelare il proprio know-how aziendale, l’imprenditore non ha solo l’onere di adottare le misure di protezione sopra descritte (v. par. 4 [link]), ma altresì di reagire, se del caso in via giudiziaria, alle eventuali violazioni di tali misure. Qualora infatti l’impresa rimanga inerte, tollerando le violazioni delle misure di segretezza adottate, denoterebbe con tale atteggiamento un disinteresse alla protezione del segreto, precludendone in tal modo la tutela.

Pertanto, in caso ad es. di violazione di un accordo di riservatezza, qualora l’impresa decida di non contestare la violazione, o di non applicare le penali previste, la stessa rischia di non riuscire a tutelare il proprio know-how.

L’ordinamento prevede, del resto, un ampio ventaglio di azioni giudiziarie che possono esperite da un’impresa per tutelare il proprio know-how.

In primo luogo, in caso di violazione del know-how, è possibile ricorrere alle mi­sure cautelari tipiche previste dal CPI, ovvero:

• descrizione;
• sequestro;
• inibitoria.

Si tratta di procedimenti che consentono di ottenere un provvedimento urgente, in tempi molto rapidi, senza dover attendere i tempi lunghi di un ordinario giudizio di merito, garantendo così alle imprese titolari una reazione tempestiva ed efficace.

Per poter richiedere tali misure cautelari, vi sono due presupposti generali:

• fumus boni juris: occorre dimostrare un principio di fondatezza della domanda;
• periculum in mora: occorre dimostrare che il tempo necessario per arrivare alla conclusione del giudizio potrebbe rivelarsi pregiudizievole per il proprio diritto; in proposito, la giurisprudenza prevalente ritiene che il periculum insito nell’attività illecita, e per­tanto comunque presente qualora l’illecito sia ancora sussistente, fermo restando che tale requisito è invece assente qualora il procedimento venga avviato dopo molti mesi o anni dall’inizio e/o dall’apprendi­ mento dell’illecito.

5.1 La descrizione

La descrizione (artt. 129 e 130 CPI) è un procedimento cautelare di istruzione preventiva finalizzato a reperire e conservare la prova della violazione del diritto di proprietà industriale, quando il titolare non sia riuscito a reperirla altrimenti e vi sia il rischio che il contraffattore la alteri o la distrugga o che la prova vena comunque dispersa.

Infatti, in molti casi la prova della violazione del diritto di proprietà industriale non potrebbe essere ottenuta dal titolare in assenza della procedura in oggetto, in quanto tutti gli elementi di prova sono nelle sole mani del soggetto che ha attuato la violazione.

Le prove così ottenute saranno poi alla base dell’azione di merito o dell’azione cautelare di sequestro (v. par. 5.2) e inibitoria (v. par. 5.3) che spesso sono associate alla domanda di descrizione.

Il provvedimento di descrizione può riguardare:

• oggetti che secondo il titolare costituiscono violazione del diritto di proprietà industriale;
• elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità;
• ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione economica o del diritto morale d’autore;

La descrizione può riguardare anche beni appartenenti a terzi, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o mezzi in commercio dalla parte nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento è purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

Spesso la procedura viene promossa per procedere alla descrizione dei dati informatici contenuti nei dispositivi elettronici della controparte, ed ha oggetto gli hard disc dei server aziendali o le piattaforme in cloud; l’esecuzione della descrizione e dell’eventuale sequestro è pertanto facilitata dal progresso tecnologico.

L’ordine di descrizione è particolarmente efficace quando viene richiesto e concesso inaudita altera parte (cioè, prima che sia attivato il contraddittorio con la controparte); qualora infatti quest’ultima venga avvertita in anticipo, a causa della fissazione dell’udienza di discussione sulla concessione della misura cautelare richiesta, potrebbe cancellare in tutto o in parte le prove o distruggere e sottrarre i dispositivi informatici che contengono l’oggetto della violazione. In questo modo, invece, la controparte non ha notizia della descrizione se non il giorno in cui l’Ufficiale Giudiziario accede ai luoghi indicati, e non può opporsi all’inizio delle operazioni.

Il provvedimento di descrizione viene attuato su ordine del Giudice ad opera dell’Ufficiale Giudiziario, il quale accede ai luoghi indicati dal Giudice nel provvedimento, ai fini di verificare la sussistenza di elementi a dimostrazione della violazione del diritto. L’Ufficiale Giudiziario può essere coadiuvato da un consulente d’ufficio nominato dal Giudice, qualora le operazioni di descrizione presuppongano specifiche competenze tecniche e/o contabili; classico a tal riguardo il caso della descrizione di macchinari o processi produttivi che, per essere descritti, devono essere analizzati da un esperto del settore.

Per la descrizione è ammessa all’utilizzo da parte dell’Ufficiale Giudiziario e dei consulenti d’ufficio dei più ampi mezzi di riproduzione, quali ad esempio mezzi fotografici, mezzi fotomeccanici, mezzi audiovisivi, mezzi elettronici e informatici, ed anche l’eventuale prelevamento di campioni.

Dopo l’ottenimento del provvedimento di descrizione, vi è l’onere di introdurre il giudizio di merito entro i 60 giorni.

Tutto il materiale raccolto e l’eventuale relazione di C.T.U. svolta dal consulente nominato dal Giudice potranno essere utilizzati nel successivo giudizio di merito da parte del ricorrente, quale prova dell’intervenuta violazione del proprio diritto da parte del resistente.

5.2 Il sequestro

Il sequestro (artt. 129 e 130 CPI) ha invece, ha lo scopo principale di sottrarre alla disponibilità del contraffattore gli oggetti che costituiscono violazione del diritto di privativa ed i relativi mezzi di produzione.

In particolare, il sequestro ha:

• una funzione interdittiva, volta a impedire al contraffattore la prosecuzione della violazione dei diritti altrui mediante sottrazione alla sua disponibilità di alcuni beni.
• una funzione probatoria, diretta alla apprensione di alcuni esemplari di beni oggetto di violazione (analogamente alla descrizione).

Il sequestro può colpire alcuni o tutti gli oggetti costituenti violazione del diritto azionato, i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi, gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Il sequestro può anche avere ad oggetto prodotti con­traffatti esposti in fiere, esposizioni ufficiali o riconosciute ufficialmente nello Stato, nonché in transito da o per le stesse.

All’esecuzione del sequestro provvede l’Ufficiale Giudiziario con l’assistenza, qualora lo preveda il provvedimento del Giudice, dei periti e dei legali rappresentanti delle parti. I beni sequestrati, che possono appartenere anche a soggetti terzi, sono conservati da un custode nominato dal Giudice o dall’Ufficiale Giudiziario.

5.3 L’inibitoria

L’inibitoria ha lo scopo di impedire l’utilizzo del know-how. L’art. 131, comma 1, CPI prevede infatti che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa chiedere che venga impedita qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto. In particolare, il titolare può chiedere che siano disposti l’inibitoria della fabbricazione del commercio e dell’uso delle cose costituenti la violazione del diritto.

Essa consiste in un ordine di non fare rivolto ad un determinato soggetto affinché questo si astenga dal compiere violazioni imminenti del diritto e/o cessi violazioni del diritto già in corso.

Nel pronunciare l’inibitoria, il Giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento di inibitoria, in modo da assicurare il rispetto da parte di colui che ha violato il diritto di proprietà industriale del provvedimento che si ritiene sostanzialmente infungibile e non suscettibile di esecuzione forzata.

Oltre all’ordine di inibitoria il Giudice può anche disporre l’ordine di provvisorio ritiro del commercio dei beni in contraffazione, con il quale si realizza l’interesse del titolare del diritto a che il bene oggetto della violazione non circoli più nella rete commerciale. L’ordine di ritiro dal commercio, quindi, permette al titolare del diritto di eliminare dal mercato prodotti o servizi che vi sono entrati senza il suo consenso.

Il Giudice può inoltre, su istanza di parte, in alternativa all’applicazione della misura cautelare, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.

5.4 Il risarcimento del danno

In caso di violazione del know-how, l’impresa detentrice dello stesso può altresì ottenere il risarcimento del danno.

La funzione del risarcimento del danno è di:

• riparare il danno subito dal titolare del diritto leso reintegrando nella posizione patrimoniale originaria e controbilanciando tutti gli effetti negativi che la violazione ha esercitato sul corretto svolgimento dell’attività di mercato;
• costituire un deterrente alla contraffazione.

L’obbligo di risarcire il danno prescinde dall’esistenza di un precedente rapporto fra le parti e sorge al verificarsi dei seguenti presupposti previsti la legge, che devono essere provati dal danneggiato:

• il fatto illecito che nel caso di specie è la violazione del diritto di proprietà industriale;
• il dolo o la colpa del danneggiante;
• il nesso di causalità ovverosia il fatto che il danno è stato provocato dal comportamento dell’agente e non da altre circostanze;
• il danno ovverosia il pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.

La quantificazione del danno è piuttosto complessa e si basa su valutazioni non soltanto di natura giuridica ma soprattutto di natura economico-aziendale.

In proposito, l’art. 125 CPI prevede la quantificazione del danno deve essere operata tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

Il danno emergente coincide generalmente con le spese vanificate dall’illecito, ovvero quelle affrontate per ovviare alla contraffazione, quelle ricollegabili agli oneri sostenuti per l’acquisizione delle prove, le spese legali, quelle relative ai costi dei dipendenti interni impiegati nella reazione al comportamento illecito e quelle collegate agli investimenti pubblicitari documentati.

Il lucro cessante, ovvero la perdita dei profitti subita dal titolare del diritto, viene valutato alla luce di tutti i fatti rilevanti del caso concreto. A tal fine è di solito effettuata una consulenza tecnica d’ufficio per valutare quale sarebbe la situazione del mercato in assenza della violazione. Il criterio di quantificazione prevalentemente utilizzato è quello del c.d. “margine operativo lordo” (MOL), per il quale il mancato guadagno o profitto del titolare è dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe realizzato senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente realizzato. La giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che non sempre vi è una vera e propria diminuzione delle vendite del titolare, potendoci essere una mera riduzione del potenziale di vendita.

Il danno non patrimoniale consiste nel danno all’immagine del titolare dei diritti violati, il danno per diminuito valore del diritto di proprietà industriale violato e per la riduzione delle opportunità di utilizzare proficuamente detto diritto (ad es., dandolo in licenza), i danni reputazionali e l’avviamento. Tale voce di viene generalmente quantificata dal Giudice utilizzando criteri equitativi.

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 CPI, qualora l’accertamento dell’ammontare del danno sia impossibile o sproporzionalmente dispendioso rispetto ai tempi e ai costi che una consulenza contabile necessariamente richiede, o qualora il titolare del diritto violato non indichi diversi criteri ragionevoli, il lucro cessante viene determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso (c.d. criterio del “giusto prezzo del consenso”, o “giusta royalty”). Tale criterio rappresenta una semplificazione probatoria circa l’ammontare del danno, potendo il giudice liquidarlo avendo riguardo anche solo ad elementi indiziari offerti dal danneggiato.

Per determinare il valore economico della royalty, ossia del consenso che il titolare del diritto avrebbe prestato in condizioni normali, si fa riferimento alle condizioni normalmente praticate dal titolare del diritto violato nei confronti di altri soggetti licenziatari (tenendo cioè conto degli eventuali contratti già conclusi dal titolare), o in mancanza alla royalty praticata per prodotti o servizi analoghi.

Infine, l’art. 125, comma 3 CPI dispone che in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento (c.d. criterio della “retroversione degli utili”).

Si tratta di sanzione autonoma, avente funzione deterrente e quasi sanzionatoria, in quanto volta a rimuovere l’arricchimento illecito che si è realizzato nel patrimonio dell’autore della violazione e a restituire i relativi profitti al titolare del diritto.la violazione del diritto.

Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

 

 

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