La registrazione del marchio

I marchi costituiscono una parte essenziale del business di un’impresa. Il marchio, infatti, è utilizzato per contraddistinguere un prodotto e la sua registrazione risulta fondamentale per poterlo distinguere da beni e servizi appartenenti ad un altro produttore. Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo ad impedire l’utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio, o di un marchio simile (e dunque idoneo a confondere i consumatori), nella commercializzazione di prodotti identici, o simili, a quelli di un’impresa. La scelta creazione del marchio da registrare costituisce quindi un momento chiave nella definizione della strategia di marketing di un’impresa. Esaminiamo in sintesi gli aspetti più importanti da considerare sotto il profilo legale affinché un’impresa possa registrare un marchio in modo tale da essere efficacemente tutelata.

1. L’importanza del marchio per un’impresa

Il marchio svolge, come è noto, una funzione importantissima per promuovere i prodotti e i servizi di un’impresa.

In tale contesto, il potenziale cliente, nel momento in cui sceglie di acquistare un determinato prodotto o di usufruire di un determinato servizio, tende a farsi guidare da un flusso emotivo, privilegiando, molto spesso, il prodotto o il servizio contraddistinto da un marchio a lui noto. Ben si comprende, dunque, l’importanza per un’impresa di utilizzare un marchio riconoscibile e ben distinguibile, in modo da instaurare con il potenziale acquirente un rapporto di fiducia, ingenerando in lui la convinzione che i propri prodotti o servizi siano tra i migliori sul mercato.

Il marchio persegue una funzione essenzialmente distintiva, ossia di identificazione e di differenziazione dei beni, garantendo la comunicazione fra imprese e consumatori e la veridicità della provenienza e delle qualità del bene o servizio che esso individua. In questo senso, il marchio può essere inteso come la sommatoria di varie caratteristiche, tangibili e non, che lo caratterizzano e che attribuiscono all’operatore diversi valori, fra i quali, lo spessore dell’impresa, il riconoscimento nel mercato e il grado di fiducia che si instaura con il pubblico.

Il marchio possiede quindi un elevato valore commerciale per la maggior parte delle imprese; per alcune di esse, anzi, il marchio può addirittura costituire il bene di maggior valore. I consumatori attribuiscono valore ai marchi, alla loro reputazione, alla loro immagine ed alle qualità dei prodotti ad essi associati, e sono generalmente disposti a pagare un prezzo più alto per un prodotto contrassegnato da un marchio a loro noto e che corrisponde alle loro aspettative. Essere titolare di un marchio che gode di una buona reputazione presso il consumatore attribuisce ad un’impresa un notevole vantaggio rispetto ai concorrenti.

Ma proprio per questo, il marchio deve essere ideato e registrato in molto molto attento, in modo da poter essere efficacemente tutelato nei confronti dei competitors, evitando che essi possano utilizzare segni distintivi simili, ingenerando confusione tra il pubblico e danneggiando il valore del brand.

I danni che possono derivare ad un’impresa dalla contraffazione del marchio o da un suo uso improprio possono essere infatti enormi; l’uso illegittimo di un marchio simile da parte di un competitor può, ad esempio, indurre in errore il potenziale acquirente che, credendo di trattare con una determinata impresa, si trova, suo malgrado, ad interagire con un’altra impresa, e, magari, ad ottenere un prodotto o servizio scadente che può indurlo a non acquistare più dall’impresa “originale”.

2. Tipologie di marchi registrabili

Nell’ordinamento italiano, il marchio è disciplinato sia dal Codice civile, agli artt. 2569 e ss., che – soprattutto – dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005, CPI). Il marchio, inoltre, è tutelato anche a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 207/2009 (RMC). In questo articolo faremo tuttavia riferimento solo alla disciplina del marchio nazionale, prevista dal CPI.

L’art. 7 CPI consente la registrazione come marchio di tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle concorrenti. La norma contiene un elenco esemplificativo delle categorie di marchi che possono essere registrati, prevedendo che possono essere registrati come marchio:

• le parole, compresi i nomi di persone;
• i disegni;
• le lettere;
• le cifre;
• i suoni;
• la forma del prodotto o della sua confezione;
• le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Prendendo spunto da tale elenco, è possibile classificare i marchi secondo le loro caratteristiche di composizione in:

• marchi denominativi, ovvero i marchi composti da sole parole (ad es., “Ferrari”, “Coca Cola”);
• marchi figurativi, ovvero i marchi composti solamente da figure, lettere, cifre, disegni o colori, oppure da suoni (ad es. la mela della “Apple”);
• marchi misti, ovvero i marchi composti dalla combinazione di parole e di uno o più altri simboli (ad es. “Walt Disney”).

Il marchio può consistere in un solo segno (marchio semplice), oppure in una combinazione di più elementi (marchio composto).

I marchi composti possono dirsi “complessi” quando sono costituiti da una pluralità di elementi, denominativi e figurativi, ognuno dei quali è dotato ciascuno di propria capacità distintiva e, dunque, tutelabile anche in modo autonomo. In tal caso, la forza caratterizzante del marchio è affidata a uno degli elementi costitutivi avente maggior capacità distintiva, ossia il c.d. “cuore” del marchio.

I marchi composti possono essere invece definiti come marchi “d’insieme” quando sono composti da più elementi ciascuno dei quali è privo, in sé considerato, di capacità distintiva. Un marchio d’insieme è tutelabile nella sua articolazione d’insieme, ma non nella sola parte verbale, che è meramente descrittiva.

I marchi possono essere inoltre ulteriormente distinti:

• in base della natura dell’attività svota dal titolare del marchio, in marchi di fabbrica (apposti dall’impresa fabbricante il prodotto), marchi di commercio (apposti dal commerciante del prodotto) o marchi di servizio (apposti dalle imprese che producono servizi);
• in base della quantità di prodotti identificati dal marchio, in marchi generali, utilizzati dall’imprenditore per contraddistinguere tutti i prodotti della propria impresa (ad es. Fiat) e marchi speciali, che identificano e differenziano i singoli prodotti dell’impresa (ad es. Fiat-Panda).

Affinché un segno possa svolgere una funzione distintiva occorre che sia separabile dal bene a cui si riferisce, non potendo essere un componente intrinseco, una caratteristica merceologica o un elemento strutturale del bene (c.d. principio dell’estraneità del marchio al prodotto). In altri termini, il marchio deve consistere in una entità diversa dai prodotti e/o dai servizi coperti dallo stesso, perché altrimenti non sarebbe un segno ma solo una loro caratteristica.

Il titolare del marchio non può infatti appropriarsi di una posizione di esclusività su di una caratteristica di un prodotto rilevante nell’apprezzamento del pubblico, dato che altrimenti otterrebbe un vantaggio concorrenziale ingiustificato. Ad es., non può essere registrata come marchio una fragranza nuova e inedita per contraddistinguere essenze e profumi, in quanto non distingue il prodotto in funzione di una sua particolare provenienza ma è una qualità del prodotto in sé considerato o addirittura il prodotto in sé.

Affinché si possa parlare di “marchio” devono, dunque, sussistere due elementi:

• la rappresentazione esteriore: il marchio deve esistere quale realtà materiale sotto forma di rappresentazione grafica, sonora o sensoriale;
• l’attitudine del segno a distinguere i prodotti e/o i servizi del titolare del marchio dai prodotti e/o servizi altrui.

La “rappresentazione” è unicamente riferita alla procedura di registrazione, in quanto deve consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare. Essa non è riferita alla natura, né all’uso del segno, il quale può esser costituito, per esempio, dalla forma del prodotto o da suoni. Il marchio non necessita infatti di essere suscettibile di rappresentazione grafica per poter essere validamente registrato.

Da qualche decennio è in corso una “rivoluzione” nel mondo dei marchi, a causa dell’ampliamento della categoria dei segni registrabili come marchio dovuta alla crescente diffusione di marchi di tipo non convenzionale. Al di là dei marchi “tradizionali” (quali ad es. parole, numeri o lettere), il continuo sviluppo delle nuove tecnologie e la volontà di creare prodotti sempre più desiderati dai consumatori hanno fatto sì che si diffondessero i c.d. “nuovi marchi”, ovvero i marchi non tradizionali, quali ad es. i marchi di suoni, di odori, di colori o posizione, segni che sono percepibili non solo attraverso la vista, ma tramite l’utilizzo anche degli altri sensi umani.

Questi segni non tradizionali possono essere registrati come marchio a condizione che presentino tutti i requisiti di registrabilità previsti dalla normativa: devono essere segni idonei a distinguere, devono possedere i requisiti di novità, capacità distintiva e liceità, devono essere estranei al prodotto o servizio ed infine, devono essere in grado di trasmettere messaggi circa l’origine produttiva del bene a cui sono ricollegati.

In particolare, i “nuovi marchi” possono consistere in:

• marchi di colore: segni distintivi costituiti unicamente da un colore o da una combinazione di più colori, senza ulteriori elementi (parole, numeri, elementi grafici o altro); essi consentono al consumatore di percepire e di memorizzare quel dato colore o la particolare combinazione cromatica (ad es., il marchio di Tiffany, incentrato sul “blu Tiffany”, il rosa “Barbie”, associata alla famosissima bambola di Mattel);
• marchi sonori, che appartengono alla categoria dei c.d. marchi invisibili, comprendente tutti i marchi che non possono essere percepiti visivamente, in quanto costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (ad es. la sigla di Netflix oppure del McDonald);
• marchi olfattivi, segni caratterizzati da una certa fragranza e/o odore; a differenza dei marchi di colore e sonori, manca, sia a livello nazionale che comunitario, una norma che esplicitamente consenta l’uso di un odore o di una fragranza quale marchio; per tale motivo l’utilizzabilità dell’odore quale marchio è tuttora controversa.

Infine, il marchio di forma (o tridimensionale) è un segno costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale configurazione, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (ad es. la bottiglia di vetro della Coca-Cola, i tessuti usati da varie Case di moda come Gucci o Burberry, etc.). L’art. 9 CPI stabilisce che non possono essere registrati come marchi i segni costituiti esclusivamente dalla forma:

• imposta dalla natura stessa del prodotto (ad es., il produttore di uno schiaccianoci non può registrare come marchio la forma più classica di questo prodotto);
• necessaria per ottenere un risultato tecnico; non può quindi essere registrata come marchio una forma funzionale che può essere protetta come brevetto per invenzione o come modello di utilità (ad es. una linea particolarmente efficace o comoda di una cesoia o di una chiave inglese), dato che altrimenti la monopolizzazione della forma comporterebbe uno svantaggio competitivo permanente a carico dei concorrenti di chi per primo abbia adottato quella forma (mentre l’invenzione brevettabile diventa accessibile a tutta la collettività, ivi incluse le imprese concorrenti, alla scadenza delle durata del brevetto);
• che dà un valore sostanziale al prodotto; non è quindi tutelabile come marchio la forma protette dal diritto d’autore, che ha durata limitata nel tempo, in quanto altrimenti i concorrenti sarebbero sottoposti a uno svantaggio competitivo significativo, per ragioni attinenti non alla capacità della forma di comunicare l’origine dei beni da essa caratterizzati ma ai pregi intrinseci della forma stessa, di natura estetica.

3. La registrazione del marchio

La registrazione di un marchio non è obbligatoria, ma è necessaria per poter esercitare i diritti esclusivi che l’art. 20 CPI riconosce al titolare del marchio.
La registrazione del marchio impedisce infatti a soggetti terzi (non autorizzati dal titolare che ha effettuato la registrazione) di utilizzare un marchio simile o identico, e quindi conferisce l’esclusiva all’utilizzo del marchio stesso nel paese o nei paesi in cui è stato registrato, per i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione. Su questo aspetto, si rimanda all’approfondimento pubblicato in un altro articolo.

Come si è visto, possono essere registrati come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati (parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, colori), purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra, e purché rispettino determinati requisiti legali. Sui requisiti di registrabilità del marchio, previsti dal CPI, si rimanda all’approfondimento pubblicato in altro articolo.

Un marchio può essere registrato a livello nazionale, comunitario o internazionale. La scelta della tipologia di registrazione dipende essenzialmente da ragioni strategiche, e viene effettuata in base all’uso che l’impresa intende fare del marchio, ai prodotti o servizi che lo stesso identificherà e quindi al mercato che si ritiene possa essere più appetibile.

Dal deposito della prima domanda di marchio decorre un periodo di 6 mesi (c.d. diritto di priorità) entro il quale è possibile estendere la registrazione del marchio all’estero, prevalendo su altri eventuali marchi registrati nei mesi precedenti.

Dunque, un’impresa può ad esempio registrare dapprima il marchio in Italia, e successivamente estendere la domanda di registrazione in altri paesi, in base alle proprie esigenze commerciali, retrodatando gli effetti della seconda registrazione. Scaduto il periodo di priorità, il marchio può sempre essere depositato in altri Stati, ma in tal caso gli effetti, anche ai fini dell’esame di novità, si applicheranno a far data dal nuovo deposito.

Dello stesso diritto di priorità gode anche il titolare di una domanda di registrazione comunitaria, nel caso in cui voglia estendere la protezione del proprio marchio comunitario all’estero attraverso il deposito di una domanda di registrazione internazionale sulla base dell’Accordo di Madrid, ovvero mediante il deposito di domande nazionali estere.

Diverso dalla priorità è il meccanismo della preesistenza, di derivazione esclusivamente comunitaria. Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, o un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale è stato registrato.

L’unico effetto della preesistenza è che il titolare del marchio comunitario, che rinunci al marchio anteriore e non lo rinnovi, continua a beneficiare degli stessi diritti in termini di anzianità di cui avrebbe goduto se il marchio anteriore fosse stato mantenuto in vita attraverso rinnovi successivi.

Poiché la tutela del marchio è settoriale – ovvero è circoscritta solo ai prodotti e ai servizi rivendicati dalla domanda – al momento del deposito della domanda di registrazione l’impresa deve scegliere i prodotti e i servizi per i quali si intende utilizzare (e quindi registrare) il marchio. La scelta dei prodotti e dei servizi deve essere fatta facendo riferimento alle classi descritte nella c.d. Classificazione di Nizza in vigore alla data di deposito del marchio.

L’individuazione delle classi in sede di registrazione è molto importante, principalmente per due motivi:

• in primo luogo, perché occorre che le classi prescelte non entrino in conflitto con altre classi affini a quelle rivendicate per altri marchi;
• in secondo luogo, perché occorre tenere in considerazione non solo l’attuale indirizzo produttivo dell’impresa, ma anche le possibili scelte future, in modo da riuscire a vietare l’uso del marchio per classi di prodotti o servizi che potrebbero rivestire comunque un interesse commerciale; infatti, una volta depositata la domanda di registrazione, essa non può più essere modificata e per aggiungere nuovi prodotti o servizi si renderà necessario depositare un nuovo marchio.

3.1 La registrazione del marchio nazionale

Attraverso la registrazione nazionale, il marchio gode di protezione unicamente all’interno dei confini dello Stato italiano. In questo caso, la domanda di registrazione deve essere presentata all’UIBIM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o presso le Camere di Commercio.

Il procedimento di deposito di un marchio nazionale è disciplinato dagli artt. 156 e ss. CPI e dall’art. 11 del regolamento di attuazione del CPI (DM n. 33/2010).

La domanda di registrazione può essere depositata:

• in modalità telematica, accedendo a un’apposita piattaforma dell’UIBM previo accreditamento; in questo caso è possibile optare per la procedura c.d. fast-track, che permette di ridurre notevolmente i tempi di esame di merito della domanda.
• in modalità cartacea, depositando la documentazione necessaria presso la Camera di Commercio o direttamente all’UIBM.

Nella domanda di registrazione deve essere identificato il richiedente, il quale può essere una persona giuridica, un’associazione, un ente o una persona fisica. La domanda può essere presentata anche da stranieri, a condizione che abbiano eletto domicilio in Italia. Il richiedente può avvalersi anche di un mandatario, iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Intellettuale o all’Ordine degli Avvocati e munito di apposita lettera di incarico.

Nella domanda deve essere specificato il tipo di marchio depositato (marchio verbale/denominativo, figurativo, tridimensionale etc.) e deve esservi una rappresentazione del segno che si vuole tutelare, correlata da elementi grafici e eventuali colori rivendicati nel caso di marchio figurativo.

Una volta depositata la domanda di marchio, la stessa viene esaminata dall’UIBM. L’esame dell’UIBM; è di due tipi:

• esame formale, che serve ad accertare che la domanda sia stata compilata correttamente e che siano state pagate le tasse di registrazione.
• esame sostanziale, ovvero verifica che il marchio abbia i requisiti di legge e che quindi non presenti impedimenti assoluti alla registrazione.

Se vi sono delle criticità, l’UIBM invia delle comunicazioni ufficiali (c.d. rilievi) al richiedente, assegnandogli un termine per rispondere; in caso di mancata o insufficiente risposta, la domanda è rigettata.

Nel corso della fase di esame, chiunque sia interessato può presentare all’UIBM delle osservazioni. Se ritenute pertinenti, l’Ufficio comunica tali osservazioni al richiedente, al quale è concesso un termine per depositare le proprie deduzioni.

In caso positivo, la domanda di registrazione è pubblicata sul Bollettino dell’UIBM, accessibile a tutti. Da questo momento, chi abbia un titolo anteriore che reputa confliggente con la domanda di marchio depositata può opporsi alla registrazione della medesima tramite la c.d. procedura di opposizione. Se non viene proposta opposizione, il marchio viene registrato.

Il marchio registrato ha una validità di dieci anni a partire dalla data di deposito della registrazione e può essere rinnovato un numero infinito di volte entro sei mesi dalla data di scadenza o, al massimo, fino a sei mesi dopo tale data.

Il rinnovo offre al titolare del marchio il vantaggio di evitare soluzioni di continuità nella protezione del segno registrato. Infatti, se il rinnovo è tempestivo, esso non produce gli effetti di un nuovo deposito ma della prosecuzione della c.d. “prima registrazione” conseguita con la domanda originaria. Il rinnovo non è soggetto all’iter procedurale previsto per il primo deposito. Se la domanda di rinnovo si riferisce solo a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

In sede di rinnovo non è possibile modificare in qualsiasi modo il marchio; il segno rinnovato deve essere identico in tutto e per tutto rispetto a quello che lo precede. Di conseguenza, il titolare del marchio che voglia introdurre modifiche anche minime al segno in fase di rinnovo alla scadenza, deve procedere a un nuovo deposito del marchio.

Come regola generale, una registrazione scaduta cessa di esplicare effetti a partire dalla data della scadenza medesima. Nulla esclude, peraltro, che il pubblico conservi il ricordo del marchio scaduto o che, addirittura, il titolare ne prosegua l’uso pur non avendo provveduto al rinnovo della registrazione. In questo caso, il marchio continuerà a trovare tutela come marchio di fatto.

3.2 La registrazione del marchio comunitario

Qualora l’estensione imprenditoriale ricomprenda l’intera Unione Europea, può essere vantaggioso depositare la domanda di registrazione presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), piuttosto che procedere alla registrazione in ogni singolo Stato d’interesse.

Mediante la registrazione presso l’EUIPO si ottiene una protezione del marchio uniforme in tutto il territorio dell’Unione (a differenza del marchio internazionale che è un fascio di marchi nazionali), pertanto è impossibile limitare la sua validità ad alcuni Stati dell’Unione Europea escludendone altri.

La domanda di registrazione deve essere presentata sia in una delle lingue della comunità europea sia in una delle cinque lingue ufficiali dell’unione (Italiano, Francese, Inglese, Tedesco e Spagnolo).

La procedura di registrazione prevede tre diverse fasi:

• deposito della domanda di registrazione;
• esame da parte dell’EUIPO (verifica del rispetto dei requisiti formali della domanda di registrazione e controllo sulla presenza di impedimenti assoluti);
• pubblicazione della domanda di registrazione.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio nel Bollettino dei Marchi Comunitari, i titolari di un segno anteriore, sia comunitario che nazionale (Paesi Membri dell’Unione Europea) possono presentare domanda di opposizione alla registrazione presso l’EUIPO. Se nessuno presenta rilievi, il marchio viene registrato.

Il marchio comunitario (come quello nazionale) ha una durata di dieci anni e può essere rinnovato illimitatamente per periodi di ulteriori dieci anni.

Per quanto concerne l’uso, la normativa comunitaria (come quella italiana), prevede l’obbligo di utilizzazione dello stesso; entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario deve formare oggetto di un uso effettivo in almeno uno dei Paesi dell’Unione, per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione.

3.3 La registrazione del marchio Internazionale,

Qualora il marchio venga utilizzato in più Paesi extra-europei è possibile presentare la domanda di registrazione presso il WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Mediante questa tipologia di registrazione, il richiedente non ottiene un unico marchio che gode di protezione in tutti gli Stati designati bensì diviene titolare di un fascio di registrazioni nazionali, corrispondente ai Paesi d’interesse. Una volta effettuato il deposito internazionale, la domanda di registrazione viene inoltrata dal WIPO ai singoli Uffici nazionali dei Paesi designati, i quali eseguono i controlli e le procedure previsti dalle singole disposizioni legislative nazionali.

I Paesi che possono essere inseriti nella domanda di registrazione internazionale devono aver aderito al Protocollo di Madrid.

Nella fase transitoria, a seconda delle legislazioni nazionali, sono possibili rifiuti e/o opposizioni. Mentre i rifiuti sono presentati dagli Uffici marchi nazionali e possono dipendere da impedimenti formali o sostanziali presenti nella domanda, le opposizioni sono depositate dai titolari di diritti anteriori che ritengono la registrazione lesiva dei loro diritti.

Qualora la fase transitoria si concluda senza che siano stati presentati impedimenti alla registrazione, il marchio Internazionale viene registrato in tutti i paesi designati nella domanda. Se al contrario, in alcuni paesi la registrazione viene negata, il marchio Internazionale viene registrato soltanto nei Paesi designati in cui non vi siano stati impedimenti.

La registrazione ha la durata di dieci anni dalla data del deposito della domanda, ed è rinnovabile. Nel caso in cui il deposito internazionale venga effettuato entro 6 mesi dal deposito del marchio nazionale o comunitario di base, è possibile rivendicare come data di priorità la data del marchio di base.

Il marchio Internazionale è dipendente dal marchio nazionale di origine (c.d. basic mark) per 5 anni dalla registrazione. Ciò significa che, se il marchio di base decade per impedimenti assoluti o relativi, anche il marchio internazionale decade in tutti i paesi designati. Tuttavia, il Protocollo di Madrid prevede la possibilità di convertire il marchio internazionale in tante domande di marchio nazionali quanti sono i Paesi designati.

Trascorsi i primi cinque anni dalla registrazione, la dipendenza cessa di esistere e qualsiasi azione di nullità o decadenza nei confronti del marchio nazionale non avrà conseguenze sui marchi internazionali.

4. La ricerca di anteriorità

Prima di presentare la domanda di registrazione di un marchio, un’impresa deve verificare che il marchio possieda il requisito della novità. E’ necessario infatti che il marchio che si intende registrare non sia identico o simile ad un marchio anteriore, già depositato nello Stato o negli Stati in cui si intende depositare la domanda di registrazione del proprio marchio, per la stessa classe e per prodotti/servizi identici o affini.

La ricerca di anteriorità serve appunto per accertare la presenza di marchi già registrati, uguali o simili rispetto a quello che si intende registrare, per una categoria merceologica identica o simile, e che per tale motivo potrebbero generare un’opposizione o una successiva azione di contraffazione da parte del titolare, con conseguenze che possono andare dalla perdita degli investimenti impiegati al possibile risarcimento dei danni subiti dal titolare del marchio anteriore.

L’ UIBM – come la maggior parte degli uffici internazionali brevetti e marchi – in fase di esame delle richieste, non verifica il requisito di novità; ciò comporta che il marchio, anche se accettato e registrato dall’UIBM, può essere successivamente dichiarato nullo, a seguito di richiesta del titolare del marchio anteriore.

La ricerca di anteriorità di un marchio, dunque, pur non essendo obbligatoria per legge, è indispensabile per eliminare o comunque ridurre sensibilmente il rischio di subire azioni legali da parte dei titolari di altri marchi, ed è suscettibile di indirizzare le scelte dell’impresa e le strategie future della stessa, con riferimento alla possibile registrazione valida del marchio al suo possibile utilizzo sui mercati, anche di Paesi esteri.

La novità può essere esclusa dalla preesistenza di una o più domande di marchio depositate da altri per prodotti dello stesso genere, cui abbia fatto seguito la valida registrazione. Il rischio di confusione deve essere valutato analizzando non soltanto la somiglianza tra i segni, ma anche l’identità o affinità dei beni e/o servizi rivendicati, fino a quelli effettivamente promossi e commercializzati dal titolare del marchio.

Spesso lo stesso segno viene adottato da due imprese produttrici di beni differenti (ad es. bevande da un lato e macchine agricole, dall’altro), in cui è difficilmente ravvisabile un rischio di confusione per il consumatore sull’origine dei prodotti commercializzati. Tuttavia, la tutela va estesa alle ipotesi in cui un concorrente immetta sul mercato prodotti o servizi “affini” a quelli del titolare del segno, affinità che potrà essere valutata anche sulla base della capacità distintiva del segno.

Le ricerche di anteriorità si distinguono in:

• ricerche di identità, dirette esclusivamente a verificare l’esistenza di marchi identici e quasi identici;
• ricerche di similitudine, dirette ad analizzare anche i marchi esistenti che possono risultare confondibilmente simili, sotto un profilo grafico o anche dal solo dal punto di vista fonetico o concettuale.

Tali ricerche vengono svolte esaminando la presenza – nei registri che prendono in considerazione sia i singoli Paesi interessati dall’indagine sia aree geografiche più ampie- di marchi registrati o oggetto di una domanda di registrazione in una o più classi della classificazione internazionale di prodotti e servizi.

I risultati di una ricerca di anteriorità permettono, all’interno delle classi selezionate, di definire lo scenario corrente e di valutare comparativamente la novità e il carattere distintivo del segno proposto rispetto ai marchi precedentemente registrati. Per questi motivi, è opportuno eseguire tale ricerca prima della registrazione di un nuovo marchio.

Le ricerche di anteriorità possono essere effettuate utilizzando banche dati predisposte gratuitamente da organizzazioni internazionali (OMPI), comunitarie (UAMI) o nazionali italiane (UIBM o CCIAA), oppure banche dati private, a pagamento.

La ricerca può interessare, oltre al marchio, anche gli altri segni distintivi (ditta, ragione o denominazione sociale, insegna, nome a dominio), ciascuno dei quali è in grado di ricollegare il bene o il servizio svolto all’impresa di origine, e di far venir meno il requisito della novità richiesto dalla normativa (comportando, quindi, la sua non registrabilità).

Infatti, in base al principio dell’unitarietà dei segni distintivi, anche l’uso degli altri segni distintivi può costituire un ostacolo alla registrazione di un marchio, qualora ricorra il rischio di confusione – che può consistere anche in un rischio di associazione – ovvero, nel caso di marchio rinomato, qualora dall’uso del marchio simile possa derivare un pregiudizio per il titolare del marchio rinomato od un vantaggio per l’utilizzatore del segno.

I dati emergenti dalla consultazione delle banche dati devono essere poi interpretati alla luce normativa, della giurisprudenza e della prassi proprie del Paese nel quale si intende proteggere il marchio. Tale interpretazione deve essere svolta da un esperto – un consulente di proprietà industriale o un avvocato specializzato in materia- in collaborazione con un consulente di proprietà intellettuale del Paese nel quale si intende richiedere la protezione.

Ad esempio, dalla ricerca di anteriorità potranno emergere marchi identici registrati più di cinque anni prima dal momento di svolgimento della ricerca stessa; tali marchi, apparentemente idonei ad escludere il requisito della novità, potrebbero invece risultare, ad una più attenta analisi, irrilevanti, in quanto potenzialmente decaduti per non uso o intestati ad una società non più attiva sul mercato o addirittura fallita.

Il parere legale del professionista incaricato della ricerca di anteriorità generalmente ha ad oggetto:

• la classificazione dei prodotti e servizi proposti e, in relazione a questa, prendendo spunto anche dall’analisi semantica del nome (in caso di marchio verbale), l’esame della capacità distintiva del marchio in relazione ai prodotti e servizi di interesse e al Paese (i.e. i consumatori) di riferimento;
• il potenziale negativo del significato del nome oggetto del marchio, sempre con riferimento al mercato di riferimento e al consumatore medio così individuato;
• la valutazione della capacità distintiva intrinseca del marchio, anche alla luce dei risultati emersi dalla ricerca di anteriorità e al significato che la parola oggetto del marchio ha nel Paese nel quale viene richiesta la protezione;
• le anteriorità emerse dalla ricerca e la valutazione del possibile conflitto tra marchi, alla luce di normativa, giurisprudenza e prassi applicabile e rilevante nel Paese di destinazione;
• le possibilità di successo in caso di rifiuti provvisori e obiezioni da parte di esaminatori locali, ovvero di opposizioni da parte di terzi;
• i costi in caso di eventuali intoppi nelle procedure di registrazione a livello comunitario, internazionale o estero, e dei rischi in caso di azioni giudiziali da parte di terzi.

5. Le attività di sorveglianza

L’attività di sorveglianza viene effettuata in un momento successivo al deposito della domanda di registrazione; essa è fondamentale per il mantenimento della privativa sul marchio con caratteri di esclusività e ampiezza.

I servizi di sorveglianza sono infatti uno strumento indispensabile per individuare e bloccare tempestivamente la registrazione di segni confondibili in tutti i Paesi del mondo. Le banche dati, infatti, permettono oggi di monitorare i depositi, le pubblicazioni e le registrazioni di marchi identici e confondibilmente simili a quello “controllato” in tutto il mondo, sia sotto il profilo grafico che verbale, sia a livello nazionale, che regionale ed internazionale.

Una volta riscontrati eventuali depositi, pubblicazioni o registrazioni di marchi identici o confondibilmente simili, il titolare del marchio può decidere se proporre opposizione amministrativa avverso tali domande di registrazione nel Paese in cui sono state depositate, ovvero optare per altre soluzioni (ad es., l’invio di una lettera di diffida o l’avvio di un’azione giudiziale finalizzata all’ottenimento di provvedimenti cautelari, come descrizione, sequestro e inibitoria).

Ciò consente di evitare alla radice che potenziali competitor si approprino illegittimamente di nomi simili a quello adottato o utilizzato, ovvero si aggancino alla rinomanza acquisita dal proprio marchio.

Data l’importanza strategica che riveste il marchio d’impresa all’interno del patrimonio competitivo del business aziendale, l’attivazione di un adeguato sistema di sorveglianza costituisce quindi un presupposto necessario al completamento di una corretta gestione manageriale dei diritti di privativa industriale.

I servizi di sorveglianza sono di norma svolti utilizzando le medesime banche dati utilizzate per lo svolgimento delle ricerche di anteriorità. Il dato che emerge dalla sorveglianza – e l’avviso che viene inviato al titolare del marchio –deve essere quindi approfondito in modo da valutare se, effettivamente, il marchio segnalato possa costituire un problema per il titolare nel Paese di riferimento.

L’istruttoria, pertanto, avrà ad oggetto innanzitutto la verifica dell’effettivo potenziale confusorio dei marchi, alla luce della reale e attuale situazione di concorrenza sul mercato tra le imprese titolari. Inoltre dovrà valutare se il richiedente sia effettivamente titolare, nel Paese in questione, di titoli anteriori validi ed azionabili. Infine dovrà considerare se effettivamente ci siano delle possibilità di successo alla luce della rilevante normativa, giurisprudenza e prassi locale, con riferimento a casi analoghi risolti precedentemente dalle autorità competenti, amministrative o giurisdizionali.

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Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

 

 

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