Il contratto di licenza di brevetto

Con il contratto di licenza di brevetto, il titolare del brevetto attribuisce ad altri, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare l’invenzione, senza trasferire la titolarità del brevetto. Al licenziatario possono essere attribuiti tutti o alcuni dei poteri che spettano al titolare del brevetto, e cioè la facoltà di fabbricare e di usare i beni che rappresentano il risultato dell’invenzione, la facoltà di metterli in commercio, oppure insieme tutte queste facoltà.

1. La licenza di brevetto

Con il contratto di licenza di brevetto, il titolare del brevetto, attribuisce ad altri, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare l’invenzione, senza trasferire la titolarità del brevetto.

L’art. 63, comma 1, D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale, “CPI”) prevede infatti che i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

Vari sono i motivi che possono spingere il titolare del brevetto a concludere un contratto di licenza. Tra di essi:

• il desiderio del titolare di ottenere rapidamente un riscontro economico dall’invenzione;
• la volontà di realizzare una attuazione più completa dell’invenzione, penetrando mercati che altrimenti il titolare non riuscirebbe, o non troverebbe conveniente, a raggiungere.
• l’interesse del titolare a non precludersi la possibilità di un successivo sfruttamento diretto dell’invenzione.

Legittimato a stipulare il contratto di licenza di brevetto è non solo il titolare dello stesso ma anche il soggetto che ha depositato la domanda di brevetto (il quale non dispone tuttavia ancora delle azioni contro eventuali contraffazioni, non potendosi dimostrare che il contraffattore conosceva il contenuto della invenzione depositata, poiché ancora segreta).

Al licenziatario possono essere attribuiti tutti o alcuni dei poteri che spettano al titolare del brevetto, e cioè la facoltà di fabbricare e di usare i beni che rappresentano il risultato dell’invenzione, la facoltà di metterli in commercio, oppure insieme tutte queste facoltà.

2. Oggetto, durata e forma del contratto di licenza del brevetto

Il contratto di licenza si può distinguere, quanto al contenuto, a seconda che sia stipulato tra l’inventore-titolare del brevetto e un’impresa, ed abbia quindi per oggetto il brevetto in quanto tale; oppure sia stipulato tra imprese per la realizzazione di rapporti di collaborazione tecnica (integrati da scambi di know-how, assistenza tecnica, ecc.), o di rapporti associativi (che comportano spesso un intrecciarsi di diversi contratti di licenza, c.d. cross-licensing).

La delimitazione delle facoltà d’uso dell’invenzione oggetto di licenza è un aspetto cruciale del contratto di licenza. I diritti di proprietà consistono infatti in un insieme di facoltà esclusive o sono comunque frazionabili (ad esempio la stessa invenzione potrebbe essere concessa in licenza per produzioni differenti a soggetti diversi) e, sotto questo profilo, l’ambito della licenza deve essere ben specificato nel contratto.

In generale la licenza può coprire tutto o parte dell’oggetto del brevetto, riguardare ogni modalità di sfruttamento economico o solo una alcune delle facoltà e quindi autorizzare il licenziatario a fabbricare, far fabbricare, usare e commercializzare i prodotti di cui al brevetto del licenziante.

Nel contratto di licenza di brevetto può essere prevista l’assegnazione di alcuni diritti su base esclusiva e di altri su base non esclusiva.

La scelta se concedere una licenza esclusiva o non esclusiva dipende dal tipo di prodotto, oltre che dalla strategia commerciale dell’azienda. L’esclusiva permette al licenziatario, in quanto unico soggetto autorizzato in un determinato territorio a sfruttare quel determinato bene di proprietà industriale, a effettuare degli investimenti in un certo arco di tempo avendo a disposizione un mercato ben individuato, senza la concorrenza del licenziante o di altri licenziatari del medesimo licenziante, con maggiori probabilità di rientrare dell’investimento, realizzando così un margine di utile adeguato.

L’esclusiva può essere:

• assoluta, se il licenziante si obbliga sia a non concedere altre licenze, sia ad astenersi dall’utilizzazione economica diretta del trovato oggetto dell’accordo; in tal caso il licenziante si obbliga a non concedere ad altri una licenza sullo stesso diritto di proprietà industriale nel medesimo ambito. In tal modo il licenziatario viene investito degli stessi diritti del titolare della tecnologia e può quindi escludere dall’utilizzazione dell’invenzione ogni altro soggetto, compreso il concedente
• relativa, se, insieme al licenziatario, anche il titolare può far uso del diritto, secondo le modalità previste nella licenza.

La licenza è invece non esclusiva quando il titolare si riserva la facoltà di continuare ad utilizzare il bene licenziato, oppure di concedere in licenza lo stesso diritto ad una pluralità di licenziatari. In tal caso, il licenziante è libero di concedere il diritto di utilizzo del brevetto ad altri soggetti. Il licenziante mantiene, in tal caso, un maggior controllo sul prodotto e sulla tecnologia oggetto del brevetto, in quanto conserva il diritto di vendere direttamente il prodotto brevettato e di concedere altre licenze.

Nell’Unione Europea, l’esclusiva territoriale garantisce al licenziatario solo che il titolare non concederà altre licenze per il medesimo territorio, ma non gli consente di solito di opporsi all’importazione, all’interno del territorio per il quale ha ottenuto l’esclusiva, di prodotti messi in commercio dal titolare o da altri licenziatari in altri territori appartenenti allo spazio unico europeo.

La licenza può riguardare ogni ambito territoriale dove il brevetto è efficace o solo alcuni specificatamente individuati. In relazione alla validità territoriale di un brevetto si distingue tra brevetto:

• italiano (con efficacia territoriale limitata allo Stato italiano);
• europeo (efficace in tutti gli Stati che aderiscono alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 Ottobre 1973);
• internazionale (efficace in tutti gli stati che hanno aderito al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti, Patent Cooperation Treaty (PCT);
• comunitario, efficace in tutti i paesi che appartengono alla Comunità Europea.

Sul punto, si veda più diffusamente l’apposito articolo, pubblicato su questo blog.

Nel caso in cui il contratto di licenza abbia per oggetto un titolo di proprietà industriale e sia concluso tra imprese produttrici, esiste il rischio per il licenziante di creare un concorrente, o di rafforzare un concorrente esistente. Per limitare tale rischio le clausole di restrizione territoriale impongono al licenziatario di astenersi dal fabbricare, usare e vendere il prodotto licenziato al di fuori del territorio di assegnazione contrattuale.

Il titolare del brevetto può decidere se accordare al licenziatario la facoltà di concedere sub licenze. Essendo la sub licenza un subcontratto a sé stante, essa richiede sempre il consenso del licenziante. Il divieto di sub licenze consiste nell’impossibilità per il licenziatario di autorizzare altri soggetti all’utilizzo dell’invenzione nel territorio protetto dalla licenza.

La durata della licenza è generalmente fissata dalle parti, le quali possono prevedere forme di rinnovo automatico del contratto (salvo disdetta), magari subordinandolo al ricorrere di certe condizioni (come, ad esempio, il raggiungimento di un obiettivo di fatturato e quindi di royalties).

La durata e il termine ultimo di efficacia del contratto va chiaramente specificato. Particolare attenzione deve essere posta sullo specifico titolo che vien licenziato in ordine alla sua validità temporale: nel caso del brevetto il periodo della licenza non potrà essere superiore ai 20 anni.

Questo aspetto diventa particolarmente importante in quegli accordi di licenza dove vengono licenziati diversi tipi di diritti, come ad esempio nel caso in cui insieme al brevetto venga licenziato anche il know-how, posto che questi hanno diverse scadenze. In questi casi, è opportuno distinguere chiaramente le due licenze sotto il profilo dell’efficacia temporale, posto che il licenziatario potrebbe voler mantenere la licenza per il know-how anche una volta che il brevetto si sia estinto.

La legge non impone una forma particolare per il contratto di licenza. Tuttavia, la forma scritta è necessaria per la pubblicazione, che avviene mediante la trascrizione sui pubblici registri. L’art. 138 CPI richiede che l’atto abbia la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico solo ai fini della trascrizione.

Secondo l’art. 196 CPI ai fini della trascrizione è possibile produrre anche una dichiarazione di avvenuta concessione di licenza sotto forma di scrittura privata semplice. Per poter procedere alla trascrizione è comunque sempre necessario che l’atto sia registrato, da qui l’opportunità di disciplinare nel contratto a carico di chi siano le spese di registrazione

3. Il corrispettivo per la licenza di brevetto

Il corrispettivo della concessione del diritto di utilizzazione del brevetto da parte del licenziatario può essere rappresentato da:

• un importo da corrispondere anticipatamente (down payment), la cui entità dipende dalle maggiori o minori garanzie di effettivo sfruttamento da parte del licenziatario;
• un corrispettivo forfettario una tantum (lump sum), che può essere versato in un’unica soluzione oppure a rate, indipendente dall’entità dei profitti realizzati dal terzo con quella privativa.
• una somma proporzionale al numero dei prodotti venduti o agli utili del licenziatario (royalties), con o senza minimo garantito.

Le royalties sono la forma di quantificazione del corrispettivo più diffusa nei contratti di licenza di brevetto. Si tratta di un corrispettivo variabile, da quantificarsi in base a diversi fattori quali ad esempio le vendite, la produzione o gli utili del licenziatario.

Nel caso in cui il compenso assuma la forma delle royalties è necessario indicare esattamente nel contratto come esse vanno calcolate e su cosa si applicano. La determinazione dell’entità royalties è operazione complessa, che solitamente viene legata a fattori quali il carattere esclusivo o meno, l’ampiezza del mercato, l’importanza della tecnologia (nuova od alternativa rispetto a quella riconosciuta dal mercato di riferimento), al ramo dell’attività industriale cui la proprietà licenziata si riferisce alla “profittabilità” media dello stesso, nonché ai costi necessari per il conseguimento del bene.

Come per tutti i corrispettivi, la definizione della royalties è il risultato di una negoziazione tra le parti e dipende dal potere contrattuale di ciascuna: il licenziante tarderà a massimizzare il proprio ritorno economico, mentre il licenziatario cercherà di contenere l’impegno finanziario.

Le royalties sono determinate dal prodotto di due grandezze: la base della royalty moltiplicata per il tasso di royalty.

La base della royalty, più frequentemente utilizzata è costituita dal valore dei ricavi netti ottenuti dalla commercializzazione dei prodotti in licenza o realizzati attraverso l’utilizzo del procedimento in licenza. Si ottengono dai ricavi lordi sottraendogli una serie di detrazioni decise tra le parti, quali ad es. imposte, dazi doganali, spese di spedizione, sconti e ribassi, assicurazioni, rimborsi per i resi. Il tasso di royalty è quindi la percentuale di questi ricavi che spetta al licenziante.

La base può essere tuttavia una grandezza economica diversa, quale ad es. i ricavi lordi delle vendite, gli utili, il numero di unità di prodotto fabbricate/vendute al netto dei resi e degli scarti. In quest’ultimo caso, viene deciso un importo fisso per ogni unità di prodotto. In alternativa, il tasso di royalty può rispecchiare la quota di riduzione di costi unitari di produzione o di aumento di redditività ottenuti dalla licenza, spettante al licenziante.

Per evitare eccessive complicazioni nel calcolo delle royalty, in modo tale che la procedura sia facilmente verificabile dal licenziante, si possono prevedere delle semplificazioni. Ad esempio, si può stabilire che le vendite nette sono una percentuale fissa delle vendite lorde, il cui valore è meno soggetto a manipolazioni contabili; oppure, la riduzione unitaria di costo di produzione può essere trasformata in una percentuale delle vendite lorde.

Il tasso di royalty può essere fisso o variabile, in relazione al tempo o al livello delle vendite. Ad esempio, può ridursi con l’aumentare delle vendite, così da incentivare il licenziatario ad accrescere la distribuzione del prodotto, oppure, al contrario, può aumentare con le vendite o con il passare del tempo, in modo tale da tutelare il licenziatario nelle fasi iniziali di inserimento del prodotto sul mercato, spostando le royalty più consistenti a quando avrà conquistato una maggiore quota di mercato.

Per salvaguardare il licenziante da uno sfruttamento inadeguato dalla tecnologia licenziata o da rischi futuri legati alla commercializzazione, in particolare nel caso di una licenza esclusiva, possono essere previste delle royalty minime annuali. È altresì possibile stabilire che, nel caso in cui si raggiunga un certo ammontare complessivo di royalty prima della scadenza dell’accordo, il licenziatario non dovrà più versarne ed il licenziante avrà raggiunto un giusto compenso complessivo.

Nel contratto sono generalmente previsti dei meccanismi di controllo e degli obblighi di correttezza contabile, con relative responsabilità.

In primo luogo, il licenziatario è generalmente tenuto a redigere e consegnare con una cadenza temporale stabilita un rendiconto finanziario in cui sono indicati i risultati economici ottenuti, così da poter verificare la base su cui sono state calcolate le royalty corrisposte. Il licenziante ha la possibilità di fare, direttamente o per mezzo di terzi, delle ispezioni, anche senza preavviso, negli uffici del licenziatario, in modo da controllare i registri contabili. Nel caso in cui fossero riscontrate delle discrepanze, il contratto prevederà delle conseguenze.

Spesso infine viene previsto il pagamento da parte del licenziatario, alla firma del contratto o ad una certa data, di un minimo garantito, dal quale verranno “scalate” le royalties che matureranno nel tempo.

4. Gli obblighi delle parti del contratto di licenza di brevetto

In generale, salvo che il contratto preveda diversamente, il licenziante:

• ha il diritto di utilizzare il proprio diritto di priorità per depositare un’ulteriore domanda di brevetto europeo, internazionale o in stati diversi da quelli nel cui ambito la licenza è efficace;
• ha la legittimazione attiva all’azione di contraffazione (concorrente con quella dei concessionari);
• ha il diritto di cedere la licenza;
• ha l’obbligo di pagare le tasse necessarie per evitare la decadenza del titolo.
• Il licenziatario:
• ha l’obbligo di rispettare la destinazione economica dell’invenzione;
• ha l’obbligo di attuare l’invenzione ai sensi dell’art. 69 CPI;
• una volta cessato il contratto, ha l’obbligo di non utilizzare il know-how e le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza in ragione del contratto.

Com’è noto, un brevetto contiene una succinta descrizione tecnica dell’invenzione, la quale si rivolge ad esperti del ramo e presuppone la conoscenza dei fondamentali concetti tecnici della materia e le basilari cognizioni pratiche indispensabili per la realizzazione del prodotto (o per l’attuazione del metodo) brevettato.

È pertanto indispensabile che il licenziante si impegni anche a fornire la propria assistenza tecnica al licenziatario necessaria per realizzare correttamente i prodotti o il procedimento brevettato, sulla base della descrizione dell’invenzione contenuta nel brevetto eventualmente integrata dall’assistenza tecnica fornita dal licenziante.

Così il titolare del brevetto generalmente fornisce, insieme alla facoltà di godimento dell’invenzione, anche tutte le informazioni che permettono al licenziatario di trarre il massimo beneficio dallo sfruttamento dell’invenzione e al tempo stesso assicurano la realizzazione di prodotti di un adeguato livello qualitativo.

Il licenziante ha quindi l’obbligo di fornire tutta l’assistenza necessaria per il periodo di vigenza del contratto, con il vincolo che le informazioni e il know-how fornito in sede di assistenza non possa essere utilizzato dal licenziatario per scopi diversi da quelli del contratto né ceduto o mostrato a terzi. Il licenziante è inoltre tenuto a mettere a disposizione le modifiche e i perfezionamenti relativi al brevetto oggetto del contratto al licenziatario, a titolo gratuito.

Per fornire l’assistenza di cui sopra, il licenziante si impegna generalmente anche a mettere a disposizione del licenziatario a titolo gratuito dei propri tecnici presso l’impresa del licenziatario stesso per un determinato periodo di tempo da concordare tra le parti. La disciplina espressa delle modalità (anche di tempo e di luogo) con cui l’assistenza tecnica deve essere fornita evita che possano sorgere contestazioni circa l’esatto adempimento di quest’obbligo da parte del licenziante.

Il licenziatario si impegna generalmente a non cedere a terzi il materiale in suo possesso, assumendosi la responsabilità di vincolare al segreto tutto il proprio personale.

Altro importante obbligo del licenziatario è quello fabbricare e commercializzare prodotti che abbiano gli stessi requisiti di quelli del licenziante, al quale è riservata la facoltà di controllare e conseguentemente di vietare la vendita di quei prodotti che non rispettino gli standard di qualità concordata. A questo si aggiunge generalmente l’impegno del licenziatario a contrassegnare i prodotti costruiti e venduti con la dicitura “costruito su licenza di”.

Da ultimo, il licenziatario generalmente si obbliga a fornire resoconti dettagliati alle scadenze concordate dei prodotti che sono stati fabbricati e venduti dal licenziatario per la determinazione dell’ammontare delle royalties.

Nel contratto di licenza di brevetto è altresì opportuno disciplinare cosa può accadere’ in caso di  successivi miglioramenti della tecnologia licenziata. A tal proposito,  è necessario anzitutto definire nel contratto cosa si intende per miglioramenti, e poi quali siano i diritti/obblighi delle parti. In generale si possono individuare tre tipologie di clausole:

• grant-forward, in cui il licenziante si impegna a trasferire il miglioramento al licenziatario;
• grant-back, in cui il licenziatario si impegna a trasferire il miglioramento al licenziante;
• reciproco scambio dei miglioramenti.

Generalmente, il licenziatario non deve essere autorizzato dal licenziante ad apportare modifiche o miglioramenti ai prodotti sotto licenza, ma ha l’obbligo di:

• informare il licenziante;
• mettere a disposizione del licenziante qualsiasi modifica o perfezionamento dei prodotti sotto licenza realizzati nel corso del contratto.

Il licenziante potrà utilizzare le modifiche e i perfezionamenti a fronte di una remunerazione che dovrà essere ragionevole. Se i perfezionamenti sono brevettabili, sarà il licenziatario ad avere diritto di provvedere alla loro brevettazione, mentre il licenziante avrà il diritto di ottenere una licenza non esclusiva per l’uso e lo sfruttamento dei perfezionamenti stessi a fronte del pagamento di una somma.

Le parti possono peraltro prevedere diversi accordi; ad es. si può prevedere soltanto un obbligo di informazione, rinviando ad una negoziazione futura, oppure che i miglioramenti effettuati esclusivamente da un soggetto spettino allo stesso e quelli in comune siano condivisi, senza modifiche nel pagamento del corrispettivo.

La disciplina delle garanzie (e conseguenti responsabilità) in ordine alla validità del diritto licenziato è un altro aspetto chiave nel contratto di licenza.

Tutti i possibili vizi del brevetto, i limiti della protezione, l’eventuale impossibilità giuridica di produrre e commercializzare quanto ne forma oggetto a causa di eventuali brevetti anteriori di terzi fanno sorgere automaticamente precise responsabilità del licenziante, se non siano state espressamente escluse o limitate dal contratto. Quindi, in assenza di una specifica regolamentazione nel contratto, il licenziatario potrebbe chiedere la dichiarazione di nullità dello stesso ed eventualmente agire in giudizio nei confronti del licenziante per ottenere il risarcimento del danno.

Pertanto, è opportuno inserire nel contratto delle clausole che escludano espressamente la responsabilità:

• per l’eventualità in cui venga rifiutata la concessione del brevetto (licenziato in fase di domanda) o di annullamento giudiziale (qualora la privativa sia già stata concessa), totale o parziale del diritto;
• se il prodotto o procedimento che forma oggetto di un brevetto già rilasciato non possano essere praticamente realizzati a causa di brevetti anteriori (od altri diritti di proprietà industriale od intellettuale) di terzi che potrebbero risultare comunque violati dalla produzione e/o commercializzazione di tali prodotti o dalla realizzazione del procedimento brevettato;
• in ordine al livello qualitativo dei prodotti realizzati e, conseguentemente, per il caso di eventuali vizi costruttivi o di progetto di tali prodotti.

5. La difesa della tecnologia

Durante il termine di durata del contratto potrebbero verificarsi due situazioni che andrebbero a minare il valore della tecnologia licenziata, in particolare per la sua parte protetta dal diritto di brevetto.

Può anzitutto verificarsi che, nel territorio in cui opera il licenziatario, qualcuno utilizzi la tecnologia o un suo componente senza il consenso del titolare e, quindi, compia una contraffazione. In relazione a ciò, è importante precisare nel contratto chi abbia la legittimazione ad agire in giudizio contro atti contraffattivi e chi sosterrà le spese della relativa azione.

In proposito, il contratto può prevedere che la legittimazione spetti al licenziante (ipotesi più probabile in presenza di una licenza non esclusiva), ad es. con la possibilità che, dal momento in cui il licenziatario ha informato la controparte della violazione, venga sospeso il pagamento delle royalty fino a quando non sarà iniziato il procedimento. Oppure, ilo contratto può prevedere che entrambe le parti hanno diritto di agire e che dividano equamente le spese e i risarcimenti.

Può inoltre verificarsi che, all’opposto, un terzo pretenda di avere un diritto sulla tecnologia data in licenza. In proposito, il contratto, oltre a prevedere il soggetto a cui spetta la legittimazione a difendersi da questa azione, regolamenta l’evenienza la tecnologia non possa più essere utilizzata in tutto o in parte, prevedendo ad es. la fornitura di una applicazione alternativa non contraffatta, se presente, oppure che il licenziatario possa rivolgersi per una licenza al terzo e la rinegoziazione del contratto con il licenziante originale.

Nell’eventualità in cui un brevetto venga dichiarato nullo, il licenziatario non potrà pretendere la restituzione di tutti i pagamenti versati al licenziante, ma gli potrà essere riconosciuto del giudice un equo rimborso, ai sensi dell’art. 77 CPI.

Se siete interessati a scaricare un modello di contratto di licenza d’uso di brevetto, inviate una mail al seguente indirizzo: info@studio-pandolfini.it.

Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

 

 

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