La tutela del brevetto

Il brevetto rappresenta lo strumento più utile, ed in molti casi l’unico veramente efficace, attraverso il quale è possibile richiedere ed ottenere un’esclusiva sullo sfruttamento commerciale in tutte le sue forme (ad esempio produzione, commercializzazione, pubblicità) di un’innovazione apportata ad un prodotto o ad un procedimento, in qualsiasi ambito tecnico e tecnologico. Esaminiamo le caratteristiche, i requisiti di brevettabilità e gli strumenti con i quali il titolare del brevetto può tutelarsi.

1. Che cos’è un brevetto e quali diritti conferisce al suo titolare

Nel contesto economico attuale i diritti di proprietà industriale ed intellettuale rappresentano oggi più che mai assets strategici fondamentali dell’attività di impresa, che come espressamente riconosciuto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono indispensabili per incrementare la competitività, la produttività e la crescita economica e, per tale ragione, devono essere adeguatamente valorizzati e tutelati.

Tra questi assets particolare rilievo assumono i brevetti, che consentono alle imprese di acquisire un vantaggio concorrenziale sugli operatori del settore e di recuperare gli investimenti fatti in attività di ricerca e sviluppo acquisendo (seppur per un periodo di tempo determinato) il diritto di sfruttare in esclusiva l’invenzione nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, senza per questo precludere il progresso tecnico, in quanto stimolano i concorrenti a sviluppare soluzioni alternative e, nel contempo, consentono la diffusione delle conoscenze tecniche acquisite a favore della collettività (dato che le domande di brevetto sono pubbliche).

Il brevetto è l’istituto giuridico in forza del quale l’ordinamento conferisce un “monopolio” temporaneo sull’invenzione che ne è oggetto, garantendo al relativo titolare il diritto di vietare ai terzi di utilizzare l’invenzione brevettata e, di conseguenza, il diritto esclusivo di attuare, sfruttare ed utilizzare l’invenzione brevettata all’interno di un determinato territorio e per un periodo di tempo determinato, di durata pari a venti anni dal deposito della relativa domanda.

La registrazione di un brevetto conferisce al titolare due diritti esclusivi, differenti sia per contenuto che per momento temporale in cui vengono in esistenza:

i diritti patrimoniali, i quali nascono nel momento stesso in cui avviene la brevettazione dell’invenzione;
i diritti morali, i quali appartengono all’autore per il solo fatto di aver realizzato l’invenzione, indipendentemente dalla brevettazione.

I diritti patrimoniali, che sorgono a valle della registrazione, sono concessi in base al principio della priorità (c.d. “first to file”), secondo cui è legittimo titolare del brevetto il soggetto che per primo procede al deposito della relativa domanda. È pertanto fondamentale la tempestività della domanda di deposito del brevetto.

Il D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale, “CPI”) identifica, conformemente a quanto previsto dai TRIPs Agreement e dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), i diritti patrimoniali con il diritto esclusivo di sfruttamento di un’invenzione da parte del suo titolare. Ai sensi dell’art. 66 comma 1 CPI, il brevetto conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. La norma elenca quindi esemplificativamente tali diritti:

se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Ciò che quindi viene attribuito al titolare dell’invenzione è un diritto negativo, consistente cioè nel diritto di escludere che terzi svolgano qualsiasi attività volta ad attuare l’invenzione o a trarne profitto. Il conferimento all’inventore di tale diritto – che può essere trasferito a terzi – costituisce lo strumento elaborato dal legislatore e dagli accordi internazionali per premiare l’attività invettiva in un’ottica di tutela degli interessi della comunità.

Per quanto concerne i diritti morali, il diritto al riconoscimento della paternità dell’invenzione – che è inalienabile ed intrasmissibile – a differenza del diritto di sfruttamento esclusivo, è indipendente dalle vicende del brevetto, sorgendo dall’invenzione stessa. Ai sensi dell’art. 62 CPI, il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Sebbene il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione e di trarne profitto nasca con il rilascio del brevetto, già con la pubblicazione della domanda il richiedente gode della tutela accordata al brevetto concesso.

Infatti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, CPI, gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico (cioè, dalla pubblicazione che avviene decorsi 18 mesi dalla data di deposito).

2. L’oggetto del brevetto

Il brevetto può riguardare sia miglioramenti apportati a un prodotto o procedimento e che consentono di risolvere specifici problemi tecnici (brevetto per invenzione) che una nuova configurazione di un prodotto al fine di conferirgli una maggiore efficacia o comodità d’uso (brevetto per modello di utilità).

Il brevetto per invenzione industriale è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione e che rappresentano una soluzione nuova e originale a un problema tecnico mai risolto prima. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione:

un prodotto (ad es. una nuova macchina o una parte di questa, una nuova molecola, una nuova composizione chimica, etc.) realizzato con procedimenti tecnologici noti oppure nuovi;
un procedimento, cioè un nuovo processo per la fabbricazione di un prodotto nuovo o già noto;
un uso (ad, es. una sostanza o una composizione di sostanze già nota nello stato della tecnica, ma utilizzata in una nuova applicazione); in tale ambito si colloca il brevetto di secondo uso medico, ovvero l’uso di una sostanza (o composizione di sostanze) già nota quale medicamento, di cui si chiede la tutela brevettuale per la cura di una diversa patologia.

Ai sensi degli artt. 45 CPI e 2585 c.c., possono costituire oggetto di brevetto sia i prodotti (es. macchine, strumenti, dispositivi meccanici, ecc.; c.d. invenzioni di prodotto) che i procedimenti (es. tecniche, metodi di produzione; c.d. invenzioni di procedimento) che non ricadono in una delle fattispecie espressamente escluse dalla materia brevettabile (art. 45, comma 2, CPI) e che presentano tutti i requisiti di brevettabilità richiesti dalla legge (v. par. 3).

L’ambito di protezione del brevetto varia a seconda che oggetto del brevetto sia un prodotto o un procedimento.

Ai sensi dell’art. 66 comma 2, lett. a) CPI, il brevetto di prodotto conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto ottenuto con il procedimento in questione. Pertanto, nel caso in cui dal procedimento si ottenga un prodotto, la protezione accordata dal brevetto si estende anche ad esso.

A tal proposito, l’art. 67 CPI prevede che ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto mediante tale stesso procedimento se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo o se vi è una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

Il brevetto per modello di utilità, a differenza del brevetto per invenzione industriale, ha una durata pari a dieci anni dalla data di deposito. Ai sensi dell’art. 82 comma 1 CPI, possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Tipicamente, l’oggetto di un modello di utilità consiste in un ritrovato dotato di caratteristiche fisiche atte a conferire maggiore o particolare utilità o comodità d’impiego. Pertanto, diversamente dai brevetti per invenzione industriale, non possono essere oggetto di brevettazione per modello di utilità le invenzioni di procedimento e di uso e le invenzioni relative a composti chimici, ma solo le invenzioni concernenti i prodotti.

In Italia, il brevetto per modello di utilità è disciplinato dalle stesse norme previste per i brevetti per invenzione. Tuttavia, a differenza dei brevetti per invenzione, i modelli d’utilità sono concessi senza esame di merito da parte dell’Ufficio brevetti (UIBM), in quanto quest’ultimo si limita ad eseguire un esame formale della domanda ma non effettua alcuna verifica circa la novità e l’altezza inventiva di quanto rivendicato nella domanda stessa.

3. I requisiti di brevettabilità

I c.d. requisiti di brevettabilità rappresentano le caratteristiche indispensabili che un trovato deve possedere per essere giudicato brevettabile e determinano la validità del brevetto stesso, essendo disposti a pena di nullità. Quindi, i requisiti di brevettabilità sono essenziali per la redazione di un brevetto valido e di essi occorre tener conto anche al momento della redazione della descrizione e delle rivendicazioni.

I requisiti di brevettabilità sono enucleati negli artt. 2584 – 2591 del Codice Civile, che devono essere interpretati alla luce della normativa brevettuale, contenuta nel CPI. In particolare, l’art. 2585 c.c. stabilisce che possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, dandone un’elencazione esemplificativa. Parallelamente, l’art. 45 comma1 CPI prevede che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

I requisiti di validità dell’invenzione, e dunque di brevettabilità, sono quindi:

la novità;
l’attività inventiva;
l’industrialità;
la liceità.

La presenza di tali requisiti viene valutata, in un primo momento, dagli esperti degli Uffici Brevetti (c.d. fase amministrativa), ai fini della concessione di un titolo brevettuale valido. In caso di controversie sulla validità del brevetto già concesso, la valutazione spetterà poi all’autorità giudiziaria. Nel caso in cui il brevetto sia concesso dagli uffici competenti nonostante l’assenza di uno dei requisiti sopra indicati, la privativa è nulla ai sensi dell’art. 76 CPI.

3.1 La novità

Ai sensi dell’art. 46 comma 1 CPI, un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica, come stabilisce il comma 2 del medesimo articolo, è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

La norma adotta, pertanto, un’idea di novità assoluta e universale, includendo nello stato della tecnica tutte le anteriorità che sono state rese accessibili, prima della data rilevante, in qualunque paese del mondo, senza restrizioni geografiche o linguistiche. In concreto, il requisito della novità svolge una duplice funzione:

difesa del pubblico dominio tecnico, evitando di far sorgere esclusive brevettuali su trovati già noti;
soluzione del conflitto tra soggetti che – eventualmente anche in buona fede – intendano brevettare il medesimo trovato.

L’inclusione del trovato nel perimetro dello stato della tecnica determina quindi il soddisfacimento del requisito della novità, necessario per la concessione dell’esclusiva brevettuale. Qualora risulti una sostanziale identità tra il trovato e lo stato della tecnica, il requisito di novità è escluso ed il trovato non è brevettabile. L’identità non deve essere necessariamente totale (o letterale); vi possono essere delle variazioni, purché così ovvie da essere riconosciute immediatamente e talmente irrilevanti da non alterare la corrispondenza tra il trovato e la/le anteriorità in questione.

Tradizionalmente, lo stato della tecnica è articolato in quattro categorie:

common general knowledge, ovvero le comuni conoscenze in possesso del tecnico medio, contenute nei libri di testo e nei principali articoli tecnici (ad es. manuali, pubblicazioni di consultazione corrente, brevetti molto noti etc.); sono esclusi dalla common general knowledge i brevetti già concessi (essendo documenti estremamente specifici, a meno che non siano riportati in importanti pubblicazioni o siano dotati di una particolare notorietà) e le pubblicazioni scientifiche che rappresentano conoscenze specialistiche;
enhanced knowledge, ovvero le conoscenze che un bravo esperto andrebbe necessariamente ad acquisire se si trovasse di fronte ad un nuovo problema; si includono in questo ambito i libri di testo che non sono di frequente consultazione, i brevetti pubblicati e la letteratura tecnica corrente;
hidden knowledge, ovvero quelle conoscenze che, seppur potenzialmente accessibili, sono difficili da reperire in concreto, al punto che un tecnico medio del settore non sarebbe in grado di rinvenire, neppure tramite ricerche accurate, ma che potrebbe invece trovare per caso e con un po’ di fortuna (ad es. un dattiloscritto conservato in una biblioteca di un’istituzione non particolarmente frequentata);
prior application, cioè le domande di brevetto precedenti ma ancora segrete e non accessibili al pubblico che rientrano eccezionalmente nello stato della tecnica.

Il requisito della novità non viene soddisfatto qualora ricorrano dei fatti che hanno reso in qualche modo “accessibile” l’invenzione, ovvero:

le anteriorità;
le predivulgazioni.

Costituiscono anteriorità tutte le conoscenze, brevettate o non brevettate, diffuse in qualunque modo, in Italia o all’estero, anteriormente alla data della domanda di brevetto. Le conoscenze anteriori comprendono anche le domande di brevetto, ovunque depositate, che siano già state pubblicate e siano quindi accessibili al pubblico.

Rientrano altresì tra le conoscenze anteriori ostative alla brevettabilità alcune domande di brevetto depositate ma non ancora pubblicate (ovvero le domande di brevetto italiano o le domande di brevetto europeo designanti l’Italia che abbiano una data di deposito anteriore alla domanda di brevetto e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico in questa data o più tardi).

In proposito, l’art. 53, comma 3 CPI prevede che tra il deposito della domanda di brevetto e la pubblicazione di quest’ultima devono intercorrere 18 mesi, salvo diverse dichiarazioni del richiedente. Durante questo periodo, quindi, chiunque depositi una domanda di brevetto per invenzione può vedersi scavalcato da un’invenzione precedente ma ancora segreta di cui non poteva conoscere l’esistenza. In questo caso, per risolvere il conflitto tra il depositante anteriore ed il depositante successivo si applica il principio di prevalenza della data di deposito, in deroga al criterio di necessaria accessibilità al pubblico, secondo il sistema c.d. “first-to file”.

Il richiedente può dichiarare nella domanda di brevetto la sua volontà renderla immediatamente accessibile al pubblico. In tal caso, ai sensi dell’’art. 53 comma 3 CPI, l’accessibilità al pubblico (con i conseguenti effetti) si verifica decorsi 90 giorni dal deposito della suddetta domanda. Il richiedente può scegliere altresì di notificare la domanda (completa di descrizione, rivendicazioni ed eventuali disegni) a persone determinate; in tal caso, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica (art. 53, comma 4, CPI).

Ai fini della valutazione di novità, le anteriorità rilevanti si distinguono in quattro classi:

la “common general knowledge”, che rappresenta l’ordinaria conoscenza comune in possesso del tecnico medio (per es. manuali, pubblicazioni di consultazione corrente, letteratura brevettuale, brevetti molto noti, ecc.);
la “enhanced knowledge” ossia le conoscenze reperibili dal tecnico medio con ricerche accurate e diligenti (tra cui le ricerche elettroniche su larga scala);
la “hidden knowledge” ovvero le conoscenze che, seppur accessibili, sono di difficile reperimento concreto e per questo vengono dette “nascoste” o “riposte”. È quella conoscenza che il tecnico medio normalmente non troverebbe neppure con ricerche accurate ma che potrebbe trovare occasionalmente e con un po’di fortuna (per es. un dattiloscritto conservato in una biblioteca o una dissertazione di laurea negli scaffali di un’università);
la “prior application”, cioè le domande di brevetto precedenti ma ancora segrete e non accessibili al pubblico che, ai sensi dell’art. 46, comma 3 CPI, rientrano nello stato della tecnica.

L’esame della novità si effettua confrontando l’invenzione con ciascuna delle anteriorità reperite. Un trovato non può essere ritenuto nuovo quando si riscontra una coincidenza totale tra l’invenzione e anche una sola delle anteriorità esistenti. Conseguentemente qualora l’invenzione nelle sue varie componenti risulti anticipata in parte da una anteriorità e in parte da un’altra anteriorità, essa dovrà considerarsi nuova, in quanto non sarà possibile affermare che sia stata interamente anticipata da una delle anteriorità considerate. Infatti, ai fini del giudizio di novità – a differenza di quanto avviene nel giudizio di originalità, ossia nella valutazione della non ovvietà dell’invenzione (v. par. 3.2) – le anteriorità non sono raggruppate in un mosaico, ma restano isolate.

Affinché difetti la novità, non è necessario che siano identici i termini con cui gli elementi vengono definiti nell’anteriorità e nel brevetto della cui validità si discute, ma è sufficiente che un tecnico medio del settore sia in grado di verificare tutti gli elementi utilizzati nelle rivendicazioni per definire il trovato che forma oggetto della domanda di brevetto.

Non è possibile invece affermare la carenza di novità a causa di una divulgazione per equivalenti, in quanto quest’ultima rilevare solo nel giudizio volto a vagliare la sussistenza del requisito dell’attività inventiva (v. par. 3.2) e ai fini della contraffazione di brevetto (v. par. 10.1). Infatti, secondo giurisprudenza, trovati equivalenti (ossia due trovati che non danno luogo a una diversa idea di soluzione, ma che, appunto, possono dirsi equivalenti rispetto allo stesso problema tecnico), che non sono divulgati tramite la pubblicazione in documenti, non devono essere considerati nella valutazione della novità.

Restano invece completamente escluse dal giudizio di novità le modalità tramite cui si è arrivati all’invenzione, essendo irrilevante come l’innovazione sia stata generata.

Sono altresì’ ostativi alla brevettabilità le predivulgazioni, le quali ricorrono ogni qual volta la divulgazione di un trovato realizzata in epoca precedente al deposito della domanda di brevetto sia imputabile allo stesso titolare della domanda.

La predivulgazione può essere volontaria o involontaria e si verifica quando gli insegnamenti oggetto del brevetto entrano nella disponibilità di uno o più soggetti terzi che non sono tenuti (per obbligo di legge o contrattuale) a mantenere la riservatezza di quelle informazioni nella fase anteriore al deposito della domanda di brevetto.

Ciò può avvenire, ad es., se un’azienda presenta l’invenzione, prima del deposito della domanda di brevetto, ai propri clienti (magari per anticipare la concorrenza o testare l’interesse) predisponendo brochure con il dettaglio delle specifiche tecniche dell’invenzione e pubblicizzando l’evento nei propri canali di comunicazione, rendendo in tal modo di pubblico dominio le caratteristiche dell’invenzione.

Ai fini dell’accertamento del requisito della novità, quando si è di fronte a una predivulgazione, occorre stabilire se essa abbia determinato l’acquisizione, prima del deposito della domanda di brevetto, dell’innovazione all’interno dello stato della tecnica, ovvero se le modalità di predivulgazione siano state tali da rendere l’invenzione accessibile al pubblico, così da mettere l’esperto del ramo nella condizione di attuare l’invenzione predivulgata.

Sul piano oggettivo, la comunicazione dell’invenzione deve essere effettuata nella sua interezza; sul piano soggettivo il destinatario deve essere in grado di comprendere il messaggio ricevuto e di divulgarlo a terzi. La valutazione dell’idoneità della comunicazione a divulgare l’idea deve quindi avvenire in concreto, tenendo conto caso per caso dell’idoneità oggettiva e soggettiva della specifica comunicazione.

Quando è necessario sperimentare o mettere a punto l’invenzione – ad es. a dipendenti e collaboratori – le informazioni devono essere i comunicate sotto il vincolo del segreto; In tali casi, è quindi opportuno sottoscrivere preventivi accordi di riservatezza (NDA- Non Disclosure Agreement), in modo da garantire la non divulgazione di informazioni (idee, dati) riservate e confidenziali a soggetti terzi, senza il consenso del titolare delle stesse.

La divulgazione dell’invenzione ad opera del terzo – anche a seguito di violazione dell’obbligo di riservatezza contrattualmente assunto – determina, tuttavia, la perdita di novità dell’invenzione (che non è quindi più brevettabile), ferma restando l’eventuale responsabilità risarcitoria in capo al terzo.

Non rappresenta, invece, una predivulgazione il c.d. preuso, disciplinato dall’art. 68 comma 3 CPI, che consente all’ideatore di un’invenzione non brevettata di continuare ad utilizzarla nonostante il deposito, realizzato in seguito da altro soggetto, di una domanda di brevetto per la medesima invenzione. Tale norma si applica nei casi in cui il preuso non comporti l’accessibilità al pubblico dell’invenzione; se invece l’uso anteriore ha provocato tale effetto, la successiva invenzione è priva di novità e, conseguentemente, lo stesso diritto di preuso non ha ragion d’essere.

Peraltro, nonostante la divulgazione, la brevettabilità di un’invenzione resta possibile in due casi:

quando nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto la divulgazione risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa (ad es. nell’ipotesi di spionaggio industriale: c.d. divulgazione abusiva, art. 47 comma 1 CPI);
quando la divulgazione avviene nel corso di esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute (Ai sensi dell’art. 47, comma 2, CPI).

Dopo il deposito, la domanda di brevetto resta segretata per 18 mesi; durante questo periodo il suo contenuto non è divulgato e non entra a far parte dello stato della tecnica; quindi, gli sviluppi individuati dall’inventore dopo il deposito della domanda sarebbero nuovi e validamente brevettabili. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 comma 3 CPI, viene acquisito allo stato della tecnica l’intero contenuto della anteriore domanda di brevetto, pur se ancora segreta al momento del deposito della successiva domanda di brevetto, rendendolo a questa opponibile ai fini del giudizio di novità (c.d. principio del whole content approach). Di conseguenza l’inventore, il quale abbia perfezionato l’invenzione in un momento successivo rivendicandovi perfezionamenti già descritti in modo più o meno diffuso ma non rivendicati nella domanda precedente, può vedersi opporre quest’ultima quale anteriorità neutralizzante la valida brevettabilità della seconda.

Ai fini della valutazione della novità dell’invenzione, lo stato della tecnica rilevante è quello cristallizzato alla data del deposito della domanda di brevetto. Tuttavia, poiché esso prescinde dai confini territoriali, il deposito della domanda di brevetto in qualsiasi stato costituirebbe un’anteriorità distruttiva e obbligherebbe il soggetto che intendesse depositare il brevetto in più Stati a provvedere a difficili – se non impossibili – depositi contemporanei presso diverse giurisdizioni. Per tale ragione, ai sensi dell’art. 47 comma 3-bis CPI, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità (c.d. priorità interna).

In tal modo, vengono neutralizzati gli effetti distruttivi sulla novità del secondo deposito, che si realizzino per effetto del primo deposito o in seguito ad altri eventi divulgativi che intervengano nell’intervallo di tempo tra i depositi. Il richiedente può in tal modo avvalersi in via progressiva di tutti i risultati derivanti da nuove sperimentazioni realizzate dopo il deposito della prima domanda.

Secondo la giurisprudenza prevalente, l’esame della novità deve esser svolto confrontando l’oggetto del brevetto (o della domanda) con l’anteriorità; essa può essere esclusa solo se vi è una coincidenza tra anteriorità opposta ed oggetto del brevetto. Se l’anteriorità non ha contenuto identico a quello della domanda successiva, si deve riconoscere la novità. Differenze marginali sono irrilevanti al fine di assicurare la novità.

3.2. L’attività inventiva

Per poter costituire oggetto di brevetto, le invenzioni devono non solo essere nuove, ma altresì implicare un’attività inventiva. Tale attività inventiva rappresenta il cuore della valutazione che viene operata al fine della concessione della privativa brevettuale, in quanto garantisce che solo le invenzioni che si differenziano in maniera qualificata dallo stato della tecnica – ovvero non siano alla portata di ogni esperto del settore di riferimento, e di conseguenza “ovvie” – siano oggetto di brevetto.

L’attività inventiva è volta ad evitare che il brevetto sia concesso a qualsiasi soluzione di un problema tecnico – anche ovvia – per il solo fatto che essa non era già compresa nello stato della tecnica. Il requisito della novità è quindi pregiudiziale rispetto a quello dell’attività inventiva, sul piano sia giuridico che logico, in quanto se un’invenzione è anticipata nello stato della tecnica (e dunque priva di novità), non può godere di una nessuna originalità rispetto a quel medesimo stato della tecnica.

Ai sensi dell’art. 48 CPI, vi è attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

ll requisito dell’attività inventiva è stato oggetto di una significativa evoluzione nel tempo. Attualmente la sussistenza di un progresso tecnico non è ritenuta condizione necessaria per aversi attività inventiva, essendo invece rilevante che la soluzione non sia evidente dal punto di vista del tecnico del settore, indipendentemente dall’esistenza o dal grado di creatività manifestata dall’inventore nel concepire l’invenzione.

Analogamente alla valutazione del requisito della novità, la determinazione dell’attività inventiva avviene in rapporto alle conoscenze anteriori; viene tuttavia effettuata una valutazione di non evidenza rispetto non già alle singole anteriorità isolatamente considerate, bensì allo stato della tecnica, cioè al complesso delle conoscenze e delle indicazioni cui ciascuna persona esperta del settore ha accesso per risolvere il problema tecnico al quale l’invenzione offre una risposta.

Al fine di valutare la sussistenza o meno di attività inventiva, la giurisprudenza italiana adotta prevalentemente il c.d. criterio del problem solution approach elaborato a livello europeo dall’Ufficio Brevetti europeo. Secondo questo criterio, l’invenzione deve essere giudicata in relazione al problema tecnico che essa risolve, e quindi in modo più oggettivo, e non in modo generico o soggettivo. In particolare, questo approccio si basa sull’individuazione dello stato dell’arte più prossimo (cd. “closest prior art”), del problema tecnico che l’invenzione si propone di risolvere e della soluzione tecnica che l’invenzione rivendicata offre per risolverlo. In altri termini, l’attività inventiva non è valutata in astratto, ma in relazione al problema tecnico oggettivo che l’invenzione si propone di risolvere e se la persona esperta del settore avrebbe considerato ovvio o meno applicare, allo stato dell’arte più prossimo, un dato accorgimento tecnico noto per risolvere detto problema tecnico oggettivo.

Per valutare l’ovvietà dell’invenzione rispetto allo stato della tecnica nota più vicino occorre stabilire se in questa tecnica vi fosse qualche insegnamento che avrebbe indotto (would) – e non solo avrebbe potuto indurre (could) – l’esperto del settore, di fronte al problema tecnico oggettivo, a modificare o adattare la tecnica nota più vicina arrivando all’invenzione. In questa prospettiva (would approach) è importante verificare se esista un “incentivo” (talora definito “puntatore”) che avrebbe indirizzato il tecnico verso quella soluzione.

Dunque, l’evidenza dell’invenzione (che comporta l’assenza del requisito dell’attività inventiva) non richiede che l’esperto si trovi davanti a una “strada obbligata” (che l’avrebbe sicuramente condotto all’invenzione); ma sussiste anche quando lo stato della tecnica contenga un implicito suggerimento o un implicito incentivo alla soluzione adottata.

Il problem-solution approach mira quindi ad evitare che chi opera l’esame dei requisiti per la brevettabilità sia condizionato dalla conoscenza dell’invenzione e finisca per trovare ovvia, a posteriori, la soluzione tecnica di cui si chiede la brevettazione. È infatti possibile che un’invenzione che a prima vista sembri ovvia – perché procede da qualcosa di noto, attraverso una serie di passaggi apparentemente facili – comporti un’attività inventiva; questo tipo di giudizio ex post deve essere evitato nella valutazione del brevetto, dovendo invece l’esaminatore ricostruire lo stato generale della tecnica in cui si trovava la persona esperta prima della domanda di brevetto e fare una valutazione “reale” dei fattori rilevanti.

In sostanza, l’approccio problem-solution mira a ridurre il più possibile la discrezionalità nell’analisi dell’attività inventiva, basandosi essenzialmente sui risultati che sono effettivamente conseguiti in relazione a determinati problemi tecnici e sui modi per risolvere tali problemi, i quali siano oggettivamente attribuibili, pur senza conoscere la domanda di brevetto e l’invenzione a cui si riferisce, alle conoscenze e alle capacità della persona esperta del ramo.

Occorre dunque valutare se, prima della data di deposito o di priorità valida per quella rivendicazione, essa sarebbe stata ovvia per una persona esperta nel ramo, laddove con ovvio si indica ciò che non va oltre il normale progresso della tecnologia e che non comporta l’esercizio di abilità o capacità al di là di quelle che ci si può aspettare da una persona esperta nel ramo. Nell’operare questa valutazione si deve presumere che la persona esperta sia in possesso dei mezzi e delle capacità di lavoro e di sperimentazione abituali per il settore tecnologico in questione.

Più nel dettaglio, il problem-solution approach si compone di tre fasi principali o passaggi logici che l’esaminatore deve operare:

individuazione della c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità più prossima all’invenzione, che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata dalla privativa;
determinazione del problema tecnico oggettivo risolto dalla singola o dalle molteplici caratteristiche distintive della soluzione rivendicata (c.d. objective technical problem), attraverso la valutazione della domanda di brevetto rispetto all’anteriorità più prossima, l’individuazione delle differenze tra le due e l’individuazione dell’effetto tecnico che tali differenze comportano;
valutazione dell’ovvietà della soluzione dal problema tecnico per l’esperto del ramo, ovvero se il tecnico del ramo sarebbe giunto alla soluzione rivendicata in esame (c.d. approccio could-would), eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico cui pertiene la soluzione rivendicata in esame.

Durante la procedura amministrativa di esame della domanda di brevetto, così come nelle aule dei tribunali, il giudizio di originalità procede per fasi.

Occorre innanzitutto individuare il settore (o i settori) a cui l’invenzione attiene e lo stato della tecnica di riferimento. Lo stato della tecnica da considerare ai fini del giudizio di non ovvietà non corrisponde con quello preso in considerazione nel giudizio di novità; mentre infatti la novità si valuta in confronto a tutto lo stato della tecnica, l’attività inventiva si valuta in relazione ad una parte soltanto di questo. Non vi sono comprese le conoscenze nascoste (hidden knowledge) e le domande di brevetto depositate precedentemente ma ancora segrete.

Sommariamente, lo stato della tecnica è costituito dalle descrizioni dei brevetti, dalla letteratura brevettuale e dalle pubblicazioni tecniche generalmente note e più vicine al trovato. Il c.d. background dell’invenzione deve essere considerato oggettivamente, senza limitarsi a quanto riportato dal richiedente nella domanda di brevetto o nel brevetto già concesso.

In secondo luogo, la determinazione del problema tecnico risolto dal trovato e la valutazione dell’ovvietà della soluzione identificata dal medesimo sono effettuati dalla c.d. “persona esperta del ramo”, o “tecnico medio del settore”. La persona esperta del ramo è un modello ideale – e non reale – di tecnico esperto, ricostruito partendo dalle capacità e dal bagaglio di conoscenze tipiche di chi opera nel settore in cui si presenta il problema tecnico che l’invenzione cerca di affrontare, e che ha accesso a tutto quanto faccia parte dello stato della tecnica, ovvero la common general knowledge e la enhanced knowledge al giorno precedente alla data di deposito o di priorità valida per l’invenzione rivendicata.

La persona esperta del ramo è un professionista del settore orientato alla pratica (non uno studioso o un accademico), in grado di eseguire immediate associazioni logiche tra soluzioni presenti nella tecnica nota e lavori di routine, ma non dotato di capacità creative; esso può essere definito come «one who knows everything, yet imagines nothing». Deve inoltre trattarsi di un operatore avente capacità medie appartenenti ai tecnici del settore.

Il ramo è il settore in cui l’invenzione è attuata ed utilizzata, ma può accadere che il trovato sia stato realizzato in un campo e applicato in un altro settore, oppure sia frutto dell’apporto di più settori, come generalmente accade con le invenzioni di équipe; in questi casi, il settore pertinente dovrà essere ricostruito non tramite la scelta di uno specifico settore tra i molti, ma attraverso la combinazione di tutti quelli che vengono presi in considerazione.

Il livello di competenza della persona esperta del ramo è dunque altamente dipendente dal caso di specie.

La persona esperta del ramo può poi anche essere composta da un team di esperti, come accade in scenari complessi, come quello della ricerca farmaceutica, dove i team multidisciplinari in ambito di ricerca e sviluppo sono la norma, o ancora, nell’ipotesi in cui una nuova tecnologia sia di prossima diffusione in un settore tradizionale.

La persona esperta del ramo opera le sperimentazioni che sono consuete nel settore tecnologico in questione e facendo uso dei mezzi ordinari tipici di quell’attività, con ciò intendendosi le capacità intellettuali, le tecniche e le attrezzature o gli strumenti normalmente a disposizione di chi è attivo nel settore specifico.

Deve essere infine condotto il giudizio di non evidenza: il giudice deve valutare se l’esperto delineato, una volta identificato lo stato della tecnica di riferimento e il problema tecnico risolto dall’invenzione, sarebbe arrivato o meno alla soluzione inventiva rivendicata, in base al problem-solution approach.

Tale valutazione è tutt’altro che semplice e presenta ampi margini di discrezionalità. In assenza di indicazioni precise da parte del legislatore, sono stati individuati alcuni indizi di non evidenza oggettivi, denominati «secondary indicators» (o indizi secondari di non evidenza), che hanno la funzione di mitigare il pregiudizio che può sorgere da un’analisi ex post e di condurre a un accertamento più obiettivo, retrodatato al momento dell’invenzione. Tali indizi consistono in criteri presuntivi, quali:

i connotati tecnici del trovato;
le caratteristiche del procedimento che ha condotto alla sua realizzazione;
la storia del settore anteriore o successiva all’invenzione.

In concreto, criteri presuntivi possono rinvenirsi in un effetto tecnico inatteso, nel successo commerciale immediato del trovato associato all’esistenza di un bisogno da lungo tempo avvertito ma ciononostante non soddisfatto, nel numero e nei costi elevati delle licenze concesse, nell’esistenza di un pregiudizio tecnico che indirizzi verso altre soluzioni, o, ancora, nel fatto che fossero stati compiuti numerosi tentativi rimasti infruttuosi; nel superamento di difficoltà ritenute insormontabili. Maggiore è il numero degli indizi che si è in grado di raccogliere, maggiore sarà il peso dei medesimi nel giudizio di non evidenza.

Tali indizi sono peraltro particolarmente importanti in situazioni dubbie, quando possono, cioè, supportare la valutazione oggettiva dello stato della tecnica, completando la ricostruzione della situazione in cui si trovava l’esperto del ramo al momento in cui la domanda di brevetto è stata presentata.

3.3 L’industrialità

Ai sensi dell’art. 49 CPI, un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

L’invenzione, pur essendo di per sé un bene immateriale, per poter ricevere un’applicazione industriale, deve necessariamente estrinsecarsi in un risultato materiale; ciò vale anche per le invenzioni di procedimento, che devono necessariamente incorporarsi in un supporto fisico (dispositivo) o nel prodotto conseguito tramite il procedimento. Il concetto di industrialità afferisce quindi alla materialità tecnologica del risultato applicativo.

Esso implica, inoltre, che il trovato deve essere riproducibile per un numero potenzialmente indeterminato di volte con risultati costanti; il suo scopo deve essere tecnicamente raggiungibile, deve assolvere la funzione descritta e deve apportare una modifica della realtà materiale o empirica.

L’utilità non rappresenta invece un requisito di brevettabilità e non è implicita nel requisito di industrialità, potendo tutt’al più rappresentare un indice d’esistenza o di carenza dei requisiti inventivi, quali industrialità o attività inventiva.

Anche l’indicazione dell’uso a cui il trovato è destinato non costituisce un autonomo requisito di brevettabilità, né rientra nella nozione di industrialità, ma serve a stabilire se si è in presenza o meno di un’invenzione.

Ai sensi dell’art. 45, comma 2, CPI sono escluse dal concetto di invenzione le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per il gioco o per attività commerciale, i programmi per elaboratore (softwares) ed infine le presentazioni di informazioni. Il terzo comma del medesimo articolo precisa che queste realtà non sono brevettabili in quanto tali, ma è invece ammessa la brevettazione delle loro applicazioni tecniche, ribadendo la necessità che l’oggetto del brevetto si presti sempre ad una specifica applicazione tecnica (tecnologica).

Sulla brevettabilità del software, si veda l’approfondimento in questo articolo.

Analogamente, l’art. 2585 c.c. dopo avere elencato esemplificativamente i trovati brevettabili, specifica che è considerata brevettabile anche l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

3.4 La liceità

L’art. 50 comma 1 CPI stabilisce che non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume, e al secondo comma che l’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Lo scopo della norma è quello di garantire un controllo pubblico sull’innovazione tecnologica e al contempo di evitare che venga impedita la brevettazione di un trovato ogni qualvolta che di esso possa essere fatto un uso illecito.

La non brevettabilità si ha soltanto per quei trovati per i quali non è ipotizzabile nemmeno un uso lecito. Quindi, soltanto la violazione delle leggi poste a tutela dell’ordine pubblico e del buon costume rappresenta un impedimento alla brevettazione.

Sono ad esempio esclusi dalla tutela brevettuale in quanto ritenuti contrari all’ordine pubblico e al buon costume:

i procedimenti di clonazione di esseri umani;
i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;
le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti (in accordo alla direttiva 98/44/CE).

L’art. 81- quinquies CPI prevede delle ipotesi ex lege di invenzioni illecite. Si tratta di invenzioni biotecnologiche, di invenzioni concernenti il corpo umano, di invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario ai principi fondamentali, di procedimenti di clonazione umana, di modifiche dell’identità genetica germinale dell’uomo, di procedimenti aventi finalità eugenetiche o implicanti l’utilizzazione di embrioni umani e di cellule staminali embrionali umani e così via.

L’art. 45 CPI prevede altresì che non sono brevettabili, per ragioni di politica legislativa, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, i metodi diagnostici applicati al corpo umani o animale, le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale.

4. Il brevetto nazionale

Il diritto di esclusiva attribuito dal brevetto ha efficacia solo nell’ambito dello Stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità). L’inventore o il titolare di brevetto che voglia sfruttare in esclusiva l’invenzione in un mercato plurinazionale può quindi attuare due diverse strategie:

depositare più domande di brevetto contemporaneamente e ottenere brevetti in più Stati;
estendere la tutela di una domanda nazionale in altri Paesi di interesse.

Il deposito di una domanda di brevetto italiano rappresenta la forma più rapida ed economica per ottenere una prima tutela della propria invenzione che, seppur inizialmente valida solo sul territorio nazionale, può essere successivamente estesa in tutto il mondo entro un anno dal deposito, sfruttando il c.d. diritto di priorità.

Qualsiasi deposito di una singola domanda nazionale, inclusa quella italiana, conferisce infatti al suo richiedente un diritto di priorità di un anno a partire dalla data di primo deposito per la successiva richiesta di un brevetto in una pluralità di Stati esteri. In questo modo, per ottenere la tutela della propria invenzione in più Stati non è necessario procedere al deposito contemporaneo ed immediato di tante domande quanti sono gli Stati in cui ci si vuole proteggere, ma è possibile procedere in un secondo momento ed anche in maniera graduale, purché entro l’anno di priorità.

L’art. 160 CPI dispone che la domanda di brevetto nazionale per invenzione deve essere redatta in lingua italiana e deve necessariamente contenere o accludere in allegato:

la chiara identificazione del richiedente e dell’eventuale mandatario con allegata la designazione dell’inventore e l’eventuale atto di nomina del mandatario, pena l’irricevibilità della domanda stessa;
il titolo corrispondente all’oggetto dell’invenzione ed indicante il suo scopo e i caratteri salienti, che deve essere corto e pertinente e non contenere nomi di fantasia o marchi. Il titolo non ha funzioni descrittive né definitorie in merito all’oggetto dell’esclusiva, bensì prevalentemente classificatorie. Esso infatti permette la rapida reperibilità del brevetto durante le ricerche e, nel corso del periodo di segretezza, esso è l’unico elemento in grado di fornire ai terzi un’indicazione di base sul nucleo inventivo;
il riassunto dell’invenzione che precede la descrizione che, come dispone l’art. 160 CPI, ha solo finalità di informazione tecnica. Esso riassume ciò che verrà dettagliatamente esposto nella descrizione e serve a definire l’ambito di operatività dell’invenzione ed il problema tecnico da essa risolto. Grazie al riassunto, i tecnici del settore possono compiere più rapidamente le ricerche inerenti alle anteriorità e alla validità del brevetto ed i terzi possono conoscere rapidamente il settore della tecnica di riferimento e la direzione presa dall’ invenzione, evitando di leggere l’intero testo brevettuale.
la descrizione dell’invenzione, eventualmente seguita dagli opportuni disegni illustrativi, che deve essere sufficientemente chiara e completa, affinché, ai sensi dell’art. 51 CPI, ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Sinteticamente, la descrizione deve indicare il campo della tecnica e il preesistente stato della tecnica a cui l’invenzione afferisce, il problema tecnico e la soluzione proposta, una breve esplicazione degli eventuali disegni illustrativi e l’indicazione di almeno un modo di attuazione dell’invenzione e di almeno un utilizzo industriale della stessa, laddove questo non sia palese;
le rivendicazioni che, in modo chiaro, conciso e corrispondente a quanto descritto, devono definire le caratteristiche dell’invenzione per le quali si intende acquisire il diritto di esclusiva (art. 52 CPI). Esse consentono all’ Ufficio competente e a qualunque interessato di accedere rapidamente al contenuto dei diritti di brevetto esistenti, e possono essere presentate anche in seguito alla domanda, purché nel termine di due mesi dal deposito della stessa;
i documenti relativi alla priorità, nel caso in cui con la domanda si voglia rivendicare anche quest’ultima situazione.

La procedura di concessione di un brevetto di invenzione prevede una serie di fasi:

deposito: la domanda di brevetto, corredata degli elementi sopra indicati, unitamente alla designazione di uno o più inventori ed alla ricevuta del versamento relativo alle tasse di deposito, viene presentata all’Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM); ai sensi dell’art. 147 CPI, deve essere presentata un’apposita domanda all’UIBM o, in alternativa, ad una Camera di Commercio che, entro il termine di 10 giorni, provvede a trasmetterla all’Ufficio;
esame formale: l’UIBM provvede ad eseguire un primo esame per verificare i requisiti formali e verificare tra l’altro che l’oggetto della domanda sia un’invenzione e che siano presenti una o più rivendicazioni redatte in maniera formalmente corretta, senza tuttavia esprimere giudizi in merito alla novità o all’attività inventiva delle stesse;
ricerca di anteriorità: in caso di esito positivo dell’esame formale l’UIBM provvede ad inviare il testo all’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), il quale esegue una ricerca di anteriorità al fine di verificare la sussistenza dei requisiti fondamentali per la registrazione; viene così prodotto un rapporto di Ricerca che viene trasmesso al richiedente entro 9 mesi dalla data di deposito;
eventuali modifiche del richiedente: il richiedente del brevetto, entro 18 mesi dal deposito della domanda, visto il rapporto di ricerca, può inviare all’UIBM una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;
esame sostanziale: nel caso in cui il rapporto di ricerca di anteriorità sia positivo la domanda prosegue il suo iter fino alla concessione del titolo, altrimenti l’UIBM emette una comunicazione con cui richiede di sanare le obiezioni alla brevettabilità presenti nel rapporto, stabilendo un tempo massimo per il deposito delle modifiche, successivamente al quale potrà decidere di concedere o respingere la domanda;
pubblicazione della domanda: allo scadere del diciottesimo mese dalla data di deposito, l’UIBM provvede a mettere a disposizione del pubblico il testo della domanda, inizialmente non accessibile al pubblico.

Occorre evidenziare che, indipendentemente dalla ricerca di anteriorità eseguita dall’Ufficio ricevente, l’inventore può eseguire anche una ricerca volontaria di anteriorità, prima del deposito della domanda di brevetto. In effetti, la ricerca di anteriorità effettuata dall’Ufficio ricevente viene effettuata materiale esistente nelle biblioteche a sua disposizione, che per lo più comprendono solo precedenti brevetti, e solo una parte di essi, ovvero generalmente quelli delle nazioni più sviluppate; tale ricerca non comprende quindi le possibili anteriorità c.d. di fatto, che invece possono essere note all’inventore.

Può quindi accadere che, in un momento successivo, il brevetto sia dichiarato nullo (v. par. 10.2) in sede di contenzioso giudiziario, perché il contraffattore – dopo avere effettuato una ricerca di anteriorità più estesa ed approfondita di quella eseguita dall’Ufficio ricevente la domanda – ha trovato una anteriorità invalidante sfuggita all’Ufficio ricevente.

5. Il brevetto europeo

Esistono procedure che consentono di richiedere con un’unica domanda un numero elevato di domande di brevetto, o che permettono di ottenere contemporaneamente più brevetti nazionali.

Una delle forme di deposito più utilizzate da richiedenti italiani ed europei è rappresentata dalla domanda di Brevetto Europeo, che rappresenta una procedura unificata con cui attraverso il pagamento di un’unica tassa di deposito e lo svolgimento di un unico esame, è possibile ottenere la concessione contemporanea di 38 brevetti nazionali negli Stati aderenti alla Convenzione su Brevetto Europeo (CBE/EPC).

Tale domanda non comporta il rilascio di un unico brevetto che abbia come ambito territoriale tutti gli stati membri firmatari, ma instaura una procedura unificata e semplificata per il rilascio di un “fascio” di brevetti nazionali, che equivale in ciascuno stato aderente ad un brevetto nazionale. Con un singolo brevetto europeo, si può ottenere protezione in diversi Stati, ma si tratta di un insieme di brevetti nazionali che devono essere convalidati e mantenuti attivi singolarmente in ogni paese.

Anche la domanda di brevetto europeo si compone degli elementi essenziali suddetti, oltre che della designazione specifica degli Stati in cui si intende ottenere la protezione e la dichiarazione che l’istanza in questione riguarda la richiesta di un brevetto europeo.

Anche in questo caso la procedura di rilascio si compone di una pluralità di fasi sequenziali.

Il deposito è effettuato presso l’UIBM oppure presso l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), il quale provvede a rilasciare un rapporto di ricerca accompagnato da un’opinione di brevettabilità che anticipa la successiva fase di esame, durante la quale il titolare può presentare eventuali modifiche al testo iniziale della domanda al fine di superare possibili obiezioni presenti nel rapporto di ricerca. Al termine della fase di esame, in caso di parere positivo da parte dell’esaminatore, l’EPO provvede a concedere il brevetto.

Dopo la concessione, il titolare della domanda ha la facoltà di convalidare il brevetto europeo nei singoli Stati. Il brevetto europeo convalidato in uno specifico Stato conferirà al suo titolare i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto nello stesso Stato.

A differenza con la procedura nazionale, in ambito europeo chiunque entro nove mesi dalla pubblicazione può opporsi. I motivi di opposizione possono essere la mancanza dei requisiti di brevettabilità, l’insufficienza della descrizione perché una persona del mestiere possa attuarla o l’estensione dell’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale, qualora il richiedente abbia apportato modifiche durante la procedura di brevettazione. Anche in tal caso, il titolare del brevetto – e non più della mera domanda – è invitato a presentare le proprie osservazioni entro un termine determinato.

6. Il brevetto internazionale

Al titolare del brevetto è consentito di estendere il diritto di utilizzare in via esclusiva la propria invenzione a livello internazionale, attraverso una domanda internazionale di brevetto (c.d. sistema PCT– Patent Cooperation Treaty) presso la World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Anche tale domanda non consente tuttavia all’inventore di ottenere un titolo unitario, bensì di ottenere un fascio di brevetti nazionali, che hanno un corso del tutto autonomo. A differenza della procedura per l’ottenimento del brevetto europeo, la domanda internazionale non comporta un procedimento centralizzato per la concessione del brevetto, ma si limita esclusivamente a semplificare la richiesta, evitando di dover presentare domande nazionali distinte. Solo in un secondo momento i brevetti vengono concessi dai singoli paesi o dalle singole organizzazioni regionali designate.

La domanda internazionale di brevetto secondo la convenzione PCT è una procedura alla quale aderiscono circa 150 Stati, tra i quali figurano tutti i Paesi maggiormente industrializzati, ed attraverso la quale è possibile presentare contemporaneamente una domanda di brevetto in tutti gli Stati aderenti mediante un’unica procedura.

Il vantaggio principale della procedura PCT è rappresentato dal fatto di poter posticipare la data ultima per effettuare la scelta in merito agli Stati in cui estendere la protezione per la propria invenzione, che sarà rimandata alla scadenza del trentesimo o trentunesimo mese dalla data di primo deposito o priorità (ad es. la data di deposito della domanda italiana nel caso sia utilizzata come priorità per la successiva fase PCT).

La domanda internazionale di brevetto è composta dai medesimi elementi sopra descritti, con l’aggiunta della dichiarazione di volontà di depositare una domanda di brevetto internazionale secondo la normativa PCT e, in allegato, la designazione degli Stati e delle regioni in cui si richiede la protezione.

La procedura PCT prevede le seguenti fasi:

deposito: la domanda di brevetto corredata della descrizione completa di rivendicazioni e di eventuali disegni, unitamente alla designazione di uno o più inventori può essere presentata direttamente all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO) di Ginevra, o all’UIBM che provvederà a sua volta a trasmetterla all’OMPI;
ricerca: la domanda viene inviata dall’OMPI all’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) per l’esecuzione della ricerca di anteriorità e la verifica dei requisiti fondamentali per la brevettabilità. L’EPO trasmette un Rapporto di Ricerca contenente un’opinione preliminare di brevettabilità che rappresenta la base per i futuri esami di merito;
esame internazionale: il richiedente, dopo aver eventualmente provveduto a modificare il testo in seguito alla ricezione del rapporto di ricerca, può richiedere all’OMPI di rilasciare un parere di esame che andrà a sostituire la precedente opinione di brevettabilità preliminare;
ingresso nelle fasi nazionali/regionali: alla scadenza del trentesimo mese dalla data di primo deposito o priorità (del trentunesimo mese per alcuni Stati) occorre depositare una o più domande nazionali o regionali (ad esempio una domanda di brevetto europeo) per ottenere la concessione del titolo in ogni Stato di interesse. Da questa fase in avanti le singole procedure di concessione procedono in modo indipendente tra loro e secondo i regolamenti dei singoli Stati designati.

7. Il Brevetto Unitario

Dal 2023 esiste un ulteriore strumento per tutelare le invenzioni con un brevetto unico valido in più Stati membri dell’Unione Europea: il Brevetto Unitario.

Si tratta di un brevetto europeo, e quindi concesso dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), secondo il regolamento e le procedure stabilite dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), a cui è attributo un effetto unitario su formale richiesta del titolare della privativa.

Il sistema del brevetto unitario è basato sulla CBE: questo significa che la fase che precede la concessione è la stessa del brevetto europeo. E’ invece diversa la procedura successiva alla concessione del brevetto, che è più semplice dal punto di vista amministrativo e più conveniente economicamente del brevetto europeo, perché si tratta di un titolo unico e fornsce una tutela uniforme, con la stessa efficacia in tutti i Paesi membri dell’UE che abbiano ratificato l’accordo TUB (attualmente 18 Paesi).

La procedura centralizzata dell’EPO consente ai titolari di registrare il Brevetto Unitario con una sola richiesta presso l’EPO, che si occupa anche di amministrare il brevetto e gestire i pagamenti centralizzati. Questo sistema semplifica notevolmente il processo, evitando le convalide individuali e l’onere di pagare le tasse di rinnovo a vari uffici nazionali, con valute e scadenze diverse. Con il Brevetto Unitario, le tasse di rinnovo vengono infatti versate all’EPO in un’unica valuta, seguendo un unico calendario, con conseguente notevole riduzione dei costi amministrativi. Non sono previsti costi di deposito, esame o registrazione e le tasse di rinnovo sono contenute.

Per ottenere la registrazione di un Brevetto Unitario presso l’EPO, è necessario prima ottenere un brevetto europeo, secondo le procedure previste dalla CBE. La richiesta per ottenere l’effetto unitario deve essere presentata entro un mese dalla pubblicazione della concessione del brevetto europeo.

Un brevetto unitario può essere limitato, trasferito, revocato oppure decadere rispetto a tutti i Paesi membri della UE e può essere concesso in licenza in tutti o in parte di essi. I trasferimenti, le licenze e gli altri diritti in capo al titolare non devono essere registrati in ogni singolo Paese ma è sufficiente annotare la richiesta per l’ottenimento dell’effetto unitario nel corrispondente Registro dei brevetti unitari, amministrato centralmente dall’UEB.

Il brevetto unitario rappresenta un’opzione aggiuntiva a quelle attualmente vigenti per l’ottenimento della tutela della proprietà industriale in Europa. Un brevetto unitario può essere affiancato al classico brevetto europeo; è possibile ottenere una tutela unitaria in quegli Stati che hanno ratificato l’accordo TUB e convalidare, invece, il brevetto europeo in quegli Stati non coperti dalla tutela unitaria, perché non sono Stati membri della UE (Svizzera, Norvegia, Turchia, Islanda e i Paesi dell’ex Jugoslavia), oppure non partecipano alla cooperazione rafforzata (Spagna, Croazia), oppure non hanno ancora ratificato l’accordo TUB].

Per tutelare un’invenzione in Europa, dunque, un’impresa può:

estendere la domanda di brevetto prioritaria negli Stati in cui intende commercializzare un prodotto o in cui hanno la sede i principali concorrenti;
depositare una domanda di brevetto europeo e dopo la concessione decidere se applicare una delle seguenti opzioni: a) convalidare il brevetto solo in alcuni Stati, usufruendo se necessario dell’opzione di “opt-out” (in tal caso brevetti europei concessi non saranno sotto la giurisdizione del tribunale unificato ma dei tribunali dei Paesi in cui sono state effettuate le convalide); b) richiedere l’effetto unitario; c) utilizzare entrambe le soluzioni, utilizzando il sistema di convalide in quei Paesi dove non è possibile conseguire l’effetto unitario.

Le controversie riguardanti i brevetti unitari e i classici brevetti europei sono gestite da un unico organismo centrale per tutti i Paesi membri dell’UE partecipanti, il tribunale unificato dei brevetti (TUB), che ha la competenza esclusiva sulle azioni di nullità, non contraffazione, revoca e sulle decisioni prese dall’UEB dei brevetti unitari. Il TUB permette ai titolari di brevetti unitari di richiedere il risarcimento per violazioni brevettuali su tutto il territorio dell’UE. Le decisioni del TUB hanno effetto in tutti gli Stati firmatari, con conseguente eliminazione del rischio di risultati contrastanti fra tribunali nazionali e garanzia di maggiore certezza del diritto.

I titolari di brevetti europei (non unitari) possono tuttavia esercitare l’opt-out, cioè rifiutare la giurisdizione esclusiva del TUB, mantenendo la gestione giuridica nazionale per un periodo di sette anni, prorogabili. Anche con l’opt-out, è possibile tornare sotto la giurisdizione del TUB tramite l’opt-in. In ogni caso, il brevetto unitario rimane sempre sotto la giurisdizione del TUB, senza eccezioni.

8. La descrizione e le rivendicazioni nella domanda di brevetto

Come si è visto, il brevetto è il documento nel quale vengono rappresentate le dichiarazioni attraverso le quali si realizza la brevettazione e vengono portate a conoscenza dei terzi attraverso ad un sistema di pubblicità. Ai sensi dell’art. 51 comma 1 CPI, alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza. La struttura del documento brevettuale è pertanto composta da titolo, descrizione, rivendicazioni e disegni.

La descrizione e le rivendicazioni, allegate alla domanda di brevetto, rappresentano il cuore di quest’ultimo perché da esse discendono gli effetti della brevettazione e, oltre ad estrinsecare le funzioni proprie del sistema brevettuale, permettono la valutazione dell’invenzione.

Infatti, l’oggetto dell’interpretazione non si limita all’atto di concessione della pubblica autorità in sé considerato, bensì si estende a tutti quegli atti dai quali è dato desumere il contenuto del brevetto, l’esistenza dell’invenzione ed i limiti dell’esclusiva.

La loro interpretazione è di fondamentale importanza affinché il brevetto realizzi la sua funzione e sulla base di queste, l’interprete può valutare la validità, formale e sostanziale, prima della domanda e poi del brevetto concesso, può accertare la presenza o meno dei requisiti brevettuali ed operare raffronti con lo stato della tecnica.

La domanda di brevetto rappresenta il mezzo per ottenere la concessione di quest’ultimo da parte dell’autorità pubblica. Tuttavia, il brevetto non si configura soltanto come un atto amministrativo, bensì il concorso del privato è determinante per far sorgere gli effetti giuridici della fattispecie. Infatti, la fattispecie brevettuale è composta sia da atti del privato che da atti dell’autorità pubblica e ciò si nota chiaramente dalla composizione della domanda brevettuale: il suo contenuto, così come la sua promozione, è una responsabilità del richiedente e dipende dalla sua volontà.

L’UIBM non può di propria iniziativa né integrare, né modificare il contenuto della domanda e gli effetti del brevetto decorrono dalla data di presentazione di quest’ultima, con l’adempimento dei relativi oneri fiscali. L’UIBM si limita all’esame dei documenti, verifica l’esistenza delle condizioni previste dalla legge e controlla i relativi adempimenti, dopodiché respinge (in tutto o in parte) la domanda o rilascia il brevetto così com’è.

8.1 La descrizione

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 CPI, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale deve contenere la descrizione, le rivendicazioni (v. par. 8.2) e i disegni.

La descrizione è un elemento fondamentale della domanda brevettuale; il suo scopo è quello di portare a conoscenza dei terzi una determinata invenzione, dimostrando da una parte l’esistenza del presupposto fondamentale dell’esclusiva, e dall’altra di adempiere all’onere della rivelazione che condiziona il diritto stesso.

L’art 21 comma 3 del regolamento di attuazione del CPI, prevede che la descrizione deve contenere una serie di elementi, allo scopo di assicurare che le informazioni tecniche della domanda brevettuale siano sufficienti a consentire al tecnico di realizzare concretamente ciò che l’invenzione insegna e di comprendere in maniera univoca il contributo allo stato dell’arte:

il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;
lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca;
l’esposizione dell’invenzione in modo che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
la descrizione di eventuali disegni;
la descrizione dettagliata di almeno un modo di attuazione dell’invenzione, con esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
l’indicazione esplicita, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, del modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

Una volta che il regime di monopolio sull’invenzione termina, ciò che il brevetto insegna può essere liberamente attuato da chiunque; è ovvio tuttavia che l’attuazione di un brevetto sarà possibile per i terzi solo qualora la relativa domanda contenga una descrizione sufficientemente chiara e precisa.

Per tale motivo, l’art. 51, comma 2, CPI dispone che l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla, e, specularmente, l’art. 76, comma 1, lett. b), CPI prevede che il brevetto è nullo se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a una persona esperta di attuarla.

La sufficienza della descrizione deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di brevetto, non potendo quindi sopravvenire in un momento successivo, per evitare che la presentazione della domanda abbia uno scopo meramente “prenotativo” per la brevettazione di una tecnologia di cui è dubbia la realizzazione.

L’indagine sulla sufficienza della descrizione è, come ogni causa di invalidità, affidata all’autorità giudiziaria; tuttavia l’UIBM ne può conoscere ai fini della valutazione circa la regolarità della domanda di brevetto, per determinare se l’oggetto della domanda risulti intellegibile o invece necessiti di modifiche o integrazioni, eventualmente anche tramite i disegni.

La sufficienza, chiarezza e completezza della descrizione deve essere valutata con riferimento non ad ogni terzo concorrente, bensì alla persona esperta del settore. Si tratta di una figura modello, che si identifica nell’esperto del settore specifico cui inerisce il brevetto, provvisto del comune bagaglio tecnico di carattere generale e facente altresì attenzione alle problematiche emergenti nei settori affini.

A differenza dell’esperto del ramo menzionato dall’art. 48 CPI per la valutazione dell’attività inventiva, si tratta di una persona che non necessita di una particolare capacità tecnica, bensì unicamente di una conoscenza dello stato della tecnica normale dal punto di vista professionale. Infatti, chi si propone di attuare un brevetto non ricerca alternative e si limita realizzare ciò che trova descritto nel brevetto, ovvero ciò che è utile sul piano pratico, mentre il ricercatore lavora con la prospettiva di individuare alternative al contenuto di un brevetto al fine di compiere una nuova indagine e pervenire ad una nuova invenzione.

Per quanto riguarda gli elementi della descrizione, la giurisprudenza prevalente ritiene che:

l’elemento della descrizione del brevetto deve consistere nella definizione del contenuto della invenzione;
da tale definizione devono conseguire tutte le indicazioni necessarie per mettere in pratica l’invenzione con riferimento al suo scopo ed alla sua attitudine ad avere una applicazione industriale;
dette indicazioni devono essere “operanti”, cioè valide nei confronti di un esperto del ramo dotato di tecnica media, il quale dovrà essere in grado di attuare l’invenzione descritta, senza dover ricorrere a nuove ricerche, o, comunque, senza dover adottare sistemi attuativi soggetti a nuove indagini, nuovi controlli o nuove sperimentazioni.

Le indicazioni contenute nella descrizione devono essere tali che il tecnico solo leggendole sia in grado di attuare l’invenzione, senza dover ricorrere a nuove ricerche, o, comunque senza dover adottare sistemi attuativi soggetti a nuove indagini, nuovi controlli, nuove sperimentazioni, né ricorrere a sforzi creativi o calcoli macchinosi.

Per essere sufficiente (enabling), la descrizione deve consentire l’attuazione dell’invenzione per tutta la tecnologia rivendicata; tuttavia si ritiene che l’impossibilità di realizzare l’invenzione per una parte limitata della portata della rivendicazione non porti automaticamente alla nullità di quest’ultima, in quanto l’interprete, anche in tal caso, deve cercare di trovare un senso al brevetto.

La descrizione è da ritenersi sufficiente anche qualora taluni esempi in essa elencati non siano riproducibili. Tuttavia, in tal caso, l’esperto del ramo deve essere in grado di identificare agevolmente le varianti riproducibili, senza esser costretto a riprodurle tutte. Di contro, una descrizione con varianti per la maggior parte irriproducibili rende la ricerca dell’esperto molto ardua e ciò potrebbe comportare una globale valutazione di insufficienza.

8.2 Le rivendicazioni

Le rivendicazioni sono la parte caratterizzante del testo brevettuale, in quanto con esse l’inventore ne definisce l’oggetto, e cioè delimita il perimetro di protezione della propria privativa. L’art. 52 CPI stabilisce in proposito che nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, in tal modo distinguendo il ruolo delle rivendicazioni da quello della descrizione (e dei disegni), che invece forniscono, come si è visto, le informazioni necessarie per attuare il trovato, chiarendo eventuali ambiguità del testo delle rivendicazioni stesse (v. par. 8.1).

Nelle rivendicazioni, il titolare specifica tutti quegli elementi della propria invenzione di cui richiede la privativa, selezionando le caratteristiche innovative e dotate di sufficiente attività inventiva nell’ambito dell’invenzione descritta, e delimitando, al tempo stesso, i confini del diritto dell’inventore; in tal modo, una volta concesso il brevetto, i terzi concorrenti dovranno astenersi dal riprodurre quanto indicato in tale allegato, per non incorrere in ipotesi di contraffazione (v. par. 9).

Le rivendicazioni sono quindi di centrale importanza, sia nella fase di valutazione dei requisiti di brevettabilità (v. par. 3) – e in particolare dell’attività inventiva, in quanto solo caratteristiche effettivamente rivendicate possono essere prese in considerazione per stabilire le differenze tra il brevetto e l’arte nota nell’ambito del c.d. problem-solution approach (v. par. 3.1), e prima ancora per individuare la prior art effettivamente rilevante – che in quella dell’accertamento della contraffazione (v. par. 9), mentre la descrizione ha la funzione di contenere informazioni necessarie all’attuazione dell’invenzione (v. par. 8.1).

A tal proposito, l’art. 52 comma 3 CPI stabilisce che i limiti della protezione, stabiliti dalle rivendicazioni e interpretati grazie all’ausilio di descrizione e disegni, devono essere intesi in modo da garantire allo stesso tempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

L’estensione dell’esclusiva conferita dal brevetto scaturisce quindi dalle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e degli altri elementi brevettuali (disegni e titolo), i quali non possono tuttavia aggiungere significati che le rivendicazioni non posseggono, ma solo, appunto, interpretarne e chiarirne adeguatamente il contenuto.

Nonostante che il brevetto possa avere ad oggetto una sola invenzione (principio di unità dell’invenzione), non è raro che un brevetto contenga più rivendicazioni. Generalmente le rivendicazioni vengono redatte secondo un rapporto gerarchico:

la rivendicazione principale (o indipendente) che non fa riferimento a rivendicazioni precedenti e ha lo scopo di delimitare l’ambito di tutela perseguito dal richiedente; essa deve pertanto contenere tutte le caratteristiche inventive essenziali per il raggiungimento dello scopo perseguito; la portata della protezione sarà tanto più ristretta quante più caratteristiche vengono in essa inserite;
le rivendicazioni dipendenti aggiungono caratteristiche supplementari rispetto a quelle presenti nella principale e dipendono da essa, o da un’altra dipendente (c.d. “dipendenza multipla”); affinché via sia contraffazione (v. par. 9), è necessario che nella successiva invenzione siano presenti non solo tutti gli elementi della rivendicazione dipendente, bensì anche tutti quelli della rivendicazione da cui dipende.

9. La contraffazione del brevetto

Come si è esposto, il brevetto attribuisce all’inventore il diritto di utilizzare in esclusiva l’invenzione. L’utilizzo di un brevetto senza autorizzazione del titolare costituisce contraffazione. In particolare, si ha contraffazione del brevetto quando l’invenzione viene riprodotta o sfruttata da parte di terzi, senza una licenza o senza il consenso del titolare.

Per la valutazione dell’eventuale interferenza di un prodotto e/o di un procedimento con una privativa brevettuale, assumono un rilievo di centrale importanza le rivendicazioni (v. par. 8.2), che, come si è visto, definiscono la portata dell’invenzione, e quindi l’ambito di protezione del brevetto.

La contraffazione di un brevetto viene definita letterale nel caso in cui sia riprodotto esattamente da un terzo non autorizzato quanto rivendicato in un precedente brevetto in corso di validità, senza alcuna modificazione.

Secondo la giurisprudenza prevalente, per determinare se vi sia o meno contraffazione letterale è fondamentale determinare quale sia l’effettiva portata delle rivendicazioni, interpretandole ove necessario alla luce della descrizione e dei disegni del brevetto (art. 52, comma 2, CPI) e della common general knowledge del settore di riferimento, disponibile al tempo della pubblicazione.

Qualora il prodotto/procedimento di cui si lamenta l’interferenza riproduca effettivamente tutti gli elementi innovativi presenti nell’ambito di protezione del brevetto, determinato secondo i criteri di cui sopra, si ha contraffazione letterale. Se invece tale prodotto/procedimento, pur raggiungendo un risultato simile a quello oggetto del brevetto che si assume contraffatto, si sostanzia in una soluzione diversa per struttura e caratteristiche da quella rivendicata in quest’ultimo, la contraffazione letterale non sussiste.

Si ha invece contraffazione per equivalenti nel caso in cui sono ripresi gli insegnamenti fondamentali di un brevetto anteriore, in corso di validità, per conseguire lo stesso effetto tecnico. In tal modo, la tutela brevettuale si estende anche a quelle soluzioni che, pur non essendo state espressamente rivendicate, possono considerarsi fungibili rispetto a queste ultime.

Nel caso della contraffazione per equivalenti, il prodotto contraffatto ha in comune con il trovato brevettato gli “elementi essenziali” dell’invenzione, e non l’invenzione così come individuata dalle rivendicazioni, seppur con l’eventuale sostituzione di specifici elementi rivendicati con altri di cui a priori si poteva conoscere l’idoneità a svolgere la stessa funzione dell’elemento sostituito.

Il principio degli equivalenti costituisce la risposta all’esigenza del titolare di disporre di un’esclusiva che sia tale anche in concreto, e non solo “sulla carta”; situazione quest’ultima che si verificherebbe inevitabilmente ove la protezione avesse ad oggetto esclusivamente la contraffazione letterale e non la ripresa per equivalenti del trovato rivendicato.

A tal proposito, l’art. 52 comma 3-bis CPI stabilisce che, per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, occorre considerare ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Tale norma ha un duplice scopo:

da una parte, tutelare i diritti del titolare, garantendogli una protezione effettiva, non subordinata alla riproduzione integrale e letterale di tutti i singoli elementi dell’invenzione, evitando così il rischio che terzi concorrenti tentino indebitamente di eludere la tutela brevettuale, limitandosi semplicemente ad apportare varianti formali, minime e non significative rispetto a quanto letteralmente rivendicato in un brevetto (“design around”);
dall’altra, assicurare ai terzi una ragionevole sicurezza giuridica, ovvero che l’interpretazione delle rivendicazioni non venga estesa oltre misura, facendo rientrare nell’ambito della protezione un prodotto/processo che di fatto il titolare non ha identificato quale propria invenzione.

Tali due opposte esigenze (quella del titolare, la cui esclusiva non deve poter essere elusa semplicemente evitando di riprodurre letteralmente il trovato, e quella dei terzi, che devono poter determinare con ragionevole sicurezza l’ambito della condotta vietata in quanto interferente con l’esclusiva) trovano il loro bilanciamento nel riferimento alle rivendicazioni, nel senso che l’equivalenza deve essere determinata in rapporto a ciò che il titolare del brevetto ha scelto di proteggere, e dunque si estende a tutte le soluzioni equivalenti all’idea di soluzione rivendicata, in quanto realizzate attraverso sostituzioni non inventive degli elementi dell’invenzione per i quali il titolare ha chiesto espressamente protezione.

Ai sensi dell’art. 52 comma 3-bis CPI, quindi si ha contraffazione per equivalenti non in tutti i casi in cui il trovato brevettato ed il prodotto contraffatto abbiano in comune una sorta di “concezione generale”, ma soltanto quando il secondo riprenda letteralmente o con sostituzioni equivalenti le caratteristiche dell’invenzione indicate nelle rivendicazioni.

Il concetto di equivalenza non è definito a livello normativo. Per tale ragione, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato nel corso del tempo vari criteri, finalizzati a determinare come verificare ed accertare l’equivalenza. Tra questi, due sono in particolare quelli maggiormente diffusi:

il criterio dell’ovvietà/non ovvietà;
il criterio c.d. triple test, o metodo FWR (Fuction, Way, Result).

In base al criterio primo criterio dell’ovvietà/non ovvietà, di derivazione tedesca, l’equivalenza sussiste ogni qual volta in cui il prodotto/procedimento contestato si differenzia dal trovato brevettato solo per modifiche banali, ovvie o comunque alla portata dell’esperto del settore o comunque modifiche che, per quanto inventive, non consentono di escludere l’utilizzo, anche solo parziale, del brevetto anteriore. In sostanza, secondo tale criterio se la modifica apportata a quanto rivendicato in un brevetto è ovvia si ha equivalenza e, pertanto, contraffazione; se invece tale modifica è del tutto inventiva l’equivalenza non sussiste e, di conseguenza, deve escludersi la contraffazione.

In base invece al criterio del c.d. triple test, di matrice statunitense, nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che svolgono sostanzialmente la stessa funzione (F – Function), nello stesso modo (W – Way) e con lo stesso risultato finale (R – Result) della soluzione rivendicata nel brevetto di cui si lamenta la contraffazione.

La giurisprudenza tradizionale valutava la contraffazione per equivalenti sulla base di un’analisi del brevetto nel suo complesso e sull’individuazione, nell’invenzione e nel prodotto assunto essere in contraffazione, della medesima “idea inventiva”, aderendo al criterio dell’ovvietà e sacrificando in parte le esigenze di certezza dei terzi in relazione all’ampiezza dell’esclusiva brevettuale.

La giurisprudenza più recente, abbandonando l’approccio precedente – sostanzialmente incentrato sulla valutazione dell’invenzione nel suo complesso ricostruita sulla base delle caratteristiche (ritenute) essenziali della soluzione inventiva – valorizza invece maggiormente il ruolo delle rivendicazioni del brevetto, e quindi delle singole caratteristiche rivendicate, nel determinare la contraffazione per equivalenti.

La giurisprudenza tende quindi a valutare la contraffazione per equivalenti in termini oggettivi, non ritenendo corretto attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del titolare del brevetto, e privilegiando il metodo c.d. triple test. Si ritiene infatti che, per valutare se una determinata realizzazione possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne contraffazione, occorra accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi solo in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea protetta.

In particolare, la Cassazione (ordinanza n. 120/2022) ha ritenuto che il giudice, chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio, deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato di contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.

Un’ulteriore ipotesi di contraffazione è quella cui si riferiscono gli artt. 2587 c.c. e 68, comma 2 CPI, i quali definiscono come invenzioni dipendenti quelle che, sebbene dotate dei requisiti di brevettabilità, richiedono lo sfruttamento di un brevetto anteriore e, pertanto, il brevetto dipendente non può essere attuato o utilizzato senza il consenso del titolare del brevetto anteriore. In caso contrario – cioè quando viene attuato o utilizzato un miglioramento, adattamento o perfezionamento di un brevetto anteriore, senza il consenso del titolare dello stesso – si parla di contraffazione “evolutiva”.

Un’ultima ipotesi di contraffazione è quella c.d. “indiretta”, che si verifica quando un prodotto o procedimento brevettato non viene sfruttato direttamente dal presunto contraffattore, il quale tuttavia fornisce a soggetti terzi i mezzi necessari ad attuare la privativa.

A questo proposito, l’art. 66, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater CPI prevedono che la tutela conferita dal brevetto si estende anche al diritto di vietare a terzi di fornire ad altri soggetti i mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell’invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio ove la medesima sia protetta. Pertanto, si verifica un’ipotesi di contraffazione indiretta quando un terzo fornitore sia consapevole dell’idoneità e della destinazione dei mezzi attuativi dell’invenzione, oppure, nel caso in cui i mezzi in questione sono costituiti da prodotti correntemente in commercio, quanto il fornitore dei mezzi induca il soggetto a cui essi sono forniti a commettere la contraffazione.

10. La tutela processuale del brevetto

A tutela del brevetto possono essere esperite:

azioni di accertamento positivo o negativo circa la validità o meno del titolo o la sua decadenza, le azioni di paternità e rivendica dei diritti morali e di sfruttamento economico del titolo, le azioni di accertamento positivo o negativo della contraffazione del titolo;
azioni di condanna alla cessazione della contraffazione e al risarcimento dei danni;
azioni cautelari, tipiche (inibitoria, sequestro, descrizione, ecc.) o atipiche (art. 700 c.p.c.).

L’art. 120, comma 1 CPI consente di avviare un’azione giudiziaria sulla base di un titolo per il quale sia in corso la procedura di concessione. Analoga previsione è contenuta nell’art. 132 CPI per i procedimenti cautelari.

La possibilità di iniziare una causa di nullità o contraffazione anche durante la pendenza del procedimento amministrativo comporta il rischio che la sentenza sulla validità o contraffazione sia pronunciata prima che il titolo sia stato rilasciato. A tal proposito, l’art. 120, comma 1 CPI stabilisce che la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’autorità amministrativa abbia provveduto sulla domanda di concessione e il giudice sospende il processo fino a che ciò non accada, sollecitando però l’UIBM a provvedere.

Le azioni di contraffazione coinvolgono tutti coloro che abbiano preso parte alla catena produttiva e/o distributiva (fabbricante, commerciante, utilizzatore a scopo di lucro) a prescindere da rapporti di complicità o cooperazione colposa (destinati a valere nelle azioni di regresso-manleva per la graduazione interna delle responsabilità e dei danni).

Il concorso nella contraffazione riguarda anche il produttore-fornitore di pezzi o mezzi scientemente destinati a terzi che li impieghino nella fabbricazione di macchine o nell’attuazione di procedimenti in violazione della altrui privativa. Si tratta della cd. contraffazione indiretta (contributory infringment) che implica la consapevolezza di operare per rendere possibile la contraffazione da parte del terzo.

Una volta che un brevetto è stato rilasciato, non è prevista la possibilità di interventi integrativi, né nel contenuto, né nell’oggetto del brevetto. Ciò per l’esigenza di tutela dei terzi, che devono poter fare affidamento sulla identificabilità di un preciso ambito riservato all’esclusiva del titolare del brevetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 79, comma 1 CPI, il titolare del brevetto ha la facoltà di limitare l’ambito di protezione del proprio brevetto operando un emendamento al testo delle rivendicazioni (ed eventualmente della descrizione e dei disegni), emendamento che deve essere depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Attraverso le limitazioni del brevetto, il titolare può autoridurre l’area della propria privativa, quando venga a conoscenza di documenti di arte anteriore non conosciuti al momento del deposito del brevetto, che limiterebbero la soluzione proteggibile solo ad alcuni aspetti dell’invenzione originaria, invalidando potenzialmente parte delle rivendicazioni. In tal modo, il titolare del brevetto può ridurre sensibilmente il rischio di incorrere in cause di nullità promosse (in via diretta) da concorrenti (v. par. 10.2) e (in via riconvenzionale) da contraffattori (v. par. 10.1), nelle quali rischierebbe altrimenti di vedere invalidato il proprio brevetto o modificato parzialmente a discrezione del giudice adito.

La limitazione è tuttavia preclusa in pendenza di un giudizio di nullità del brevetto (v. par. 10.2).

10.1 L’azione di accertamento della contraffazione

L’art. 2697 c.c. impone a chi vuole fare valere un diritto in giudizio (attore) l’onere della prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto è il titolare del brevetto che deve fornire al giudice la prova della contraffazione posta in essere dall’altra parte (convenuto).

Tale onere è facilitato dall’istituto della discovery (art. 121 CPI) che consente al titolare del brevetto di chiedere al giudice, qualora il titolare fornisca seri indizi circa la fondatezza della domanda e abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte, di ordinare l’esibizione o la richiesta di informazioni. Si possono così acquisire prove sui fatti rilevanti per la causa, che siano in possesso dell’altra parte, in deroga parziale all’onere della prova.

L’ordine di esibizione del giudice ha oggetto soprattutto la documentazione concernente i profili tecnici e contabili dei fatti oggetto di causa (ad es. disegni tecnici, manuali di istruzioni, libri contabili, ecc.) e la richiesta di informazioni sui fatti individuati dal titolare.

E’ possibile altresì ottenere che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione del brevetto, in modo da identificare i soggetti coinvolti nella catena produttiva/distributiva dei prodotti, al fine di poter chiedere la tutela giudiziaria anche nei loro confronti (c.d. discovery repressiva).

Qualora la contraffazione luogo su scala industriale mediante atti di pirateria (art.144 CPI), ovvero sia realizzata dolosamente e in modo sistematico, il giudice può anche disporre l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte (art. 121, comma 2-bis, CPI).

I provvedimenti di discovery possono portare alla divulgazione di informazioni di grande valore economico (dati tecnici o know how aziendale, dati contabili-clienti, prezzi, politiche costi, dati finanziari-di impatto se relativi a società quotate in borsa), facendo così sorgere esigenze di tutela della riservatezza; la riservatezza tuttavia non può impedire o ostacolare l’attuazione delle misure istruttorie o pregiudicare il diritto di difesa e di contraddittorio. In questo senso, il giudice può disporre misure idonee quali la segretazione totale o parziale del materiale da esibire, la limitazione dell’accesso alle informazioni a pochi soggetti (avvocati e consulenti di parte) o penali per le parti in caso di violazione dell’obbligo alla riservatezza (art. 121 comma 3 CPI).

Ai sensi dell’art. 121-bis CPI, il giudice può inoltre ordinare che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di brevetto, da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di tale diritto, su scala commerciale, sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di tale diritto, su scala commerciale, sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di tale diritto, o sia stata indicata dai soggetti di cui sopra come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

Tali informazioni possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

La possibilità di esercitare il diritto di informazione anche contro soggetti estranei, mediante interrogatorio di tali soggetti, differenzia questo istituto dalla discovery di cui all’art. 121 CPI, fermo restando che anche in tal caso sono tutelate le informazioni riservate.

Generalmente, essendo necessarie conoscenze molto specialistiche (ad es. sullo stato dell’arte, lo svolgimento di indagini di mercato), viene nominato un CTU. Nelle controversie riguardanti i brevetti (come quelle in materia di proprietà industriale in genere), la CTU riveste infatti una funzione fondamentale, rappresentando spesso l’unico strumento per accertare lo stato della tecnica e rispondere all’interrogativo circa la sussistenza dei requisiti della novità e altezza inventiva.

Anche in occasione delle operazioni peritali vengono tutelate le informazioni riservate delle parti (attraverso la cancellazione dati non necessari, consentendo l’accesso solo a CTP e difensori, o al solo CTU, con documentazione che rimanga depositata presso il CTU e facoltà di avvocati e CTP solo di prenderne visione, ma non estrarne copia, etc.).

10.2 L’azione di nullità del brevetto

Il controllo di validità del brevetto è puramente eventuale, e viene demandato al giudice ordinario. L’art. 76 CPI stabilisce che il brevetto è nullo:

se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli artt. 45 e ss. CPI;
se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dall’art. 118 CPI.

L’efficacia del brevetto può venire meno in tutto o in parte, prima della scadenza del termine ventennale di validità del brevetto, a seguito di una sentenza di nullità emessa dal giudice, su domanda di parte. Il nostro sistema, infatti, pur in presenza di un esame preventivo da parte dell’Ufficio (v. par. 4), prevede un controllo eventuale della validità del brevetto che si svolge dopo il rilascio, affidato appunto all’autorità giudiziaria.

Legittimato a far valere la nullità di un brevetto è chiunque possa essere ostacolato nella sua attività d’impresa dall’esistenza del brevetto nullo. La giurisprudenza ritiene legittimato qualunque concorrente, anche potenziale, del titolare del brevetto, nonché il cessionario ed il licenziatario del brevetto stesso, con o senza esclusiva, sia stato o meno trascritto il contratto di licenza. Non può invece impugnare un brevetto uno studioso della materia cui si riferisce l’invenzione, o un semplice consumatore. È possibile, poi, che la questione di nullità venga sollevata, in via d’eccezione, o di domanda riconvenzionale, da chi sia stato convenuto (ad esempio, per contraffazione) dal titolare del brevetto.

L’onere di provare la nullità incombe in ogni caso su chi ha impugnato il brevetto. Nonostante l’assenza di un esame preventivo sostanziale della brevettabilità dell’invenzione, vi è una presunzione di validità del brevetto; pertanto, il giudice deve concludere per la validità del brevetto qualora ritenga non raggiunta la prova dell’invalidità del medesimo.

La sentenza che dichiara la nullità, una volta passata in giudicato, è efficace nei confronti di chiunque e comporta la radiazione del brevetto, con effetto retroattivo. Essa è oggetto di pubblicità mediante annotazione sul registro dei brevetti a cura dell’UIBM.

La sentenza di accertamento della nullità del brevetto ha effetti retroattivi, ma con alcune limitazioni. In base all’art. 77 CPI, infatti, la declaratoria di nullità non pregiudica gli atti, già compiuti, di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato, né i contratti aventi ad oggetto l’invenzione, conclusi prima del passaggio in giudicato della declaratoria di nullità e già eseguiti, salvo, in questo caso, la previsione di un equo rimborso, a discrezione del giudice e tenuto conto delle circostanze, degli importi già versati in esecuzione del contratto medesimo.

L’art. 76 comma 2 CPI prevede altresì che, se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso. Si parla appunto di nullità parziale del brevetto qualora la causa di invalidità colpisca solo una parte dell’oggetto del brevetto, mentre la parte residua mantiene intatti i requisiti di validità.

In effetti, anche se una domanda di brevetto può avere ad oggetto una sola invenzione, può accadere che tale domanda si presenti come un complesso di più elementi inventivi oggetto di più rivendicazioni (v. par. 8.2); in tal caso, qualora un brevetto sia stato concesso anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti, per effetto della nullità parziale del brevetto le altre concorrenti rivendicazioni che presentino i requisiti di legge per la brevettazione conservano validità. In altri termini, la sentenza di nullità parziale ha l’effetto di escludere la privativa sulla parte del brevetto non valida, mantenendo valida quella restante; in tal modo, il giudice ridefinisce la portata dell’esclusiva brevettuale, delimitandola sulla base delle rivendicazioni valide e limitando l’ambito di protezione del brevetto rispetto a come era stato originariamente concesso.

Ai sensi dell’art. 73 comma 3 CPI, in pendenza di un giudizio di nullità di un brevetto non può essere proposta una istanza in via amministrativa di limitazione del brevetto stesso (v. par. 10), finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Tuttavia, ai sensi dell’art. 79 comma 3 CPI, il titolare può riformulare le rivendicazioni (v. par. 8.2), entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata e senza che venga estesa la protezione conferita dal brevetto concesso.

L’esame delle anteriorità effettuato dall’EPO (v. par. 4), per quanto approfondito, non è infatti mai esaustivo, ed è dunque possibile che il titolo brevettuale venga concesso nonostante vi siano documenti d’arte anteriore non rinvenuti al momento dell’esame. Il titolare del brevetto, di cui sia stata contestata in giudizio la validità del proprio titolo (a causa della presunta interferenza con anteriorità invalidanti), può quindi chiedere nel corso del giudizio una riformulazione in senso limitativo delle rivendicazioni originarie, aggiungendo degli elementi più specifici. In tal modo, il titolare può mantenere il controllo sul testo della privativa, evitando che una ridefinizione da parte del CTU nominato e la pronuncia di nullità parziale da parte del giudice possano determinare una modificazione delle rivendicazioni che non corrisponde al suo interesse.

Affinché la limitazione non si trasformi in una indebita estensione della privativa, la norma prevede tuttavia due limiti, stabilendo che:

le informazioni per integrare le rivendicazioni devono provenire dalla domanda iniziale;
la limitazione non deve eccedere l’ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie.

Qualora il giudice ritenga valido il titolo così come modificato, ai sensi dell’art. 76 comma 2 CPI, nel pronuncerà una declaratoria di nullità parziale del brevetto, stabilendo le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione; in tal modo, alcune caratteristiche del trovato torneranno ad essere di disponibilità della collettività.

Qualora venga concesso un brevetto per invenzione per un trovato che è invece meritevole di una diversa protezione brevettuale, la sentenza che accerta la nullità del brevetto per invenzione, e che contemporaneamente accerta la sussistenza dei requisiti di validità di un diverso brevetto, può disporre la conversione del brevetto nullo nel diverso brevetto di cui ricorrono gli estremi (art. 76 CPI). La conversione presuppone che l’autore della domanda di brevetto non sapesse della nullità, e, quindi, presuppone un suo errore scusabile. La conversione, che ha effetto retroattivo ed efficacia erga omnes, e può essere disposta solo nei limiti di ciò che risulta rivendicato nella domanda originaria.

10.3 Le misure cautelari

Poiché spesso i tempi della tutela giurisdizionale in via ordinaria sono lunghi, e vi è pertanto il pericolo che, nell’arco di tempo di durata del processo, le ragioni del titolare vengano compromesse o le condizioni di fatto mutino tanto da rendere la soddisfazione del diritto del titolare estremamente difficile od impossibile, o comunque di fatto inutile, il titolare può richiedere una misura cautelare, prima o durante il giudizio di merito, in modo da vedersi garantite le condizioni necessarie affinché possa esserne successivamente conseguita la tutela nel giudizio di merito.

I provvedimenti cautelari possono essere concessi in presenza di due requisiti: il fumus boni iuris, cioè la probabilità della fondatezza del diritto fatto valere dal ricorrente, e il periculum in mora, ovvero il pregiudizio imminente e irreparabile che il ricorrente verrebbe a subìre qualora la misura non venisse concessa.

Le misure cautelari tipiche previste dal CPI (artt. 128-133 CPI) sono:

misure di istruzione preventiva (descrizione);
misure interdittive (sequestro, inibitoria, ordine di ritiro dal commercio);
misure accessorie (penalità di mora, pubblicazione dell’ordinanza cautelare).

A tali misure si aggiunge l’azione cautelare atipica di cui all’art. 700 C.p.c.

Ai sensi dell’art. 132 CPI, i provvedimenti cautelari possono essere chiesti dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico, oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata. Come si è visto, la domanda di brevetto è, di norma, resa accessibile al pubblico diciotto mesi dopo il deposito. Al fine di abbreviare tale periodo, il titolare della domanda può:

richiedere all’Ufficio Brevetti di rendere la domanda di brevetto immediatamente accessibile al pubblico (in questo caso il termine di diciotto mesi si riduce fino al massimo di novanta giorni dal deposito se la richiesta è fatta al momento della domanda o entro il periodo di novanta giorni da essa); in questo caso la tutela è esperibile contro chiunque;
notificare la domanda di brevetto a singoli soggetti (presumibilmente concorrenti) che si sospetta abbiano avviato attività di contraffazione; in questo caso la tutela giurisdizionale è fruibile soltanto nei confronti dei destinatari della notificazione.

La descrizione (art. 129 CPI) è finalizzata a reperire e conservare la prova della violazione del brevetto, e ha ad oggetto gli oggetti costituenti violazione del brevetto e/o mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la violazione e la sua entità. Spesso la descrizione è il solo mezzo a disposizione del titolare per acquisire la prova della contraffazione, soprattutto nei casi in cui quest’ultima non sia desumibile dall’esame del prodotto finale.

Il Giudice in tal caso ordina all’Ufficiale Giudiziario di descrivere gli oggetti che si reputano contraffatti presso la sede del fabbricante, o presso la ditta indicata dal ricorrente. L’Ufficiale Giudiziario può farsi assistere, ove occorra, da uno o più periti, mentre le parti possono chiedere di essere autorizzate ad assistere, anche per mezzo di rappresentanti, o ad essere assistite da persone di fiducia (art. 130 CPI). La descrizione, una volta effettuata, può essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale e costituisce prova nel successivo giudizio.

Poiché chi subisce la descrizione può incorrere in danni per l’interruzione del lavoro e per la rivelazione di segreti aziendali, il giudice, nel disciplinare le modalità di assunzione della prova, deve tenere in considerazione gli eventuali inconvenienti e disporre adeguate garanzie a favore di tale soggetto.

Il sequestro ha la funzione primaria di evitare la circolazione dei prodotti realizzati tramite la contraffazione. A questa funzione si aggiunge quella di assicurare al successivo giudizio di merito la prova della violazione del diritto. Mediante il sequestro viene imposto un vincolo di indisponibilità sulle cose oggetto dello stesso, spossessando il preteso autore della violazione.

Il sequestro e la descrizione possono interessare sia i beni del presunto contraffattore, che beni di proprietà di terzi, purché il proprietario ne faccia commercio o ne tragga vantaggio economico e non ne faccia uso personale.

L’art. 131 CPI prevede altresì che, nel corso del giudizio di contraffazione, il titolare possa chiedere che venga disposta, previo versamento di una cauzione, l’inibitoria della fabbricazione o dell’uso dei prodotti contraffatti. Nella prassi, l’inibitoria è generalmente richiesta e concessa dopo il sequestro.

L’inibitoria ha carattere preventivo, in quanto tende ad impedire la continuazione, o la ripetizione, dell’illecito. Per questo motivo è essenziale, affinché si pronunci l’inibitoria medesima, che al momento della pronuncia il brevetto non sia ancora scaduto, mentre è irrilevante la prova della colpa e del danno, i quali potrebbero anche mancare. Invece, l’unico presupposto per l’inibitoria è il pericolo di continuazione o di ripetizione.

L’art. 124 CPI disciplina anche la sorte delle “cose” realizzate per, o con, l’attività illecita (mezzi di produzione e prodotti), prevedendo delle sanzioni che hanno una funzione sia preventiva che risarcitoria, ovvero:

la rimozione o la distruzione;
l’assegnazione in proprietà al titolare del diritto;
il sequestro a spese dell’autore della contraffazione fino all’estinzione del diritto;
l’aggiudicazione al titolare del diritto, dietro versamento di un prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, è fissato dal giudice.

Tali misure possono riferirsi, oltre che ai beni prodotti in violazione del diritto, ai mezzi di produzione specificamente adibiti a tale attività illecita. Non possono interessare, invece, i mezzi di produzione non specifici che, oltre ad essere adibiti alla produzione illecita, siano utilizzati per attività produttive lecite.

10.4 Il risarcimento del danno da contraffazione del brevetto

L’art. 125 comma 1 CPI stabilisce che in caso di contraffazione di un brevetto è dovuto al titolare il risarcimento del danno, che deve essere liquidato in base agli art. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

La norma richiama quindi espressamente i criteri civilistici di quantificazione del danno, facendo menzione sia del lucro cessante sia del danno emergente, laddove il lucro cessante corrisponde al profitto che il titolare del diritto violato avrebbe conseguito in assenza della contraffazione e il danno emergente consiste nelle spese vanificate dall’illecito.

Il danno emergente viene generalmente fatto coincidere con le spese vanificate dall’illecito, ovvero quelle affrontate per ovviare alla contraffazione, quelle ricollegabili agli oneri sostenuti per l’acquisizione delle prove, le spese legali, quelle relative ai costi dei dipendenti interni impiegati nella reazione al comportamento contraffattorio e quelle collegate agli investimenti pubblicitari documentati.

Il lucro cessante, ovvero la perdita dei profitti subita dal titolare del diritto, è più difficilmente determinabile. Esso corrisponde alla differenza tra le vendite che il danneggiato avrebbe dovuto realizzare e quelle che effettivamente ha realizzato (dopo la violazione). Il criterio di quantificazione prevalentemente utilizzato è quello del c.d. “margine operativo lordo” (MOL), ricavato sottraendo dal fatturato i costi variabili incrementali che sarebbero stati sostenuti per produrre e commercializzare i prodotti e che avrebbero assicurato (in assenza di contraffazione) il conseguimento di vendite corrispondenti al fatturato perso.

Il danno morale comprende il danno all’immagine del titolare del brevetto, il danno per diminuito valore del diritto di brevetto e per la riduzione delle opportunità di utilizzare proficuamente detto diritto (ad es., dandolo in licenza), i danni reputazionali e all’avviamento. Circa la determinazione del danno non patrimoniale, il giudice ricorre spesso a criteri equitativi.

L’art. 125 comma 2 CPI stabilisce inoltre che il lucro cessante può essere determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

La norma introduce il criterio della “giusta royalty” o “royalty ragionevole”. Si tratta di un criterio di carattere residuale, che viene utilizzato quando non sia possibile calcolare il risarcimento del danno secondo il criterio del c.d. Panduit test, il quale consiste nel verificare se il volume delle vendite del contraffattore – da cui prendere le mosse per la determinazione del danno – corrisponda a quello del danneggiato; ciò si verifica quando questi provi l’esistenza dei c.d. quattro fattori DAMP (demand – accettable non infringing – manifacturing & marketing – profit).

L’impossibilità di applicare uno o più dei quattro criteri DAMP comporta l’impossibilità di effettuare un calcolo preciso del danno, dando così luogo alla possibilità di ricorrere al criterio della “giusta royalty”.

Al fine di determinare il valore economico della royalty, ossia del consenso che il titolare del diritto avrebbe prestato in condizioni normali, si fa riferimento alle condizioni normalmente praticate dal titolare del diritto violato nei confronti di altri soggetti licenziatari (tenendo, cioè, conto degli eventuali contratti già conclusi dal titolare del brevetto), o in mancanza si fa riferimento alla royalty praticata per prodotti o servizi analoghi a quelli contraffatti.

La prevalente giurisprudenza tende ad applicare una maggiorazione della royalty al fine di compensare il carattere forzoso” di questa licenza (c.d. royalty “ragionevole”). tenuto conto anche del fatto che il contraffattore non assume i costi ed i rischi di un licenziatario e può pertanto permettersi di offrire il prodotto o il servizio alla clientela ad un prezzo ridotto. Si ritiene infatti che il criterio della royalty debba essere integrato per garantire un’equa riparazione della violazione e di indennizzare tutte le perdite effettivamente subite dalla parte lesa, in modo che il risultato del calcolo non sia economicamente premiale per l’autore della contraffazione del brevetto.

In questo senso, l’entità delle royalty viene determinata non nell’importo che il licenziante (titolare del diritto) e il licenziatario (l’nfringer) avrebbero potuto concordare se avessero raggiunto un accordo in condizioni normali, bensì nell’importo che avrebbero (teoricamente) potuto concordare quando la contraffazione era già stata accertata. Infatti, il titolare del diritto, dopo aver organizzato l’azienda e il business, sostenendo i costi della ricerca e della pubblicità, strutturando in proprio la produzione e la commercializzazione del prodotto tutelato, confidando quindi sui futuri ricavi che verranno generati dalla privativa, non avrebbe concesso la licenza alle stesse condizioni che avrebbe negoziato prima di organizzare lo sfruttamento in proprio.

Infine, l’art. 125 comma 3 CPI stabilisce che in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

Tale norma consente il superamento del confine riparatorio/compensativo del risarcimento del danno – liquidato nei limiti del pregiudizio subito – in funzione dissuasiva e deterrente (c.d. criterio della “retroversione degli utili”). Secondo la giurisprudenza prevalente, la richiesta della retroversione degli utili non richiede la dimostrazione che agli utili realizzati dal contraffattore sia corrisposto un effettivo mancato guadagno del titolare del diritto leso, e può avvenire in alternativa al risarcimento del lucro cessante ovvero nella misura in cui gli utili realizzati dal contraffattore eccedono tale risarcimento.

Per determinare gli utili, anche in questo caso il criterio prevalentemente utilizzato è quello del margine operativo lordo (MOL), ovvero l’utile marginale che consegue direttamente alle vendite poste in essere in violazione della privativa.

I criteri di quantificazione del danno si fondano sulla disponibilità di dati, di natura qualitativa e quantitativa, correlati:

ai volumi e alle marginalità delle parti in causa;
ai volumi e alle marginalità dei competitor;
ad altre informazioni desumibili dalle analisi del mercato di riferimento.

L’acquisizione di tali dati è resa possibile dal ricorso alla cd. discovery”, contemplata dall’art. 121-bis CPI, che permette di superare – anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio – i limiti di un’indagine esplorativa (v. par. 10.1).

Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

Che cosa è il brevetto e cosa può essere brevettato?

Il brevetto conferisce al titolare un diritto esclusivo temporaneo sull’invenzione, consentendogli di vietare a terzi la produzione, l’uso, la vendita o l’importazione del prodotto o procedimento brevettato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice della proprietà industriale. La protezione brevettuale ha una durata di 20 anni per le invenzioni industriali e 10 anni per i modelli di utilità. Possono essere brevettati prodotti, procedimenti o usi nuovi, modelli di utilità riguardanti nuovi prodotti o configurazioni che conferiscono maggiore efficacia o comodità.

Quali sono i requisiti di brevettabilità?

I requisiti di brevettabilità sono: novità, attività inventiva, industrialità e liceità (art. 2585 c.c., art. 45 CPI). La novità richiede che l’invenzione non sia compresa nello stato della tecnica. L’attività inventiva implica che l’invenzione non risulti ovvia per un esperto del settore. L’industrialità richiede che l’invenzione sia attuabile in campo produttivo. La liceità esclude invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. La valutazione della novità è pregiudiziale rispetto all’attività inventiva ed è affidata a un esperto del ramo.

In che cosa consiste la novità di un’invenzione?

La novità richiede che l’invenzione non sia inclusa nello stato della tecnica, ossia tutte le conoscenze rese accessibili al pubblico prima del deposito, comprese domande di brevetto pubblicate o usi anteriori. La novità è preclusa da anteriorità e predivulgazioni volontarie o involontarie che ne consentano l’attuazione da terzi, salvo eccezioni come divulgazioni abusive entro sei mesi o esposizioni ufficiali (art. 47 CPI). La valutazione della novità è pregiudiziale all’attività inventiva ed è affidata a un esperto del ramo, che confronta l’invenzione con le anteriorità rilevanti.

Quali sono i principali tipi di brevetto?

Il brevetto nazionale è valido solo nello Stato che lo concede ed è estendibile ad altri Paesi entro un anno tramite il diritto di priorità (art. 160 CPI). Il brevetto europeo consente con una singola domanda la concessione di più brevetti nazionali nei Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE/EPC), convalidabili singolarmente. Il brevetto internazionale secondo il sistema PCT semplifica la richiesta di protezione in più Stati ma genera brevetti nazionali distinti. Il brevetto unitario, rilasciato dall’EPO, è valido in più Stati UE aderenti, con effetto unitario e giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Che cos’è la contraffazione del brevetto?

La contraffazione del brevetto si realizza quando un’invenzione brevettata viene utilizzata senza autorizzazione del titolare (art. 66 CPI). La contraffazione può essere letterale, se il prodotto o procedimento riproduce esattamente quanto rivendicato (art. 52, comma 2 CPI), o per equivalenti, se riprende gli elementi essenziali del brevetto con modifiche non inventive, perseguendo lo stesso effetto tecnico (art. 52, comma 3-bis CPI). Altre forme di contraffazione sono costituite dalla contraffazione evolutiva (invenzioni dipendenti, artt. 2587 c.c. e 68 CPI) e dalla contraffazione indiretta, quando si forniscono a terzi mezzi indispensabili per l’attuazione dell’invenzione (art. 66, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater CPI).

Quali sono le tutele nei confronti di una contraffazione di brevetto?

Le tutele nei confronti della contraffazione di brevetto consistono in azioni di accertamento della contraffazione e azioni di condanna al risarcimento del danno, con possibilità di discovery per ottenere prove rilevanti (artt. 120, 121 e 132 CPI). Sono inoltre esperibili misure cautelari di descrizione, sequestro e inibitoria, nonché la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore.

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Il brevetto: oggetto, requisiti, tutela

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