I contratti di trasferimento di know-how

Il know-how è costituito, come è noto, da un ampio e variegato patrimonio di conoscenze e abilità operative, di tipo tecnologico, commerciale, finanziario e strategico. Esso può essere oggetto di trasferimento a terzi, finalizzato alla progettazione, realizzazione e successiva commercializzazione di un dato prodotto. Il trasferimento di know-how può avvenire attraverso un contratto di cessione o di licenza. Indipendentemente dalla diversa modalità di acquisizione del know-how, le parti devono comunque regolare contrattualmente il trasferimento di know-how con molta attenzione, in modo da venire incontro alle rispettive esigenze ed evitare rischi legali.

1. Il trasferimento di know-how

L’innovazione tecnologica rappresenta il bene immateriale suscettibile di valutazione economica per eccellenza e, in quanto tale, può formare oggetto di proprietà industriale o intellettuale.

Il know-how è costituito, come è noto, da un ampio e variegato patrimonio di conoscenze e abilità operative, di tipo tecnologico, commerciale, finanziario e strategico (quali ad esempio anche le informazioni riservate inerenti in senso lato le attività commerciali di un’impresa, come quelle relative a clienti, fornitori, piani aziendali, ricerche e strategie di mercato etc.).

Il know-how può essere oggetto di trasferimento a terzi. Tale trasferimento può essere finalizzato alla progettazione, realizzazione e successiva commercializzazione di un dato prodotto.

I rapporti di questo tipo, proprio in considerazione dell’ampio ventaglio di attività che richiedono per la loro esecuzione, vengono spesso inquadrati in contratti quadro c.d. di “Partnership commerciale” volti a regolare, non solo il trasferimento tecnologico in sé, ma anche altri aspetti relativi al rapporto in questione, come le fasi di progettazione, realizzazione e commercializzazione del prodotto.

Al fine di procedere correttamente con il trasferimento di know-how, occorre individuare dettagliatamente nel contratto quale know-how ritengono necessario per progettare, realizzare e commercializzare il prodotto concordato, indicando tutti i documenti e le informazioni che formeranno oggetto di trasferimento.

Una corretta e precisa individuazione del know-how è di fondamentale importanza, in quanto serve ad evitare:

• di avviare una partnership che risulterebbe altrimenti inefficace qualora dovesse essere carente il know-how richiesto per progettare/realizzare/commercializzare il prodotto (es. le parti concordano sul trasferimento del know-how, ma nel corso del contratto si apprende che alla parte trasferente manchi la conoscenza sull’utilizzo di una macchina che avrebbe dovuto essere utilizzata per realizzare il prodotto concordato);
• l’insorgere di contestazioni sulle informazioni e/o documenti trasferiti con il contratto (ad es. la parte trasferente si rifiuta di trasmettere delle informazioni perché non le ritiene rientranti nel know-how trasferito) o sull’effettivo know-how vantato dalle parti al momento della conclusione del contratto (es. la parte trasferente utilizza il know-how concesso in licenza per la produzione di un altro prodotto concorrente, sostenendo che quelle conoscenze erano già in suo possesso al momento della conclusione del contratto).

In aggiunta o in alternativa, se del caso, si può indicare nel contratto lo scopo al quale è finalizzato il trasferimento tecnologico attraverso una clausola più generica che faccia rientrare nel know-how tutte le conoscenze necessarie per la commercializzazione del prodotto. Ciò potrebbe tuttavia favorire la parte che dovrà commercializzare il prodotto, e non garantisce tuttavia l’esistenza di un chiaro accordo sull’oggetto del trasferimento tecnologico.

In secondo luogo, le clausole sul trasferimento di know-how devono essere redatte in conformità alle disposizioni di legge che tutelano il “segreto industriale” e la “libera concorrenza” nel mercato europeo, tra le quali:

• la “Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti” e il relativo D.lgs. n. 63/2018;
• l’art. 2958 c.c. in materia di “Atti di concorrenza sleale” e la L.  n. 287/1990, oltre che l’art. 101 e 102 TFUE e il Regolamento 139/2004.

La verifica di conformità dei contratti alle normative rilevanti applicabili è necessaria per evitare che:

• alcune clausole contrattuali vengano dichiarate nulle e, quindi, prive di effetti (ad es. nullità comminata dall’art. 2956 c.c. per i patti limitativi della concorrenza superiori al limite massimo dei cinque anni);
• l’irrogazione di sanzioni amministrative (ad es. sanzioni da parte dell’Autorità Antitrust per violazione della concorrenza);
• azioni di risarcimento danni per concorrenza sleale (ad es. azione di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali promossa dalla controparte per violazione dell’art. 2958 c.c.)

2. La cessione di know-how

Il trasferimento di know-how può avvenire attraverso un contratto di cessione o di licenza.  

Indipendentemente dalle diverse modalità di acquisizione del know-how (cessione o licenza), il soggetto che ‘riceve’ il know-how deve preliminarmente verificare la sussistenza e la validità del bene immateriale oggetto del contratto, ovvero se sussistano o meno ulteriori brevetti e la titolarità del diritto di privativa in capo al cedente.

Conclusa questa fase, le parti possono passare alle trattative per la redazione del contratto. Esse hanno un’ampia libertà dispositiva nella formazione dello stesso, tenuto conto che l’art. 2589 c.c. sancisce il principio di libera alienabilità dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali.

La forma del contratto invece deve essere scritta ad substantiam nel caso di trasferimento della domanda di brevetto europeo (art. 72 Convenzione sul brevetto europeo) mentre è prevista la forma scritta ad probationem per il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore (art. 110 l. 633/1941).

Le parti possono optare per l’una o per l’altra soluzione contrattuale (cessione o licenza), a seconda dei rispettivi interessi nella commercializzazione del bene/servizio. In ogni caso, a prescindere dalla scelta contrattuale, le parti devono regolamentare il trasferimento di know-how specificando se del caso:

• la necessità di fornire corsi di formazione e/o assistenza tecnica finalizzati all’uso del know-how trasferito, specificando se del caso tempi e modalità di esercizio;
• l’uso che le parti potranno fare del know-how durante e dopo l’esecuzione del contratto.

Con la cessione del know-how, il cedente si priva della titolarità del proprio patrimonio industriale a favore del cessionario, attribuendo solo a quest’ultimo il diritto di utilizzarlo.

Solitamente, in questi casi viene corrisposto un prezzo unico per l’intero trasferimento del know-how.

La cessione di know-how si addice generalmente all’impresa che non ha interesse o non ha alcuna esperienza o non ritiene economicamente vantaggioso implementare la tecnologia nel proprio processo produttivo, che potrebbe comportare dei costi imprevedibili.

Con la cessione del know-how, l’alea di rischio relativa all’implementazione della tecnologia passa al cessionario, a fronte, peraltro, di un corrispettivo in favore del cedente.

D’altra parte, il cessionario del know-how può in tal modo acquistare una tecnologia, divenendo l’unico di titolare di diritto di proprietà intellettuale sulla stessa, accollandosi, tuttavia, i rischi connessi all’implementazione della stessa.

3. La licenza d’uso del know-how

Con il contratto di licenza di know-how, invece, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto, più o meno ampio (la licenza può infatti avere ad oggetto anche alcuni diritti di sfruttamento economico), di sfruttamento economico temporaneo, conservandone la titolarità e potendo continuare a sfruttarlo in concomitanza con il licenziatario.

A differenza della cessione, il contratto di licenza d’uso di know-how prevede il trasferimento dal licenziante al licenziatario del solo diritto utilizzare la tecnologia, senza che la titolarità del diritto di proprietà venga trasferito.

In questo caso, in cambio della licenza, il licenziatario corrisponde al licenziante un compenso generalmente nella forma di royalties periodiche, calcolate in percentuale sul fatturato o in misura fissa.

Questa formula contrattuale ha il vantaggio di offrire più opzioni alle parti rispetto a quelle offerte dalla cessione a titolo definitivo. Infatti, la licenza d’uso del know-how potrebbe essere concordata solo per determinati mercati in cui già opera il licenziatario; in questo modo, il licenziante otterrebbe dei compensi che da solo non riuscirebbe ad ottenere, non avendo i mezzi e le competenze per operare in un mercato sconosciuto. Inoltre, in questi casi, il licenziante rimarrebbe comunque l’unico titolare della proprietà e potrebbe continuare a sfruttare economicamente la sua tecnologia nel suo mercato di riferimento.

Un altro indubbio vantaggio della licenza è costituito dalla possibilità di sviluppo della tecnologia. L’implementazione da parte di più soggetti di una determinata tecnologia ne consentirebbe un più rapido sviluppo a vantaggio di ambo le parti. Tale aspetto deve essere appositamente regolato nel contratto garantendo, ad esempio, un riconoscimento a chi fornisce un apporto utile all’altra parte nella implementazione della tecnologia.

Il licenziatario ha inoltre il privilegio di poter sfruttare una tecnologia di cui – in autonomia, per carenze di infrastrutture o più semplicemente per motivi economici – non potrebbe altrimenti disporre.

D’altro canto, il licenziante corre il rischio di creare un potenziale concorrente; per questo motivo è fondamentale regolare nel contratto di licenza i mercati di riferimento di ciascuna parte sia da un punto di vista territoriale che commerciale.

Invece, un rischio comune alle parti è di diventare “dipendenti” dall’altra parte. Su questo fronte, il licenziante potrebbe necessitare delle royalties per poter continuare a sviluppare la tecnologia. Parimenti, il licenziatario potrebbe diventare tecnologicamente assoggettato al licenziante e diventare incapace di sviluppare delle alternative qualora il contratto di licenza non dovesse essere rinnovato.

4. L’individuazione del prodotto

Dopo aver disciplinato gli aspetti relativi al trasferimento di know-how, il contratto deve individuare il prodotto che le parti hanno inteso concordare in modo molto preciso e dettagliato.

In particolare, occorre che il contratto contenga le caratteristiche sia tecniche che commerciali del prodotto, per evitare che si possano generare contestazioni sulla corretta tipologia e destinazione d’uso del prodotto (ad es. una parte del contratto ritiene che il prodotto avrebbe dovuto presentare una destinazione d’uso cosmetica ai sensi del Regolamento UE 1223/2009, mentre l’altra parte ritiene che la destinazione d’uso concordata era di tipo medicale ai sensi del Regolamento UE 2017/745).

Altri aspetti che il contratto di trasferimento deve necessariamente regolare attengono alle fasi della progettazione, realizzazione e commercializzazione del prodotto.

In particolare, le clausole riguardanti le fasi di progettazione/realizzazione del prodotto riguardano:

• i requisiti di qualità (es. l’osservanza di determinate norme ISO) e di conformità alla normativa applicabile per la commercializzazione del prodotto (es. l’osservanza ai requisiti di sicurezza e prestazione previsti per la commercializzazione dei dispositivi medici dal Regolamento UE 2017/745) e relative conseguenze in caso di violazione;
• eventuali ritardi nella progettazione/realizzazione del prototipo di prodotto;
• eventuale riparto di responsabilità e delle attività necessarie per la progettazione/realizzazione del prototipo di prodotto.

Dopo aver definito le fasi di progettazione/realizzazione de prototipo di prodotto, le parti devono regolamentare nel contratto anche tutti gli aspetti commerciali correlati al prodotto.

Tra tali aspetti che devono necessariamente essere indicati vi sono:

• il ruolo e le responsabilità che le parti assumeranno ai sensi delle normative applicabili alla commercializzazione del prodotto, anche per adeguare il testo contrattuale alle regole future che troveranno applicazione (ad es. le parti potrebbero sottovalutare che il prodotto è sottoposto ad una disciplina di circolazione molto particolare che attribuisce ad una delle parti maggiori e più gravosi oneri e responsabilità non valutate al momento della stipula del contratto);
• la titolarità e gestione del marchio commerciale sul prodotto;
• l’eventuale titolarità e gestione dei diritti di sfruttamento economico del prodotto, qualora quest’ultimo sia coperto dalla tutela del diritto d’autore (come ad es. nel caso del software) o dalla tutela brevettuale (come ad es. nel caso di un prodotto innovativo di intelligenza artificiale);
• le condizioni di fornitura;
• la gestione ed eventuali limiti alle attività informative e promozionali relative al prodotto;
• l’attività di sorveglianza post-commerciale del prodotto (ad es. monitoraggio sulla sicurezza del prodotto durante l’uso da parte degli utilizzatori);
• la gestione eventuali azioni correttive (es. azioni di richiamo e ritiro del prodotto).

Il rischio di non inserire queste clausole è quello di rendere vano e incerto l’investimento sostenuto per sviluppare una partnership commerciale che era chiaro sin dall’inizio che mai avrebbe potuto portare al vantaggio commerciale perseguito. 

5. Le informazioni confidenziali

Occorre inoltre valutare, in ottica previsionale, quali informazioni le parti non intendano fornire in quanto ritenute confidenziali e/o strategiche, individuando sin da subito quali informazioni siano indispensabili per l’esecuzione del contratto, tanto nella fase di trasferimento tecnologico, quanto nella fase di progettazione/realizzazione/commercializzazione del prodotto.

Detta verifica dovrà essere svolta alla luce della normativa applicabile per la commercializzazione del prodotto, al fine di evitare che la parte sulla quale potrebbe gravare un obbligo legislativo sia impossibilita ad adempiervi a causa del rifiuto dell’altra parte di fornire informazioni che considera confidenziali (ad es. alcune norme di legge richiedono al fabbricante del prodotto di fornire alle autorità competenti delle informazioni che potrebbero essere nella disponibilità esclusiva della controparte).

Le informazioni normalmente considerate confidenziali dagli operatori economici in questa specifica tipologia di rapporti commerciali possono riguardare, tra l’altro:

• Il know-how trasferito;
• Le garanzie dei sistemi di produzione e qualità delle parti;
• Le modalità e le attrezzature necessarie per la realizzazione del prodotto;
• Le caratteristiche progettuali e tecniche del prodotto;
• I diritti di proprietà intellettuale correlati al prodotto;
• Le informazioni relative ai partner commerciali che partecipano indirettamente alla partnership (fornitori e distributori)

6. Il corrispettivo e la ripartizione delle spese

Un profilo fondamentale da regolamentare nel contratto riguarda gli aspetti economici della partnership, i quali includono:

• il vantaggio economico complessivo spettante alle parti (ad es. royalties, compensi, ricavi di vendita etc.);
• le spese necessarie per portare a termine la partnership (costi di progettazioni, realizzazione e/o commercializzazione del prodotto).

In proposito, solo una valutazione complessiva dei profili giuridici riguardanti l’accordo può condurre le parti a raggiungere il miglior compromesso economico ed evitare l’insorgere di futuri e indesiderati contenziosi.

7. La durata del contratto

Le partnership di questo tipo sono composte da più fasi e steps preliminari. E’ opportuno applicare una durata specifica e diversa per ciascuna fase costituente la partnership, in ragione della suddivisione del rapporto in plurimi schemi contrattuali, tra i quali:

• cessione di know-how;
• licenza di know-how;
• appalto, fornitura, distribuzione di prodotti e di servizi.

Molto importante è infine la regolazione delle clausole di recesso (se previste), le quali, in ragione della composizione in più fasi della partnership, devono essere ideate e redatte per fasi e in modo tale da disciplinare chiaramente e senza equivoci gli effetti che scaturirebbero da una chiusura anticipata del contratto (si pensi ad es. ad un recesso in fase di progettazione e alla necessità di regolare le conseguenze patrimoniali di una tale decisione).

La scelta fra cessione e licenza d’uso rappresenta un momento fondamentale per lo sfruttamento economico di una tecnologia. Tuttavia, tale scelta deve essere corroborata dalla redazione di un contratto ‘tailor made’ che disciplini tutte le fasi della cessione/licenza, partendo dalla fase delle trattative fino alle modalità di esecuzione del contratto e gli eventuali rimedi.

Viceversa, l’adozione di un contratto standard rischia di minare le possibilità di sfruttamento economico della tecnologia e potrebbe persino determinare un coinvolgimento delle parti in un lungo e costoso contezioso.

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Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato specializzato in Diritto Societario 

 

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